CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00080-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO DE LEMA

COMERCIAL – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / LEMA COMERCIAL – Finalidad / LEMA COMERCIAL – Es distinto de la marca, constituye un complemento para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial / DENOMINACIÓN DESCRIPTIVA – Identificación / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / MARCAS FARMACÉUTICAS – Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Inapropiabilidad / EXPRESIÓN LAUDATORIA – Concepto / EXPRESIÓN LAUDATORIA – Lo es LA TABLETA DEL AMOR / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña a la marca ERASSIN de la clase 5, anulada, al ser descriptivo y no ser distintivo [L]a Sala comienza por precisar que el lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” registrado por la sociedad LABINCO S.A. acompaña la marca ERASSIN, clase 5ª, registro que fue declarado nulo por esta Corporación, luego de considerar que era similarmente confundible y generaba riesgo de asociación con la marca previamente registrada EROXIM. Como se observa, el referido lema se encuentra representado por un conjunto de cuatro (4) palabras de uso generalizado en el mercado, de las cuales se desprende la finalidad y función de este, que no es otra que procurar la publicidad comercial del producto. Aunado a ello, la Sala encuentra que la expresión que se pretende registrar como lema comercial está compuesta por una idea laudatoria en relación con la sociedad actora, la cual se

presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de su calidad superior y un efecto sobre el consumidor. Nótese que el lema resulta ser descriptivo de los productos que presta por cuanto, a partir del significado de las palabras “LA TABLETA DEL AMOR”, se desprende que el consumidor promedio entiende las características del mismo, en tanto que se trata un producto que aumenta el desempeño sexual y produce un efecto placentero. La Sala advierte que no se puede permitir el registro de signos descriptivos pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de productos, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro. Así las cosas, es claro que no se requiere de un conocimiento especializado para que el consumidor promedio entienda cuáles son los efectos específicos que se busca con este producto, asociados al aumento del desempeño de sexual. La calificación que se hace del producto en cuestión no puede beneficiar a una sola sociedad, pues existen otros empresarios en el sector farmacéutico que también son titulares de productos dirigidos a combatir problemas relacionados con la disfunción eréctil, como es el caso de EROXIM. Así pues, el lema registrado no permite al consumidor diferenciarlo de otros productos que se ofertan en el mercado, determinando con ello que este pueda caer en error al adquirir el bien. De manera que bien lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que “Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña”,

circunstancia que no se presenta en el caso sub lite. Ciertamente el lema solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto se daría a conocer a los consumidores una información que puede ser o no cierta, y que puede privar al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus servicios en el mercado. En conclusión, para esta Sala las expresiones “LA TABLETA DEL AMOR” constituyen, de manera clara y directa, para un consumidor promedio, una descripción laudatoria de las calidades y características de los productos de la sociedad solicitante, al estar constituidas por palabras de uso generalizado y carentes de distintividad, las cuales, por lo demás, no cuentan con elementos adicionales que le otorguen fuerza propia FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00080-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Tema: Lema Comercial/ Causales de Irregistrabilidad del Lema Comercial /

Irregistrabilidad de los Signos Descriptivos SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, presentó la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. (en adelante LAFRANCOL S.A.), por medio de apoderado judicial y en contra de las Resoluciones Nos. 26995 de 29 de mayo de 2009, 36403 de 22 de julio de 2009 y 40913 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” que acompaña la marca ERASSIN a favor de la sociedad Laboratorio Internacional de Colombia S.A – LABINCO S.A. (en adelante LABINCO S.A.), para amparar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LAFRANCOL S.A., presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: […] PRIMERA. DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 98396, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE

COLOMBIA S.A., LABINCO S.A., el registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña a la marca ERASSIN certificado de registro No. 308642, y ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 36403 de 22 de julio de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto. TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 40913 de 19 de agosto de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y concedió el registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña la marca ERASSIN, certificado de registro No. 308642, y ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad

LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIAN (SIC) LABINCO

S.A. CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a

título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., contra la solicitud de registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña a la mencionada marca ERASSIN, Clase 5ª de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A., LABINCO S.A., y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el registro del mismo. 1 Folios 26 a 52 QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial la sentencia proferida en este proceso […]. I.2. Los hechos

2. Manifestó que el día 17 de septiembre de 2008, la sociedad LABINCO S.A. solicitó el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5a Internacional.

3. Expresó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 598 de noviembre 28 de 2008, la sociedad LAFRANCOL S.A. presentó escrito de oposición a la solicitud de registro.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LAFRANCOL S.A. y concedió el registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR (nominativa), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

5. Informó que, mediante la Resolución No. 36403 de 22 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 40913 de 19 de agosto de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.

I.3. Fundamento de derecho y concepto de la violación

7. La parte actora consideró que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, se violaron los literales b) y e) del artículo 135 la Decisión 486 de la Comunidad Andina2.

8. En tal sentido señaló que el lema comercial “LA TABLETA DE AMOR” no es distintivo, dado que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género, y no tiene la capacidad para diferenciar el producto que identifica.

9. Del mismo modo, aseveró que el lema está conformado por expresiones inapropiables, en tanto que describe el efecto que tiene en el organismo humano, es decir, que es un medicamento que mejora el desempeño sexual.

10. Indicó que el lema en cuestión pretende el monopolio de palabras libremente utilizadas por los empresarios, y es tal su simplicidad que no cumple con las funciones del lema, como lo es acompañar la marca con su poder sugestivo ayudándola a fijarse en la mente de los consumidores.

11. Consideró que permitir que la sociedad LABINCO S.A. se apropie de

palabras de uso común que designan las características del producto, conduce a que la referida empresa obtenga un beneficio tangible por cuanto los consumidores podrán pensar que el producto ERASSIN “LA TABLETA DEL AMOR” es en verdad EROXIM, producido por la sociedad LAFRANCOL S.A.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL

PROCESO.

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2 Folio 40 y ss del cuaderno principal

12. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

13. Manifestó que no puede el demandante pretender que las demás empresas farmacéuticas del país se abstengan de producir medicamentos que tengan las mismas finalidades de los que son por ella producidos, pudiéndose configurar, en consecuencia, un abuso de la posición dominante por parte de la sociedad demandante.

14. Finalmente, el apoderado se limitó a señalar que el registro del lema comercial solicitado se encuentra conforme a derecho, tanto así que esa entidad como autoridad nacional competente, decidió acceder al registro de esta por encontrar la solicitud acorde a lo señalado por las normas aplicables en lo que a marcas se refiere.

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD LABINCO S.A.

15. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del

proceso precisó que el lema “La tableta del amor” no comparte ninguna semejanza ortográfica ni fonética con las marcas registradas, pudiendo coexistir en el mercado aun cuando identifique productos de la misma clase.

16. Sostuvo que la entidad competente llegó a la conclusión que el lema “La tableta del amor”, es un signo distintivo que cumple con los requisitos para ser complemento de la marca “ERASSIN”, es decir, que goza de suficiente distintividad, y es equivocada la manifestación de la parte actora, cuando se trata de una expresión descriptiva.

17. Por último, manifestó que el lema comercial no se encuentra incurso en la causal establecida en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2006, pues en ningún momento el lema es contrario a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 288-IP-2014 de 10 de junio de 2015 3en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular; en específico los artículos 135 literales b) y e), 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 81 y 82 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para lo cual señaló lo siguiente: […] PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del lema

comercial LA TABLETA DEL AMOR fue presentada el 17 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de lemas comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen SEGUNDO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

TERCERO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR, cumple con los requisitos de registrabilidad 3 Folios 150 a 161 establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras adicionales que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el

producto o servicio de que se trate. […]

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

19. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandada reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandante, el tercero interesado y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- La clase de acción incoada

20. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la acción procedente para atacar los actos acusados, en tanto que el despacho a cargo de la sustanciación del proceso, admitió la demanda como de nulidad relativa.

21. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos en materia de propiedad industrial.

22. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.

23. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y

24. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

25. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

26. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado4.

27. Para evitar lo anterior, el juez debe darle una interpretación de la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes5.

28. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió el registro de un lema comercial, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 172 inciso 1º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001032400020100002700; C.P. Dr. Hernando

Sánchez Sánchez. 5 Ibidem. admitida como de nulidad relativa -con base en el artículo 85 del CCAal de nulidad absoluta -de que trata el referido artículo 172-.

29. Finalmente, la Sala encuentra que con la interpretación no se está variando las pretensiones y tampoco los hechos de la demanda, además el libelo introductorio se presentó en los términos de ley6 y de manera alguna se ha vulnerado el debido proceso de las partes e intervinientes.

V.2.- El problema jurídico

30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A. en contra de la legalidad de las Resoluciones Nos. 26995 de 29 de mayo de 2009, 36403 de 22 de julio de 2009 y 40913 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y

Comercio concedió el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” que acompaña la marca ERASSIN a favor de la sociedad LABORATORIO

INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A – LABINCO S.A.

31. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema” LA TABLETA DEL AMOR” desconociendo que no es distintivo y siendo descriptivo del producto que acompaña.

V.3.- Las normas vulneradas

32. La apoderada de la parte demandante invoca como causales de irregistrabilidad las consagradas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, normas que disponen lo siguiente: […] Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para 6 Artículo 172. “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […].” V.4.- Las causales de irregistrabilidad

33. De conformidad con el problema jurídico planteado y la normativa andina antes transcrita, la Sala estima necesario determinar sí era procedente el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” solicitado por la sociedad LABINCO S.A., el cual acompaña a la marca ERASSIN.

34. Los productos que ampara el lema comercial son los comprendidos en la clase 5a del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] productos farmacéuticos […]”.

35. La actora sostiene que la concesión del registro del lema “LA TABLETA DEL AMOR” viola las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto el mismo no cumple con el requisito de distintividad consagrado por la normatividad para que proceda su registro.

36. Inicialmente resulta pertinente poner de presente que esta Sala, en sentencia de 23 de febrero de 20127, declaró la nulidad de la Resolución No. 938 de 26 de enero de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se había concedido el registro de la marca ERASSIN (nominativa), a favor de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, signo que es acompañado del lema comercial que ahora se analiza en el proceso de la referencia.

37. En el mencionado fallo se indicó como sustento de la decisión lo siguiente: “A partir del examen previo, se concluye que en efecto sí existen similitudes entre las marcas ERASSIN y EROXIM y entre la primera y

la marca EROS INN, y que las mismas ciertamente resultan suficientes y significativas para generar un riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, el resultado del examen realizado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, emergiendo por lo tanto, sin dificultad alguna, que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a las otras para coexistir en el mercado de manera pacífica. 7 Consejo de Estado, Seccion Primera, sentencia de veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno (E), Radicación número: 11001-03-24000-2006-00201-00. A lo anterior se suma el hecho de que las mencionadas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por otra parte, que en el proceso de comercialización de tales productos se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación, puesto que el consumidor podrá creer equivocadamente que al adquirir un producto que está comprando otro, o que los dos productos tienen un origen empresarial común, o si diferencia esto último, podrá creer que entre los productores existe alguna relación o vinculación económica. En ese orden, dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene señalado la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre las marcas enfrentadas hace irregistrable la marca ERASSIN para productos de la Clase 5ª. En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca ERASSIN no se ajusta a los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de la resolución administrativa que le concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

38. Al respecto y a propósito de los lemas comerciales, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal Andino sostuvo: “[…] Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la

distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo). El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486,

las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales […]” (negrilla fuera de texto).

39. En igual sentido, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación rendida dentro del proceso 160-IP-2011, al referirse al carácter accesorio del lema comercial frente a una marca, se estableció ““Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. - El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada

(artículo 178 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).”.

40. Cabe advertir que, si bien es cierto que el lema LA TABLETA DEL AMOR se

encuentra asociado a la marca ERASSIN cuyo registro fue declarado nulo por esta Corporación y que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia este sigue la suerte de la marca asociada, también lo es que el registro del referido lema aún encuentra vigente8, por lo que la Sala abordará el estudio de su legalidad, conforme con la jurisprudencia de esta Sección.

41. En efecto, revisada la base de datos de la Superinte