CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00081-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es GASTRO en la clase 5 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo GASTROS para identificar para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza porque la letra s final la distintividad intrínseca mínima requerida El Diccionario de la Real Academia Española no incluye el término GASTROS como una palabra castiza, pero si contiene el término GASTRO cuyo significado es el siguiente: GASTRO “[…] 1. elem. compos. Significa 'estómago', 'zona ventral'. Gastrointestinal, gastroscopia, gástrico, gastritis. […]”. Adicionalmente, la Sala, para tener mayores elementos de juicio, realizó una búsqueda en la oficina virtual de propiedad industrial de la parte demandada y encontró que en efecto, a la fecha de solicitud de registro de la marca sub lite, el término GASTRO hacía parte de numerosas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Corolario de lo anterior, la marca GASTROS, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal g), en cuanto que no es un término que consista exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente dado que al término genérico y de uso común GASTRO se le adiciona la letra “S” que le da la distintividad intrínseca mínima requerida.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO –

Entre el signo nominativo GASTROS para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa GASTRUM / LEXEMA – Concepto / PARTÍCULA DE USO COMÚN – Lo es el lexema GASTR / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo GASTROS por no existir similitud con la marca nominativa GASTRUM [L]os lexemas se definen como “[…] la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario […]” y ante la presencia de los lexemas debe tenerse en cuenta que por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor por lo que podría generarse riesgo de confusión ideológica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que la marca nominativa GASTROS, solicitada a registro y la marca registrada GASTRUM comparten el lexema “GASTR”. No obstante, en este caso el lexema “GASTR” es también una partícula de uso común tal como lo indicó la parte demandada en los actos acusados al identificar las siguientes marcas que coexistían en el registro para la fecha de expedición de los actos acusados […] En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada GASTROS y la marca registrada GASTRUM, no presentan similitud ortográfica, fonética o ideológica y en tal sentido no es posible afirmar que se configure un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor,

por lo que no se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] La Sala concluye, con base en lo anterior, que los actos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 teniendo en cuenta que no se cumple el primer supuesto de la causal que es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre las marcas GASTROS y GASTRUM y, la causal en mención exige que se cumpla tal supuesto conjuntamente con la existencia de relación de conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas. Por las razones anotadas, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00081-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Marcas farmacéuticas con raíces de uso común. Cotejo de marcas nominativas que incluyen partículas de uso común.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, presentó Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27847 de 29 de mayo de 2009, 39264 de 21 de julio de 2009 y 44170 de 31 de agosto de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado general1, en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en adelante la Decisión 486, y en concordancia con el artículo 854 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, Código Contencioso Administrativo, presentó una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27847 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, y 39264 de 21 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 44170 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las

mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca GASTROS para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa GASTROS para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folios 2 y 3 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o

la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA. DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 27847 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-114933, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió al señor SERGIO TAMAYO RUEDA, el registro de la marca GASTROS, con certificado de registro No. 387647, que ampara productos comprendidos en la Clase 5ª. de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 36264 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmándola en su totalidad y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto. TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 44170 de 31 de agosto de 2009, por medio del cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 27847 de 29 de mayo de 2009, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO

COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió el registro de la marca GASTROS, certificado de registro No. 387647, que ampara productos comprendidos en la Clase 5ª. de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza al señor SERGIO TAMAYO RUEDA. CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., contra la solicitud de registro de la marca GASTROS, Clase 5ª., del señor SERGIO TAMAYO RUEDA, y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar definitivamente el registro de la misma. QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso. 5 Cfr. Folios 60 y 61 […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos6 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Sergio Tamayo Rueda solicitó el registro de la marca de la marca nominativa GASTROS, dentro del expediente 08-114933 para identificar “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;

desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 599 de 31 de diciembre de 2008. 4.2.Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca nominativa GASTROS, con base en sus derechos previos sobre la marca GASTRUM, registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa GASTROS en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folios 61 a 74 4.4.Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 39264 de 21 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm.

44170 de 31 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio7 la vulneración de los artículos 135, literales a) 8 y b)9 y 136, literal a)10 de la Decisión 486 y los artículos 1311 y 8312 de la Constitución Política de Colombia. 7 Cfr. Folios 20 a 48 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. 9 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 10 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación13 así: 6.1. Afirmó que “[…] El signo GASTROS no es apto para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 5 fabricados y/o comercializados por el señor SERGIO TAMAYO RUEDA, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas

con las marcas GASTRUM, además de que distinguen la misma clase de productos como lo son los productos de la Clase 5ª. internacional, máxime si se tiene en cuenta que no siempre el público consumidor tiene la oportunidad de confrontar las marcas de manera sucesiva. De esta forma, el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de mi poderdante LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., cuando no es así […]” 14. 6.2. Manifestó que “[…] las marcas son iguales, pues la solicitante transformó la marca registrada, reemplazándole las letras “U” y “M” por las letras “O” y “S" para así tratar de ocultar la copia sin lograrlo, ya que la solicitante dispuso las letras en igual forma, lo cual puede ocasionar confusión por parte de los consumidores, pues la solicitante no está imprimiendo ningún cambio a la marca de mi 11 “[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”. 12 “[…] Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas […]”. 13 Cfr. Folios 75 a 107 14 Cfr. Folio 76 Representada, que permita que las mismas se distingan en el mercado. Por el contrario, lo que está persiguiendo precisamente la solicitante es aprovecharse del prestigio que tienen los productos de mí representada en el mercado, para así tratar de confundir no solo a los consumidores, sino a la misma Administración, lo cual hasta el momento ha logrado […]”15. 6.3. Agregó que “[…] Desde el punto de vista ortográfico los signos son iguales, la demandada transcribió una a una las letras que conforman la marca de mi representada y agregó una palabra que no otorga distintividad alguna, sino que por el contrario hace pensar a los consumidores que se trata de una nueva modalidad de las marcas registradas […]. Desde el punto de vista fonético las expresiones en conflicto son muy similares, al pronunciar una y otra el sonido es prácticamente el mismo; podemos notar que resulta muy difícil su diferenciación ya sea por parte de un consumidor medio o de uno extremadamente diligente […]; las marcas en comento pueden generar en los consumidores un riesgo de confusión por cuanto podría pensarse que se trata de una derivación de las marcas de propiedad de mi representada. Lo anterior significa que el público consumidor podrá pensar que GASTROS es una marca derivada de GASTRUM

[…]”16. 6.4. Indicó que “[…] las marcas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, ya que la marca solicitada carece de distintividad y es indudablemente semejante a las marcas de mi representada. No es entendible por qué en este caso que es evidente la confusión que se puede presentar, la Superintendencia de Industria y Comercio permitió que las marcas en cotejo coexistieran en el mercado […]”17. 15 Cfr. Folio 77 16 Cfr. Folios 88, 89 y 92 17 Cfr. Folio 101 6.5. Señaló que se violó el derecho a la igualdad “[…] porque le están protegiendo derechos a unas personas, y se los están quitando en forma indiscriminada a mi representada […]; mi representada tenía registradas las marcas GASTRUM, motivo por el cual no se tuvo en cuenta que mi representada es igual ante la Ley a la sociedad solicitante, y por consiguiente, ella tiene derecho prioritario sobre la expresión […]”18. 6.6. Sostuvo la parte demandada “[…] debió haber realizado un estudio con mayor detenimiento sin dejar de lado ningún aspecto, ya que simplemente se limitó a decir que los signos cotejados tienen un riesgo de confusión representado en similitud media pero que los productos que identifican son diferentes por cuanto no se expenden en los mismos establecimientos de comercio, concluyendo entonces que no se causaba confusión, error o asociación al público consumidor […]”.19 6.7. Concluyó indicando que “[…] no se aseguraron los derechos de mi representada […]. De esta forma, creerán los consumidores que el producto

representa y trae consigo la misma calidad que siempre ha caracterizado a los productos de mi poderdante, y obviamente de salir algo indebido, perjudicará ampliamente a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., quien se ha esforzado por muchos años, para que su empresa tenga un buen nombre, y salga avante […]”.20 Contestación de la demanda 18 Cfr. Folio 102 19 Ibidem 20 Cfr. Folio 104

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial21, contestó la demanda22, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1.Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso. 7.2. Afirmó que “[…] no puede predicarse de la marca registrada y de la solicitada en registro, hoy en día registrada, igualdad o semejanza tal que induzca a confusión o error en el consumidor […] Si bien el demandante posee en su haber una marca previamente registrada, esto no obsta para que la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, como autoridad nacional competente en lo que a propiedad industrial se refiere, conceda el registro de una marca solicitada con posterioridad, máxime cuando esta, como se puede concluir del estudio realizado en las resoluciones demandadas y en el presente escrito, obedece a una expresión de uso común para la clase 5 internacional, es un producto farmacéutico y cuenta con sufijos diferentes que permiten sin lugar a dudas, la distinción de

cada producto […]”23. 7.3.Manifestó que “[…] teniendo en cuenta que nos encontramos frente al registro de una marca que conlleva productos farmacéuticos clasificados en la clase 5 internacional de Niza, consideramos pertinente poner de presente al Honorable Despacho que en adición al examen de registrabilidad ya expuesto, esta Entidad sigue de forma literal lo referente a la rigurosidad que le es propia al registro de esta clase de productos, toda vez que los mismos presentan una estrecha relación con la salud, vida e integridad de los consumidores. La decisión adoptada por esta Entidad, de otorgar el registro de la marca GASTROS, obedece, como se ha demostrado a lo largo del presente escrito, al compendio de diferentes elementos 21 Cfr. Folios 151 a 158 22 Cfr. Folios 145 a 154 23 Cfr. Folios 152 que sopesados en conjunto, permiten determinar la viabilidad del registro de una nueva marca […]”24. 7.4. Sostuvo que “[…] la demandante pudo defender sus intereses en las oportunidades procesales destinadas para tal fin, máxime cuando obran en el citado expediente, las actuaciones por el ejercidas, entiéndase por estas, el escrito de oposición y el recurso de reposición con subsidio de apelación, memoriales que fueron atendidos con la observancia del debido proceso y resueltos conforme a la normatividad actual pertinente a la materia. En cuanto a la acusación de la violación del principio de buena fe, consideramos que la misma es ofensiva, y el desarrollo del expediente por medio de la cual se otorgó el registro de la marca, hablará por sí mismo al demostrar la legalidad de las actuaciones efectuadas por

la Superintendencia de Industria y Comercio SIC […]”25.

8. El señor Sergio Tamayo Rueda, vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso26, no contestó demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de noviembre de 201527, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la 24 Cfr. Folio 153 25 Ibidem 26 Notificación a Folio 138

Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 226-IP-2016 el 27 de julio de 201728, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, y consideró que no se interpretarían los artículos 135, literales a) y b), por no tratarse de un asunto de nulidad absoluta y tampoco el artículo 136, literal f), por no ser aplicable al caso. De oficio consideró que debía interpretarse el artículo 135, literal g)29, de la misma Decisión que regula la irregistrabilidad de marcas cuando son signos de uso común y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de mayo de 201830, reanudó el proceso corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días

presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Dentro del plazo en mención, la parte demandante reiteró los argumentos de nulidad expuestos en su libelo introductorio. La parte demandada, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 27 Cfr. Folio 163 28 Cfr. Folios 173 a 183 29“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”. 30 Cfr. Folio 185

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201231, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados32, y atendiendo a que el abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con tarjeta profesional de abogado núm. 25.742, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderado especial de la parte demandada33 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 734 del Código Contencioso Administrativo, sobre

la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30835 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201136, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 137 del Acuerdo núm. 55 de 5 de 31 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 32 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 33 Cfr. Folios 193 a 196 34 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 35 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 36 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 37 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos

de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. agosto de 200338, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 226-IP2016 de 27 de julio de 2017 y vii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1. Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 200939, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa GASTROS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] Al estudiar el signo reproducido anteriormente, verificar los argumentos esgrimidos por la sociedad opositora en su escrito, los del solicitante en la contestación y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la 38 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

39 Cfr. Folios 9 a 16 materia, esta División considera que no concurre en el presente caso el presupuesto de irregistrabilidad establecido en el literal f), del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto, la denominación conforme se ha presentado a registro no hace referencia a un tipo de productos en concreto. El consumidor no tendrá una respuesta inmediata en el momento de percibir la denominación Gastros, por cuanto no existe un tipo de producto que sea denominado de tal manera, y que tal expresión sea entendida sin mayor razonamiento como un producto en concreto, no hace mención a una universalidad de mercancías sino que, fácilmente logrará establecer un determinado elemento. La División considera frente al signo solicitado que en su conjunto producirá en la primera impresión del consumidor una idea evocativa, la cual no es por sí misma irregistrable haciendo uso de la silaba inicial de la enfermedad, la cual es considerada, como de uso común dada su presencia elevada en el mercado, sin que sea directo el mensaje que con ello se pretende transmitir. La expresión Gastros no se entenderá como la necesaria para describir el producto como tal y por ende será indicativa de los productos a los cuales se asocie, esto es, cuenta con capacidad distintiva, siendo registrable. Por lo anterior, se determina que existe certeza en el momento de la compra para identificar el producto deseado, proveniente de un empresario específico, cumpliéndose de esta manera los fines esenciales de los signos distintivos, por lo cual se concluye que el signo solicitado no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal, f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […].

[…] Esta oficina considera que entre el signo solicitado Gastros y la marca opositora Gastrum no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor teniendo en cuenta los conjuntos mamarios en su totalidad, de acuerdo a los aspectos individualizadores de cada uno. En primer lugar, de acuerdo a la base de datos de la División se encuentra que la expresión que aduce el opositor como común, esto es, la expresión "gastr", la cual hace mención a un malestar propio del sistema digestivo […] y por ende, se trata de una palabra relacionada con los productos a comercializar (medicamentos), indicando de manera indirecta una idea que se relaciona con una posible característica o consecuencia del producto promocionado, se hace inoponible por si sola a terceros, máxime cuando ha venido siendo usada por empresarios dentro de la clase 05 internacional, dada la c