CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00087-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ADT MOTOWEAR y la marca mixta AKT previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es MOTOWEAR para las clases 18 y 25 / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ADT MOTOWEAR para identificar productos comprendidos en la Clase 18 por no tener semejanza con la marca mixta AKT previamente registrada [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “AKT” es una marca simple conformada por una (1) palabra, dos (2) sílabas (AK-T), dos (2) consonantes (K-T) y una (1) vocal (A), mientras que “ADT MOTOWEAR” es un signo compuesto formado por dos (2) palabras, seis sílabas (6) (AD-T-MO-TO-WE-AR), seis (6) consonantes (D-T-M-T-W-R) y cinco (5) vocales (A-O-O-E-A). Además, la marca solicitada al estar acompañada de otra palabra en su terminación, esto es, la expresión “MOTOWEAR”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida palabra “MOTOWEAR”, del signo cuestionado, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “AKT”.

En otras palabras, la expresión “MOTOWEAR” refuerza las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, […] Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la palabra “MOTOWEAR” y al estar al final, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “ADT MOTOWEAR” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ADT MOTOWEAR y la marca mixta AKT previamente registrada / MARCA DERIVADA - No lo es ADT

MOTOWEAR respecto de las marcas mixtas ADT BY BOSI [L]a Sala estima que no puede predicarse que el signo cuestionado, “ADT MOTOWEAR” (mixto), sea derivado de la marca mixta “ADT BY BOSI”, previamente registrada para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que en este caso sí hay variaciones sustanciales, esto es, al eliminar la expresión “BY BOSI” y sustituirla por la palabra “MOTOWEAR”. Las variaciones según la jurisprudencia no solo se generan al adicionar elementos sino también al eliminar alguno, como ocurre en el presente caso. Ahora, frente a las marcas “ADT BY BOSI” (mixtas) registradas bajo los núm. 333646 y 333648, que identifican, respectivamente, productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 35, la Sala considera que no es posible predicar que el signo cuestionado sea derivado de aquellas, toda vez que estas no amparan productos comprendidos en la misma Clase, esto es, para la Clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 –

ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00087-00

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A

CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O

ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “AKT” Y “ADT MOTOWEAR”,

TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS Y QUE

LA MARCA CUESTIONADA CONTIENE LA EXPRESIÓN “MOTOWEAR”, QUE

LE IMPRIME LA FUERZA DISTINTIVA NECESARIA Y CONTRIBUYE A

DIFERENCIARLA DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “AKT”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 20791 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 30144 de 19 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 38883 de 31 de julio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 18 de septiembre de 2008, la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ADT MOTOWEAR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 184 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta “AKT”, previamente registrada en la Clase 25 de la citada Clasificación, de la cual es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 20791 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “ADT MOTOWEAR”, en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A. 4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 30144 de 2009, expedida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 38883 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. 4 “[…] Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a uno previamente registrado para identificar iguales productos o servicios y para los cuales su uso pueda causar un riesgo de asociación o confusión indirecta en el público consumidor. Resaltó que la SIC ha establecido que para que se genere riesgo de confusión tienen que concurrir dos elementos, esto es, que las dos expresiones cotejadas sean muy similares en los campos gráficos, fonéticos e ideológicos; y que compartan el mismo renglón o especialidad en el mercado, como ocurre en el caso sub examine, lo cual fue obviado por dicha entidad. Indicó que para que dos marcas sean confundibles no es necesario que sean idénticas, sino que tengan caracteres y elementos similares, por lo que el intercambio de la letra “K” por una “D” en el signo cuestionado “ADT

MOTOWEAR” no es suficiente para diferenciarla de su marca previamente registrada, “AKT”. Adujo que el vocablo “MOTOWEAR” que hace parte del signo cuestionado, debe ser excluido del cotejo marcario, toda vez que es de uso común entre los comerciantes para distinguir productos relacionados con vestuario, artículos de cuero, entre otros. Manifestó que al excluir la mencionada partícula de uso común, los signos enfrentados “AKT” y “ADT” resultan confundibles para el consumidor, toda vez que su pronunciación, redacción y vocalización son similares, lo que llevaría a que éste, al adquirir el producto que ampara la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A, piense que está obteniendo uno de los identificados con la marca “AKT”, de su propiedad. Estimó que la coexistencia de las expresiones “AKT” y “ADT”, en el mercado generaría una confusión indirecta en el público consumidor, toda vez que tienen una relación competitiva con los productos que comercializan en los mismos mercados y cuentan con un idéntico canal de publicidad, dado que se encuentran dirigidas a “motociclistas”, quienes podrían pensar que los productos amparados por estas son provenientes de un mismo fabricante. Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al declarar infundada su oposición y conceder el registro de la marca cuestionada, “ADT MOTOWEAR”, permitió la coexistencia de dos signos que resultan confundibles para el público consumidor y que pertenecen a diferentes empresas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que entre los signos objeto de controversia no existen semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, debido a que si bien es cierto que las marcas coinciden en la incorporación de dos letras, esto es, “A” y “T”, también lo es que cada una de las letras intermedias con las cuentan les otorga a las expresiones enfrentadas la distintividad necesaria para ser diferenciadas en el mercado. Señaló que el signo cuestionado incorpora el vocablo “MOTOWEAR”, lo que aumenta la distintividad de la marca solicitada, toda vez que la hace más extensa y, por lo tanto, diferente del registro marcario opositor. Agregó que siendo las letras consideradas de forma individual inapropiables, es posible concluir que las marcas enfrentadas más allá de coincidir en incluir las letras “A” y “T”, cuentan con elementos adicionales que, observados en su conjunto, le confieren a cada signo una estructura única y distintiva, sin generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor. II.2. La sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, al realizar un análisis en conjunto, es posible determinar que los signos enfrentados cuentan con diferencias de tipo ortográfico, visual y fonético. Adujo que desde el punto de vista fonético, la inclusión de la letra “D” en la

expresión “ADT” del signo cuestionado, “ADT MOTOWEAR”, representa un fonema consonántico dental y sonoro, mientras que la letra “F”, que hace parte de la marca previamente registrada “AKT”, genera un fonema consonántico oclusivo velar y sordo, lo que obligatoriamente implica, al gesticular dicha consonante, el cierre total del paso del aire por la boca, lo que genera que la pronunciación de las primeras partes de ambos registros marcarios sea completamente diferente. Agregó que la adición de la palabra “MOTOWEAR”, en el signo cuestionado, genera que tanto su estructura como su forma de escritura y composición ortográfica sean completamente disímiles respecto de la marca previamente registrada, “AKT”. Indicó que el signo cuestionado es derivado de sus marcas previamente registradas, “ADT BY BOSI” (mixtas), identificadas con los certificados de registro núms. 333647 y 386027, que también distinguen productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto únicamente realizó variaciones no sustanciales en las que, en todo caso, prevalece la parte preponderante de los signos, esto es, “ADT”. Que, por lo anterior, al ser una marca derivada, las oposiciones presentadas contra el nuevo registro “ADT MOTOWEAR” eran completamente infundadas, puesto que cuenta con un derecho previo respecto de la partícula “ADT”. Sostuvo que las marcas “ADT BY BOSI” y “AKT” han coexistido de forma pacífica en el mercado colombiano por más de cinco (5) años, de manera que el argumento de la actora, según el cual la partícula “ADT” de la marca cuestionada

“ADT MOTOWEAR” y el signo “AKT” son confundibles, carece de todo fundamento fáctico y jurídico. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad, toda vez que el signo cuestionado “ADT MOTOWEAR” es confundible con su marca previamente registrada, “AKT”, dado que entre ellos se presentan más semejanzas que diferencias. Reiteró que la expresión “MOTOWEAR” debe ser excluida del cotejo marcario por ser de uso común para productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. IV.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso replicó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que al ser el signo cuestionado una marca derivada de sus registros previos “ADT BY BOSI”, que también distinguen productos de la Clase 18 de la citada clasificación, tiene derechos adquiridos y, por lo tanto, la actora no puede oponerse al registro de una expresión que ya se encuentra inscrita por ella; y que dichos signos han coexistido por más de cinco años en el mercado sin causar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. Manifestó que los signos enfrentados gozan cada uno de una fuerza distintiva

suficiente, que impiden en cualquier momento que los consumidores puedan entrar a relacionar los productos cuando los encuentren en el mercado, bien sea otorgándoles un único origen empresarial, o bien tomando un producto por otro. IV.3. La SIC y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…]

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En tanto entre los alegatos de la demanda se aluda que el registro del signo ADT MOTOWEAR (mixto) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. 6 Proceso 460-IP-2019. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) B) carezcan de distintividad;” […] 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínsecase encuentra ligado al tipo de producto o servicio que identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud

ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ADT MOTOWEAR (mixto) solicitado a registro es confundible o no, con la marca AKT (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” […] 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en

mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

3. Comparación entre signos mixtos

[…] 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante

tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 3.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]

4. Marca derivada […] 4.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 4.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al

registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de discusión. 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

5. Marcas conformadas por letras 5.1. En este caso, los signos en conflicto están integrados por las letras ADT y AKT. Por lo tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto en idioma español. 5.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. […] 5.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o

servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio, no será registrable.

6. Coexistencia pacífica de signos. […] 6.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a la considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 6.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar al pasado). 6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público

consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. […]

7. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de

Niza. […] 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 20791 de 2009, concedió el registro de la marca mixta “ADT MOTOWEAR” a la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A, para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] cuero e imitaciones de cuero, productos de estas

materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería […]”. Al respecto, la demandante alegó que los signos enfrentados “AKT” y “ADT” resultan confundibles para el consumidor, toda vez que su pronunciación, redacción y vocalización son similares, lo que llevaría a que éste, al adquirir el producto que ampara la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A, piense que está obteniendo uno de los identificados con la marca “AKT”, de su propiedad. Adujo que el vocablo “MOTOWEAR”, que hace parte del signo cuestionado, debe ser excluido del cotejo marcario, toda vez que es de uso común entre los comerciantes para distinguir productos relacionados con vestuario, artículos de cuero, entre otros. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal b) y, 136, literal a), y 1517 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]” y que […] no se llevará a cabo la interpretación prejudicial del artículo 134, ni del literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de 7 El Tribunal interpretó de oficio este artículo, con el fin de tratar el tema referente a la conexión competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. la Comunidad Andina, por no ser materia controvertida el concepto de marca ni aquellos signos que no puedan constituir marca. […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que:

[…] b) carezcan de distintividad;” Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para