CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00088-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA y las marcas mixtas y nominativa CARIBE, CARIBE EXTRA EXCELSO y ARROZ CARIBE EXCELSO previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es CARIBE en la clase 30 / LUGAR DE ORIGEN DEL PRODUCTO – Las expresiones que constituyan una indicación de procedencia geográfica no pueden ser apropiadas en forma exclusiva / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA para distinguir para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza [L]a Sala evidencia la diferencia estructural entre los signos enfrentados y, en razón a ello, colige que entre ellos existe similitud únicamente en la palabra CARIBE, lo que denota que son más las diferencias que las similitudes existentes en el asunto objeto de estudio, y como consecuencia de ello que no se puede generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, respecto de las marcas previamente registradas, toda vez que las mismas se advierten: I) la conformación de una palabra de uso común “CARIBE”; II) la conformación de un conjunto evocativo comprendido por una (1) palabra de uso común y dos (2) descriptivas “CARIBE EXTRA EXCELSO”; y III) 3 la conformación de un conjunto descriptivo comprendido por tres palabras una (1) palabra genérica, una (1) de uso común y una (1) descriptiva “ARROZ CARIBE EXCELSO”. […] Y es que resulta de

vital importancia que vocablos usuales, pertenecientes al dominio público, no sean concedidos como marca o que en el evento de concederse en registro signos compuestos por este tipo de expresiones no se entienda por sus titulares como apropiados en forma exclusiva, y a partir de ello pretender impedir su uso por parte de otros en la conformación de signos susceptibles de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues con ello se produciría un efecto adverso en el universo de la propiedad industrial, con el cual se llegaría a un escenario en el que para identificar productos o servicios se debería acudir únicamente a expresiones de fantasía. De lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERALES AY B / DECISIÓN 486 DE 2000 –

ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00088-00

Actor: INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – MARCA CUESTIONADA BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA – SIGNO MIXTO – EL SIGNO SOLICITADO ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO AL NO ESTAR INCURSO EN LA CAUSAL DE

IRREGISTRABILIDAD SEÑALADA POR EL OPOSITOR.

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina promovida por la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 27128 de 29 de mayo de 2009, 36185 de 21 de julio de 2009 y 41829 de 25 de agosto de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo1, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 27128 de 29 de mayo de 2009, mediante la cual, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. - ARROZ CARIBE S.A. y que ordenó conceder el registro de la marca “BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA” (mixta) clase 30 (Expediente N° 08 056.684) a la sociedad BOCADILLOS EL CARIBE S.A., para distinguir pan, pastelería y confitería.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 36185 del 21 de julio de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de 1 En el auto admisorio de la demanda se interpretó como de nulidad derivada la de la acción consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (folios 57 a 60 de este cuaderno). la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 27128 de 28 de mayo de 2009, confirmándola en todas sus partes.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 41829 del 25 de agosto de 2009, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 27128 del 29 de mayo de 2009, confirmándola en todas sus partes.

4. Consecuencialmente en beneficio de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. – ARROZ CARIBE S.A, solicito se hagan las siguientes declaraciones: 4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la demanda de oposición presentada por la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. – ARROZ CARIBE S.A., contra la solicitud de registro de la marca “BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA” (mixta) clase 30 registrada para distinguir “pan, pastelería y confitería” y que, en consecuencia, se niegue el registro de la misma. 4.2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro N° 368.254 de la marca denominada “BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA” (mixta) clase 30 registrada para distinguir: “pan, pastelería y confitería”. 4.3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la gaceta de la propiedad industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2° del decreto Legislativo 209 de 1957. 4.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código

Contencioso Administrativo […]”.

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad BOCADILLOS EL CARIBE S.A., presentó solicitud de registro de la marca BOCADILLOS EL CARIBE LOS DE TODA LA VIDA (mixta), para distinguir “[…] pan, pastelería y confitería […]” comprendidas en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha solicitud se le asignó el expediente 08-56684. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 596 del 30 de septiembre de 2008, frente a la cual la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A. presentó oposición con fundamento en la presunta confundibilidad con sus marcas registradas (mixtas y denominativa) CARIBE, registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que, mediante la Resolución 27128 de 29 de mayo de 2009, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo solicitado. Recordó que la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra del acto administrativo antes citado. Puso de presente que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 21 de julio de 2009, expidió la Resolución 36185 por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes.

Finalmente anotó que, el 25 de agosto de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 41829, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora estimó que la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, desconoció el artículo 61 de la Constitución Policita, así como los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la obligación constitucional de proteger la propiedad intelectual al conceder el registro de la marca cuestionada, pues con ello se permite que coexistan en el mercado marcas que tienen la virtualidad de hacer incurrir al público consumidor en confusión, en detrimento de los derechos previamente concedidos a la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A. Recordó que para que un signo pueda ser concedido como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de ser representado gráficamente; lo que fue inobservado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de conceder el registro de BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional, pese a que para aquel momento la sociedad demandante era titular de tres (3)

registros marcarios del signo CARIBE (mixtos y denominativo) para identificar productos en ese nomenclátor. Sostuvo que la marca cuestionada cumple con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica; sin embargo, no ocurre lo mismo con el requisito de la distintividad, comoquiera que, en su sentir, no puede existir en el mercado sin generar los riesgos de confusión o asociación respecto de la marca previamente registrada, de la cual es titular la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A., empresa que cuenta con certificados de registro de la marca CARIBE (nominativa y mixtas) para amparar productos comprendidos en la misma clase que los de la marca cuestionada. Aseguró que entre los signos CARIBE y EL CARIBE, aquí enfrentados, existen similitudes capaces de generar confundibilidad entre el público consumidor, sobre el origen empresarial de los productos, lo que se puede evidenciar al realizar el cotejo marcario entre ellos, toda vez que el elemento predominante de la marca cuestionada es la expresión CARIBE, la que resulta ser idéntica con la marca previamente registrada. Afirmó que la palabra CARIBE, común a las marcas enfrentadas, hace relación a un mismo concepto, esto es, a un individuo perteneciente a una de las más importantes familias de indígenas americanos, que se propagaron por América del Sur y otros lugares. Lo anterior, a efectos de denotar la similitud ideológica o conceptual entre los signos en el asunto sub examine. Concluyó que lo anterior hace procedente analizar las marcas enfrentadas desde los aspectos fonético y gráfico donde se evidencian las similitudes que hacen irregistrable la marca cuestionada, en razón a la afectación de derechos e

intereses de la cual es titular la demandante y, en consecuencia, que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO2. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones y condenas solicitadas, en el entendido de que las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Afirmó que no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, e indicó que los actos administrativos demandados se ajustan plenamente a derecho. Aseguró que la marca BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA, obedece a un conjunto distintivo, toda vez que no presenta semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación respecto de la marca previamente registrada, en tanto que las diferencias verbales sumadas a los elementos gráficos de que está compuesta permiten al consumidor identificar cada una de las marcas, lo que desvirtúa la afirmación de falta de distintividad realizada por la sociedad demandante. Indicó que lo pretendido por el demandante es apropiarse en forma exclusiva de la expresión CARIBE, que refiere a una región geográfica de Colombia, misma que resulta ser un signo débil al ser una expresión usual en nuestro país. Destacó que el cotejo marcario realizado por la sociedad demandante se hizo en forma parcializada, comoquiera que se enfrentaron las expresiones CARIBE de la

marca previamente registrada y EL CARIBE de la marca cuestionada, de la cual se eliminaron las siguientes BOCADILLOS – EL – DE – TODA - LA - VIDA, esto es, se fragmentó la marca cuestionada. Sostuvo que al realizar el cotejo marcario siguiendo las pautas de la normativa y jurisprudencia andina se puede evidenciar que entre los signos enfrentados no 2 Folios 162 a 167 de este cuaderno. existe la similitud alegada por la sociedad demandante, pues resulta obvio que entre los signos CARIBE y BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA hay más diferencias que similitudes, con lo que se puede concluir que desde los aspectos ortográfico y fonético no hay riesgo de confusión o asociación. Agregó que al encontrarse presente la expresión CARIBE en las marcas enfrentadas no debe concluirse necesariamente que existe riesgo de confusión desde el aspecto conceptual, ni mucho menos violación a disposiciones del régimen marcario, en tanto que, como se señaló líneas atrás, el público consumidor podrá determinar el origen empresarial de los productos comercializados con una y otra marca, en razón a las diferencias existentes. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD BOCADILLOS EL CARIBE S.A.3 El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos demandados, no desconoció el artículo 61 de la Constitución Política, sino que dando aplicación a éste concedió el registro de la marca

cuestionada. Señaló que el demandante fraccionó la marca cuestionada para concluir que los signos enfrentados no pueden coexistir en el mercado de forma pacífica, pues podrían generar riesgo de confusión o asociación al público consumidor; y destacó que dicho análisis olvida la regla general del cotejo marcario, esto es, la consistente en que las marcas se tienen que analizar en su conjunto y nunca deben fraccionarse. Aseguró que en los actos demandados se concluyó, en forma acertada, que entre las marcas enfrentadas no existe riesgo de confusión o asociación, pues si bien es cierto comparten la expresión CARIBE, no lo es menos que la marca cuestionada contiene las expresiones BOCADILLOS – EL DE TODA LA VIDA y elementos gráficos que hacen procedente su registro. Sostuvo que la expresión CARIBE resulta débil dentro de los conjuntos marcarios, toda vez que es usada de manera frecuente por empresarios en la composición de sus marcas. Para ello agregó que el titular de una marca que lleve incluida una 3 Folios 73 a 95 de este cuaderno. expresión de tal naturaleza no tiene dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros la utilicen en la composición de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. Afirmó que el público consumidor tiene claridad mental entre los productos amparados con una y otra marca, pues entre el arroz (amparado con la marca previamente registrada) y el pan, el bocadillo y la confitería (amparado con la marca cuestionada) no existe complementariedad. Agregó que la marca

cuestionada ha sido comercializada por más de cuarenta y cinco (45) años, lo que desvirtúa los riesgos señalados por la sociedad demandante. Indicó que al realizarse un cotejo entre las marcas enfrentadas no pueden advertirse similitudes que hagan procedente concluir el riesgo de confusión o asociación entre ellas, comoquiera que son mayores las diferencias que las similitudes, situación que se puede advertir desde los aspectos visual, gráfico, fonético, auditivo e ideológico. Aseveró que la marca cuestionada, al ser de naturaleza mixta, comporta un elemento gráfico característico que facilita su recordación, pues genera una percepción visual distinta de la previamente registrada y de cualquier otra. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 136-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina expresó: “[…] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. (…) 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que

puede presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. (…) 3.7. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o mas palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera mas poder de recordación en el público consumidor. ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. iii)Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv)Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea

la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. vi)Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una palabra notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BOCADILLO EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y la marca registrada CARIBE (mixta). (…) 4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría

lugar a la comparación entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contempladas en el literal a) del numeral 3.6. de la presente interpretación prejudicial4 4 a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo de lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se

debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general el lexema está ubicado en la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse un riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría se evidente. 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y la marca CARIBE (denominativa). (…) 5.10. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene

una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizarlos signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 5.12. en tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”. Negrillas de la Sala. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 26 de junio de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión5, vencido el plazo las partes iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden

asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. (…) 5 Folio 200 de este cuaderno. demandada e interviniente reiteraron, en esencia, los argumentos de defensa de los actos administrativos demandados6. La parte demandante y la Agencia del Ministerio Público, guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A., en el libelo de la demanda, en relación con la legalidad de las Resoluciones 27128 de 29 de mayo de 2009, 36185 de 21 de julio de 2009 y 41829 de 25 de agosto de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma carece de distintividad y es confundible con las marcas CARIBE (mixtas y denominativa) registradas a su favor, para distinguir productos

comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, normas que disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 6 A folios 201 a 204 obra el escrito de alegatos de conclusión de la sociedad Bocadillos el Caribe S.A., a folios 205 a 214 el escrito de alegatos de la Superintendencia de Industria y Comercio. representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. “[…] Artículo 135No podrán registrarse como marca los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. b) Carezcan de distintividad […] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, carezcan de distintividad y, de otra, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero o exista una relación entre los productos o servicios i