CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00092-00-2015

SIGNO FUP FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA – Registrable al no existir riesgo de confusión con la marca Panamericana El análisis en conjunto de los signos permite establecer la impresión que deja en la mente del consumidor cada marca, pudiendo determinar que la expresión FUNDACIÓN UNIVERSITARIA presente en la marca cuestionada imprime una evidente carga diferenciadora entre una y otra denominación. En efecto, esta locución permite que el usuario distinga entre una y otra marca diluyéndose el riesgo de confusión o de asociación. Aunado a lo anterior se tiene que la diferencia ideológica de las marcas es de tal magnitud que permite evocar ideas disímiles en la mente del consumidor, toda vez que el signo PANAMERICANA hace alusión a todo aquello perteneciente a la totalidad de los países americanos, mientras que FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA se refiere a una entidad sin ánimo de lucro dedicada a prestar servicios de educación superior.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE

LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 31607 DE 2008 (27 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 36881 DE 2008 (29 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 43801 DE 2009 (31 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00092-00

Actor: CARLOS FEDERICO RUIZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por el actor en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada por la Sala como nulidad relativa conforme el artículo 172 de la Decisión 486, contra las resoluciones 31607 de 27 de agosto de 2008, 36881 de 29 de septiembre de 2008 y 43801 de 31 de agosto de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA para distinguir productos y servicios de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 31607 de 27 de agosto de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA en la clase 41 de la

Clasificación Internacional. Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 36881 de 29 de septiembre de

2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 31607 de 27 de agosto de 2008. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 43801 de 31 de agosto de 2009, adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación contra la Resolución No. 31607 de 27 de agosto de 2008. Cuarta.- Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad demandada declara fundada la oposición presentada por el señor Carlos Federico Ruíz y en consecuencia negar el registro de la marca FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA para identificar servicios de la clase 41 de clasificación internacional y cancelar el certificado de registro correspondiente. Quinta.- Publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda 2.1.- El 31 de julio de 2006 la señora ANA CECILIA ÁLVAREZ NÚÑEZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.- El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 568 de 29 de septiembre de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición el

señor CARLOS FEDERICO RUIZ sobre la base de sus marcas PANAMERICANA (mixta) registradas para distinguir servicios de la Clase 41. 2.3.- Por Resolución Nº 31607 de 27 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha resolución el señor CARLOS FEDERICO RUIZ interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.4.- El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos a través de la Resolución Nº 36881 de 29 de septiembre de 2008, en la cual confirmó la Resolución impugnada, mientras que el de apelación se decidió por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien mediante Resolución Nº 43801 de 31 de agosto de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 31607.

3. Normas violadas y concepto de la violación Como normas violadas la parte actora señala el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así: 3.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio desconoce el contenido y alcance de la norma supranacional toda vez que la comparación marcaria de los signos debe atender la confusión visual, fonética y auditiva, ya que solo así se puede determinar si existe semejanza o identidad entre los signos enfrentados. 3.2.- Realizada la comparación siguiendo los tipos de similitud que pueden existir,

se encuentra que la marca cuestionada reproduce en su totalidad la marca opositora dado que la expresión FUNDACIÓN UNIVERSITARIA no puede tenerse como denominación diferenciadora toda vez que esta puede ser usada por cualquier empresario. 3.3.- Además de la identidad que existe entre las marcas se encuentra una clara conexidad competitiva entre los servicios que estas distinguen, a lo que se suma que la expresión PANAMERICANA no es de uso común ni genérica. 4.- Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda exponiendo los argumentos que se resumen a continuación: 4.1.- Con la emisión de los actos demandados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486, por el contrario, el fundamento legal de las decisiones administrativas es precisamente esa norma supranacional y la jurisprudencia y doctrina aplicables al caso concreto. 4.2.- Entre los signos en conflicto no se presenta similitud o identidad susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo tanto, la marca concedida FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixta) no está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. En tal sentido la marca concedida es suficientemente distintiva y por lo tanto es apta para identificar en el mercado los servicios que ampara. 4.3.- No es correcta la apreciación de los signos que hace el actor, pues realiza un análisis fraccionado cuando lo correcto es estudiarlo los signos en conjunto. De esta manera, se permite encontrar que no existe similitud alguna ya que la denominación FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA es

ortográfica, fonética y conceptualmente diferente a la marca previamente registrada PANAMERICANA. 5.- Tercero Interesado La Caja de Compensación Familiar – COMPENSAR, como titular de la marca cuyo registro se cuestiona y por tanto tercera interesada en el resultado del proceso contestó la demanda en los siguientes términos: 5.1.- Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Tal afirmación encuentra sustento en el propio artículo 136 de la Decisión 486 ya que la marca mixta FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA es totalmente distinta a la registrada por el demandante, en la medida que hace referencia a establecimientos que comercializan útiles escolares y demás productos relacionados con materiales para el estudio, pero no con una Institución de Educación Superior. 5.2.- La expresión PANAMERICANA es la única palabra con la que coincide la marca ya registrada constituye un signo genérico o descriptivo, que no puede ser susceptible de apropiación.

3. En el caso concreto no existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual, ni fonética y menos aún conexidad competitiva ya que la marca FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICA (mixta) está destinada a distinguir servicios de educación superior para los países americanos, mientras que la marca PANAMERICANA (mixta) distingue útiles escolares en general.

6Alegatos de Conclusión 6.1.- La parte actora alegó de conclusión reiterando los argumentos de la demanda, y señalando que en el curso del proceso la parte demandada y el tercero interesado no lograron establecer las diferencias entre las marcas

enfrentadas, de suerte que se tiene probada la semejanza entre estas y de contera la violación de la Decisión 486. 6.2.- Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio alegó de conclusión reiterando en esencia los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 6.3.- La Caja de Compensación Familiar – COMPENSAR alegó de conclusión reiterando en esencia los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

7.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de la norma comunitaria que la demandante señala como vulnerada, mediante escrito de radicación 076-IP-2012 recibido en esta corporación el 14 de noviembre de 2012, señala: “Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 1 Folios 165 a 181 del Cuaderno Principal. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la

Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixto), fue el 31 de julio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a)las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de

confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar signos mixtos se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más

vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

SÉPTIMO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es en su conjunto distintivo.

OCTAVO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVENO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

DÉCIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, los signos en conflicto distinguen servicios de la Clase 41 delimitados, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

DÉCIMO PRIMERA: La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación

prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00092, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.” 8.- Consideraciones 8.1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por las Resoluciones 31607 de 27 de agosto de 2008, 36881 de 29 de septiembre de 2008 y 43801 de 31 de agosto de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA, para distinguir servicios de la clase 41, octava edición, de la clasificación internacional de Niza. 8.2.- Examen de los cargos 5.2.1.- El problema jurídico a dirimir consiste en establecer si existe similitud o identidad entre las marcas mixtas FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA y PANAMERICANA, ambas registradas para amparar servicios de la clase 41 de la clasificación internacional. 8.2.2.- Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se hace necesario acudir a las reglas contenidas en la interpretación prejudicial dada para este asunto, para cual se impone establecer el tipo de marcas que se encuentran en contienda toda vez que de ello dependerá la manera en que se debe asumir el cotejo marcario correspondiente, para lo cual se observa: 8.2.3.- Se tiene entonces que la comparación marcaria se realiza entre dos signos

mixtos, lo cual obliga a seguir los parámetros fijados por el Tribunal Andino de Justicia que sobre el particular señaló: “Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los

consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).” 8.2.4.- Conforme lo exigen las reglas de cotejo antes enunciadas, se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor. Dicha prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo nominativo o lo gráfico. 8.2.5.- En este caso el elemento predominante es el nominativo ya que la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado. Siendo el elemento predominante el denominativo se pasará a realizar la comparación siguiendo los siguientes parámetros:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la

mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 8.2.6.- En lo atinente a la comparación de denominaciones la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto 5.2.9.- De la comparación se desprende lo siguiente:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

PANAMERICANA

MARCA CUESTIONADA FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMÉRICANA La denominación que conforma la marca previamente registrada (PANAMERICANA) se replica idénticamente en el signo cuestionado. En estas circunstancias lo procedente es establecer si la denominación FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA le imprime la suficiente carga semántica a la denominación para

efectos de diferenciarla. 5.2.10.- En este sentido las reglas de cotejo fijadas por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina señalan lo siguiente: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error. En consecuencia, de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. De conformidad con lo anterior, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “ROYAL DECAMERON” (denominativo) y la marca y el nombre comercial “HOTELES ROYAL S.A.” (denominativo), aplicando los criterios desarrollados por este Tribunal.”2 (Subrayado y resaltado por la Sala). 5.2.11.- Así las cosas, la fuerza distintiva en las marcas denominativas se da por el elemento diferenciador que otorga particularidad a la denominación, de manera tal que, al ser apreciada en su conjunto permite (denominativo) y la marca y el nombre comercial “HOTELES ROYAL S.A.” (denominativo), aplicando los criterios desarrollados por este Tribunal.”3

(Subrayado y resaltado por la Sala). 8.2.10.- Así las cosas, la fuerza distintiva en las marcas denominativas se da por el elemento diferenciador que otorga particularidad a la denominación, de manera tal que, al ser apreciada en su conjunto permite distinguirla de otra. Sobre este particular la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: “La marca cuyo registro fue negado es una denominación compuesta ya que está formada por las palabras “TELCEL MOVIL”, en cuanto el análisis que se desprende de cotejar las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL” la Sala se remite a lo concluido en líneas anteriores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el vocablo “MOVIL” se tiene que este no conduce a particularizar cual es el origen empresarial del producto, esto es, no otorga al signo la suficiente carga semántica que permita reconocer que se trata de un producto que pertenece a una persona y no a otra. 2 75-IP-2012 3 75-IP-2012 En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostuvo lo siguiente: “En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto y del signo denominativo que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia

particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).” La expresión MOVIL no aporta criterios ni elementos de diferenciación entre los signos en cuestión ya que no tiene la potencialidad de eliminar el riesgo de confusión que se presenta dada la marcada similitud entre las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL”. A esto se debe agregar que el riesgo se aumenta teniendo en cuenta que las marcas en disputa buscan amparar los mismos productos presentes en la clase 25 de la clasificación internacional.” 4 8.2.11.- Se observa lo siguiente: FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA – PANAMERICANA FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA – PANAMERICANA 8.2.12.- El análisis en conjunto de los signos permite establecer la impresión que deja en la mente del consumidor cada marca, pudiendo determinar que la expresión FUNDACIÓN UNIVERSITARIA presente en la marca cuestionada imprime una evidente carga diferenciadora entre una y otra denominación. En efecto, esta locución permite que el usuario distinga entre una y otra marca diluyéndose el riesgo de confusión o de asociación. 8.2.13.- Aunado a lo anterior se tiene que la diferencia ideológica de las marcas es de tal magnitud que permite evocar ideas disímiles en la mente del consumidor, toda vez que el signo PANAMERICANA hace alusión a todo aquello perteneciente

a la totalidad de los países americanos, mientras que FUNDACIÓN 4 Consejo d