CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00102-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A. y las marcas mixtas REDASSIST / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son RED, ASISTENCIA, ASSIST, COLOMBIA y S.A. en la clase 36 / EXPRESIÓN S.A. – Es un tipo societario que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se deben excluir del cotejo marcario salvo que se reduzcan las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No se excluyen RED, ASISTENCIA y ASSIST / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A. en la clase 36 porque a pesar de tener similitud con las marcas mixtas REDASSIST no existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “RED ASISTENCIA”, y las marcas previamente registradas “REDASSIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “RED ASIST”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se

encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “ENCIA” y en la supresión de la segunda letra “S” en el signo cuestionado, los cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “REDASSIST”. Al respecto, se precisa que si bien el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “RED” y “ASISTENCIA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “REDASIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “RED ASISTENCIA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “RED” del signo cuestionado, “RED ASISTENCIA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “REDASIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “RED ASISTENCIA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“ENCIA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “REDASIST”. […] Por tanto, la Sala estima que en el caso bajo examen el signo cuestionado, “RED ASISTENCIA”, no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan

otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “REDASSIST”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas previamente registradas, “REDASSIST”, se encuentran conformadas por las partículas “RED” y “ASSIST”, las cuales contienen un significado conceptual propio. […] De igual manera, la marca cuestionada, “RED ASISTENCIA” está conformada por palabras que cuentan con un significado en el idioma castellano. […] Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala estima que se presentan semejanzas entre las marcas cotejadas, toda vez que evocan el mismo concepto de una red de asistencia. De lo anterior, la Sala concluye que al existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […]En el caso sub lite, la marca cuestionada “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios […]”. Por su parte, las marcas de la actora “REDASSIST” amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza: […] [Clases 37, 39, 42, 43, 44, 45] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al

caso bajo examen, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 36 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada, y los servicios de las clases 42, 43, 44 y 45 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, si se tiene en cuenta que los servicios que ofrece la marca solicitada van orientados, específicamente, al sector financiero y de seguros, mientras que los servicios que amparan las marcas de la demandante están encaminados a diferentes grupos de consumidores, esto es, a un consumidor interesado en servicios de hospedaje temporal; servicios médicos y servicios veterinarios; servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, y servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. […] Por tal razón, la Sala observa que entre los servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00102-00

Actor: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA,

“RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS

POR LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA,

“REDASSIST” NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE

PUEDAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO

CONSUMIDOR SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A., mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 13196 de 9 de mayo de 2007, "Por la cual se concede una solicitud de registro de marca", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la

Superintendencia de industria y Comercio4. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 2 de noviembre de 2006, la sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 365 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir: “[…] Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros. 3°: Que mediante Resolución núm. 13196 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC concedió el registro de la marca mixta “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, a favor de la sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36, de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 134, de la Decisión

486, por indebida aplicación. Señaló que para que un signo pueda ser considerado como marca debe gozar de distintividad, presupuesto indispensable que no reúne la expresión “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, de propiedad de la sociedad REDASISTENCIA

COLOMBIA S.A.

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal a) ibidem, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” no es apta para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no cumple con los requisitos de registrabilidad por carecer de fuerza distintiva, dada sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas mixtas “REDASSIST”8, de las cuales es titular y, 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 8 Registrada para identificar servicios en las clases 37, 39, 42, 43, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. además, teniendo en cuenta que la palabra “ASSIST”, en inglés, traduce asistencia, haciéndolas confundibles entre sí. Adujo que tiene registrada la misma marca “REDASSIST” en diferentes clases para identificar servicios relacionados entre sí, generando una “familia de marcas”. Indicó que el riesgo de confusión se incrementa cuando los signos presentan elementos comunes o cuando el consumidor cree que el último registrado hace parte de una “familia o serie de marcas”; y que las expresiones “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, además de presentar confusión en su denominación, también identifica servicios conexos con los de la marca de su

propiedad, lo que configura una causal de irregistrabilidad. Concluyó que la coexistencia de las marcas mixtas “REDASSIST” y “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, genera una confusión indirecta en el público consumidor, toda vez que podría pensarse que la segunda se trata de una nueva línea de servicios lanzada al mercado por la titular de la primera. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 150 ibidem, por indebida aplicación. Señaló que la entidad demandada no cumplió con la obligación legal de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de conflicto, aunque no se hubiera presentado oposición alguna, lo anterior, en aras de proteger los derechos adquiridos respecto de sus marcas previamente registradas, “REDASSIST”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que, contrario a lo afirmado por la actora, las marcas enfrentadas sí presentan diferencias relevantes que permiten individualizarlas y asociarlas a un origen empresarial determinado, puesto que desde el punto de vista ortográfico tienen distinta extensión, dado que la marca cuestionada, “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, es una marca compuesta por cuatro palabras, mientras que el registro previo, “REDASSIST” es una marca simple conformada por una sola palabra. Señaló que desde el punto de vista fonético las diferencias también son relevantes, dado que al contener diferente número de sílabas, su pronunciación es completamente disímil.

II.2. La sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que entre las marcas cotejadas existen diferencias de tipo ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, puesto que el signo solicitado cuenta con una gráfica novedosa, mientras que el registro previo “REDASSIST” está conformado en su gráfica por el mismo vocablo acompañado de un rectángulo ladeado en su parte izquierda, integrado por puntos de colores rojos y negros. Adujo que aún si se considerara que existen semejanzas entre las marcas enfrentadas, entre los servicios que cada una de ellas distingue, no se presenta conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” ampara únicamente seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios; mientras que las marcas previamente registradas cubren una gama distinta de servicios, dentro de los cuales están los servicios de construcción, transporte, servicios jurídicos, de hospedaje temporal, servicios médicos y veterinarios, entre otros. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que además de existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y

conceptual entre los productos que identifican los signos en conflicto, existe conexidad competitiva. Señaló que es titular de una familia de marcas compuesta por la expresión “REDASSIST”, que distingue servicios de las clases 37, 39, 42, 43, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; y que dicha situación no fue tenida en cuenta por la SIC al momento de conceder el signo cuestionado “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” en la Clase 36 del citado Nomenclátor. IV.-2. La SIC reiteró que deben denegarse las pretensiones de la demanda. Para el efecto, insistió en que entre las marcas confrontadas no existen semejanzas ortográficas, gráficas, fonéticas ni conceptuales. IV.-3. La sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las solicitudes de la demandante, para lo cual señaló que las marcas en aparente conflicto son diferentes y distintivas, pues no tienen semejanzas ortográficas, gráficas fonéticas o conceptuales. Mencionó que la marca cuestionada contiene las palabras “RED”, “ASISTENCIA” y “COLOMBIA”, que la diferencian de la expresión “REDASSIST”; y que también contiene una gráfica novedosa, elemento este que le da una connotación de agilidad y dinamismo al logotipo que hace que en su conjunto sea característico y distintivo. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en

respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) Es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 9 Proceso 270-IP-2019. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las

palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no

confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría

generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. […] 3.7. En el presente caso se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

4. Familia de marcas […] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si

este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión. […] 4.5. A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, tiendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencia, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. 5.1. En el presente caso, se alegó que la SIC no habría realizado un examen de registrabilidad, por lo que supuestamente se habría

vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486. […] 5.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. […]

6. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 6.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o

servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 13196 de 9 de mayo de 2007, concedió el registro de la marca mixta “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” a la sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. […]”. Al respecto, la demandante alegó que la marca solicitada “RED ASISTENCIA

COLOMBIA S.A.” no es apta para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no cumple con los requisitos de registrabilidad por carecer de fuerza distintiva, dada sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas mixtas “REDASSIST”10, de las cuales es titular y, 10 Registrada para identificar servicios en las clases 37, 39, 42, 43, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. además, teniendo en cuenta que la palabra “ASSIST”, en inglés, traduce asistencia, haciéndolas confundibles entre sí. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 150 y 15111, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”; no así la del artículo 134, de la Decisión 486, por cuanto “[…] no está en discusión el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente

procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 11 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos

al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o