CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00105-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo MALTIN POWER y la marca mixta MALTIN POLAR / SIGNO DE FANTASIA – Es el formado por una o más palabras en idioma extranjero / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo denominativo MALTIN POWER por existir similitud y conexión competitiva con la marca mixta MALTIN POLAR [L]as marcas confrontadas son compuestas y están conformadas por dos expresiones, las cuales tienen el mismo número de letras, once (11) letras, siete (7) consonantes y cuatro (4) vocales. […] En efecto, la impresión en conjunto de los signos enfrentados, como unidad marcaria, permite a esta Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen similitudes sustanciales. […] Ambos signos tienen la misma longitud y estructura, la marca cuestionada reproduce seis (6) consonantes y tres (3) vocales del total de las once (11) letras que componen la marca opositora. Es preciso anotar que solo una (1) consonante y una (1) vocal los diferencian entre sí. Adicionalmente, desde el punto de visto fonético, la Sala no puede desconocer que la marca cuestionada reproduce de manera total el primero de los elementos que conforman la marca registrada, esto es, la expresión MALTIN. […] A partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica que resulta la misma, se puede determinar que ambas marcas se componen de cuatro (4) silabas: dos (2) de la primera expresión y dos (2) de la segunda. Su pronunciación solo es disímil en la última sílaba de la segunda palabra que componen las expresiones marcarias

correspondientes. En suma, aunque no se puede afirmar que las marcas en conflicto son idénticas, sí es dable señalar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico, fonético y estructural, que se concretan en la expresión “MALTIN” y en la segunda expresión en los elementos “PO y R”. […] [L]os signos guardan algún grado de semejanza debido a que las expresiones MALTIN son iguales, y en la segunda expresión se componen de la misma primer sílaba (PO) y se termina con la misma consonante R. Si bien la silaba (WER) se le imprime al conjunto resultante de la marca solicitada una sonoridad distinta, no es posible refutar que no existe una semejanza fonética entre los signos confrontados a partir del análisis sucesivo de las marcas. Dicho lo anterior, las similitudes encontradas comportan identidad entre los signos enfrentados. Desde el punto de vista conceptual y a propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente. Teniendo en cuenta que se evidencia el primer requisito para determinar la confundibilidad y que existe entonces, similitud entre los signos confrontados como se evidenció en el cotejo precedente, y en aplicación de los criterios jurisprudenciales analizados,

es evidente que existe también identidad entre los productos ofrecidos entre una marca y la otra. Entonces, no es posible negar la conexión de competitividad entre las marcas en disputa, teniendo encuentra que ambas signos distinguen productos de cervezas, aguas minerales y gaseosas contenidas dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 31 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2010-00151-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00105-00

Actor: BAVARIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – REGISTRO

MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE

IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJODECISIÓN 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULOS 134 Y 136 LITERAL A)

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad Bavaria S.A, por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones15804 del 31 de marzo de 20091, 28268 de 29 de mayo de 20092 y 431673 del 28 de agosto de 2009, expedidas por la Superintencia de Industria y Comercio, mediantes las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad C.I. CERVECERÍA POLAR C.A, con base en el registro marcario “Maltin Polar” (mixta) y se denegó el registro de la marca denominativa “Maltin Power” (denominativa), para distinguir productos de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4 El demandante, actuando por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código 1 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]». 2 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]». 3 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]». 4 Folio 34-64, cuaderno principal. Contencioso Administrativo (C.C.A), instauró ante esta Corporación, demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No 15804 del 31 de marzo de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de abril de 2009,

emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-081.259, mediante la cual se negó a la sociedad Bavaria S.A el registro de la marca Maltin Power en la clase 32 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Cervecería Polar C.A.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No 28268 del 29 de mayo de 2009 y notificada por fijación en lista del 2 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-081.259, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No 15804 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por BAVARIA S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No 43167 del 28 de agosto de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de septiembre de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08081,259 , mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por BAVARIA S.A contra la resolución No 15804, confirmando la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca Maltín Power en la clase 32 internacional a nombre de la sociedad Bavaria S.A y declarando fundada la oposición

presentada por Cervecería Polar C.A.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de

Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada MALTIN POWER en la clase 32 internacional, a nombre de BAVARIA S.A. ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa Cervecería Polar C.A contra la solicitud de registro de la marca Maltin Power en la clase 32 internacional a nombre de Bavaria S.A tramitada bajo el expediente No 08-081.259.[…]”5 (Mayúsculas tomadas del original) I.2. Los hechos Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor: El 5 de agosto de 2008, por intermedio de apoderado la sociedad Bavaria S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca 5 Folio 34-35 del cuaderno principal “Maltin Power” para distinguir productos de clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud le fue asignada el expediente administrativo 08-081.259, y fue publicada posteriormente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597 del 31 de octubre de 20086. Una vez publicada la solicitud, la sociedad C.I Cervecería Polar C.A formuló oposición con base en la titularidad de los registros marcarios mixtos Maltin Polar, con certificados de registro 296603 y 321021, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 15804, de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca solicitada. Contra el citado acto administrativo, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución 28268 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución 43167 de 28 de agosto de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora estimó que los actos administrativos enjuiciados transgredieron la norma en que ha debido fundarse los actos administrativos, en particular, lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que disponen: “[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas lo signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicios al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas: a. Las palabras o combinaciones de palabras.

6 Página 220 de la Gaceta de la Propiedad Industrial No 597 del 31 de octubre de 2008. b. Las imagines , figuras, símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, c. Los sonidos y olores, d. Las letras y los números, e. Un color delimitado por una forma o combinación de colores, f.La forma de los productos sus envases o envolturas ,

g. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. Refiriéndose a la doctrina, a los pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, insiste que los actos administrativos proferidos por la administración son nulos en virtud de que el registro de la marca “Maltin Power” (denominativa) procede en tanto que goza de suficiente distintividad y no es confundible con la marca “Maltin Polar” (mixta). Recalcó que la negativa del registro de la marca “Maltin Power” (denominativa) no se puede fundamentar con base en elementos puramente descriptivos y genéricos sobre los cuales es imposible y contrario a la ley reclamar una exclusividad y el monopolio. El registro solicitado cuenta con suficientes elementos diferenciadores desde el punto de visto gráfico y conceptual que impiden la presencia de un eventual riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor. Recordó que para aplicar la prohibición del registro marcario dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la normativa comunitaria es necesario que concurran dos requisitos: i) que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados y ii)

que la identidad o semejanza aludida provoque o pueda provocar error o confusión real en el mercado. Considera que la expresión “Maltin” es expresión débil para amparar productos de la clase 32 antes citada, puesto que dentro de esta clasificación existen múltiples registros marcarios que incluyen esta raíz correspondiente a las expresiones “Maltin/ Malta”, sin que esto implique su irregistrabilidad. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. Mediante auto del 22 de abril de 20107, se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad Bavaria S.A en contra de las resoluciones antes referidas, ordenando notificar de la misma a la Superintendente de Industria y Comercio, al Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado y a la sociedad C.I Cervecería Polar C.A como tercero interesado. III.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron escritos de contestación de la demanda, en las cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones: III.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó no despachar favorablemente las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda de la referencia por cuanto carecen de apoyo jurídico y un sustento legal, en consideración a lo siguiente:

No se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo contrario las decisiones atacadas se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso en concreto. Manifestó que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión entre el público consumidor. En el caso en concreto una de las marcas en disputa corresponde a las denominadas mixtas, toda vez que las mismas están formadas por uno o varios elementos denominativos o verbales y no o varios elementos gráficos, en consecuencia luego del cotejo en conjunto, se pudo determinar que el elemento predominante de los signos en disputa era el denominativo, lo que supone que se 7 Folio 88 del cuaderno principal deben emplear el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultaneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. Las denominaciones en conflicto cuentan con la expresión “Maltin” en igual conformación y ubicación, siendo acompañada la misma por la expresión de uso común Power, expresión que por su uso, presencia y asociación en el lenguaje del consumidor es asumida como equivalente a la palabra poder. III.2. TERCERO INTERESADOLA SOCIEDAD C.I CERVECERIA POLAR C.ASeñala que los signos confrontados son similares al grado de causar un riesgo de confusión en el público consumidor. Las marcas que cita la parte demandante en su escrito se refieren a registros marcarios compuestos por la expresión “Malta”, que corresponde al nombre

genérico del producto malta, esto difiere completamente de la expresión “Maltin”, la cual es una expresión caprichosa.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 047-IP-2013 de fecha 15 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular, concretamente sobre los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones8: “[…] PRIMERO: El juez Consultante debe analizar si el signo MATIN POWER (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión. .

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos confrontados MALTIN POWER 8 Folios 281 a 282 del cuaderno principal

(denominativo compuesto) y MALTIN POLAR (mixto), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Basta que existe la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados, a efectos de no registrar el signo solicitado.

TERCERO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados MALTIN POWER

(denominativo compuesto) y MALTIN POLAR (mixto), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, descriptivo, contiene palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al realizar el examen comparativo de las marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, genéricas y/o descriptivas, éstas no deben ser consideradas, a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Por otro lado, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su

significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo , en consecuencia, su registro. Una mara puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado, para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distinto a fin de no crear confusión. […]”.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 11 de octubre de 20139, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Bavaria S.A, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 15084 del 31 de marzo 2009, por la cual se decide negar el registro de la marca “Maltin Power” (denominativa), para distinguir productos de la clase 32

del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la oposición presentada en la marca “Maltin Polar” (mixta) por parte de la sociedad C.I Cervecería Polar C.A; 28268 de 29 de mayo de 2009 y 43167 del 28 de agosto del 2009, que decidieron los recursos de reposición y de apelación, confirmando la decisión en comento. VI.2.- La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso10 señaló que las normativas aplicables a este asunto son las contenidas en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “[…] Artículo 134. “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas lo signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicios al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 9 Folio 284 del cuaderno principal 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso: 47-IP-2013 Asunto: Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seción Primera. Marca “MALTIN POWER” (denominativa) Expediente Interno No 2010.00105. […]” El citado artículo, en siete numerales, prevé:

“[…] una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente […]” “[…] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. (Subraya fuera de texto) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 30-IP-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de esta Sala también son aplicables al caso particular, de la siguiente manera: “[…] SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

TERCERO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

Las marcas arbitrarias, no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va

a identificar.

QUINTO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. […]”. (Subraya fuera de texto)

VI. 3. - El análisis del caso en concreto De conformidad con el problema jurídico planteado, la Sala estima necesario determinar si, de conformidad con la normativa andina, procedía el registro de la marca “Maltin Power” (denominativa) para la clase 32 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza. En primer lugar y en relación con el registro de una marca, el Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si este reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 200, de la Comunidad Andina. En segundo lugar, la Sala observa que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina prohíbe registrar como marcas los signos cuyo uso en el comercio pueda afectar los derechos de terceros, cuando estos sean idénticos o se asemejen a una marca previamente protegida en el registro, sin que sea necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, pues es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la causal de irregistrabilidad.

A partir de lo anterior, resulta necesario determinar la existencia de las semejanzas entre los signos confrontados entre sí, así como entre sus productos, para establecer la existencia o no de un riesgo de confusión y/o asociación que se pueda generar entre los consumidores, más aún cuando se refiere a productos registrados bajo la misma clase de la clasificación internacional. Con el propósito, de efectuar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es necesario adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal en el presente caso: “-La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. -En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. -Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -Al realizar la comparación en estos casos, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”11 Para tal efecto, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MALTÍN POWER

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (denominativa) 11Proceso 47-IP-2013.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (mixta)

Teniendo en cuenta que en el presente caso es necesario cotejar una marca denominativa (“maltin power”), como lo es la solicitada por la parte actora, con una marca mixta (“maltin polar”), como lo es la opositora, se requiere que el examinador determine cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad el consumidor y en general el mercado. Se observa entonces que el elemento predominante y más característico en las marcas confrontadas es el denominativo, pues la simple lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que obste que en otros casos se le pueda reconocer al elemento gráfico una mayor importancia sobre el nominativo. De este modo, no hay duda alguna por parte de esta Sala que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico y por lo tanto, el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En consecuencia, la Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que para evaluar la similitud marcaría, el cotejo de los signos debe realizarse por parte del funcionario administrativo o del juzgador, de conformidad con los principios y reglas elaborados por la doctrina y jurisprudencia, y las exigencias contenidas en la Decisión 486 de 2000. A propósito de dichos princ