CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00125-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAC STAR para amparar unos servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa y mixta MAC previamente registradas en la clase 35 / MARCA COMPUESTA – Lo es MAC STAR / EXPRESIÓN MAC – Es débil en relación con los servicios de la Clase 36 / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo MAC STAR por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas nominativa y mixta MAC Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética. Respecto a la similitud ortográfica, en primer lugar, se considera que la marca cuestionada “MAC STAR” es una marca compuesta, en la cual la palabra “MAC” es débil respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme se muestra en la siguiente tabla, y la expresión “STAR” adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada de la actora. […] Así, en conjunto, los términos “MAC STAR” poseen “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En otras palabras, la expresión “STAR” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado. En segundo lugar, la extensión de las marcas confrontadas es diferente porque la marca cuestionada

solicitada “MAC STAR” cuenta con 2 palabras, 2 sílabas, 7 letras, 5 consonantes y 2 vocales, mientras que las marcas previamente registradas “MAC” están conformadas de una sola palabra y 1 sílaba, 3 letras, 2 consonantes y una vocal; aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales y consonantes presentes en cada marca. Con relación a la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente debido a que la expresión “STAR” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Además, es del caso advertir que al realizar una consulta la página web de la demandada se encontró que el vocablo “MAC” es débil en relación con los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las marcas controvertidas son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “MAC STAR” (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “STAR”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia

particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

– ARTÍCULO 226 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00125-00

Actor: MAC S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: LA MARCA NOMINATIVA “MAC STAR” ES DIFERENTE DE LAS

MARCAS (NOMINATIVA Y MIXTA) PREVIAMENTE REGISTRADAS “MAC”, AL

CONTENER LA EXPRESIÓN “STAR”, QUE LE DA LA CONDICIÓN DE

DISTINTIVIDAD NECESARIA.

La sociedad MAC S.A.1, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la

acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 15476 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 29518 de 16 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 50614 de 30 de septiembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 Hoy EMA HOLDINGS S.A. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que la sociedad BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A., en adelante COLPATRIA RED MULTIBANCA, solicitó el registro como marca del signo “MAC STAR” (nominativo), para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición, en virtud de que es titular en Colombia del nombre MAC S.A y de los registros “MAC” (nominativa), Clase 35, certificado de registro núm. 338203, vigente hasta el 13 de agosto de 2017 y “MAC” (mixta), Clase 35, certificado de

registro núm. 338204, vigente hasta el 13 de agosto de 2017. 3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 15476 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante las resoluciones núms. 29518 de 16 de junio y 50614 de 30 de septiembre de 2009, respectivamente. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 porque la marca solicitada por la sociedad COLPATRIA RED MULTIBANCA, dentro de su composición, incluye la marca “MAC” de la sociedad MAC S.A. Mencionó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático al señalar que se debe encontrar la dimensión más característica de la marca para proceder a realizar la comparación, para lo cual trajo a colación la Interpretación Prejudicial núm. 04-IP-88: “[…] En relación con la comparación entre dos marcas, en caso de que una de ellas o ambas pertenezca a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que

no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación de la grafica, que en un momento dado pueden ser definitivos. (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente grafico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos:” Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p.240) […]” Sostuvo que la marca cuestionada es una marca nominativa y reproduce íntegramente la marca “MAC”, mientras que la marca opositora está formada única y exclusivamente por la expresión “MAC”. Indicó que la reproducción de la totalidad de la marca “MAC” previamente registrada constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a la demandante -MAC S.A.-. Agregó “[…] que desde el punto de vista gramatical MAC es la expresión que tiene mayor relevancia, y que genera por lo tanto mayor recordación dentro de la marca solicitada para registro. Veamos: La palabra STAR en español significa estrella y dicha palabra se encuentra ubicada al lado derecho del signo MAC, por lo tanto la

palabra STAR gramaticalmente constituye un adjetivo calificativo, que necesariamente tiene menor fuerza distintiva que el término MAC que es el que está siendo objeto de calificación […]”. Anotó que el Consejo de Estado en un trámite diferente en un trámite diferente negó el registro de la marca “ING”, que identifica servicios de la Clase 35 Internacional, por encontrarse previamente registrada a un tercero en la Clase 36 y concluyó que entre los servicios de una y otra clase existía relación de conexidad. Que la mencionada Corporación también resolvió el conflicto entre las marcas “BAZZER” y “BAXTER SPRINGS”, para lo cual indicó que no era posible su coexistencia, por presentarse riesgo de confusión indirecta. Señaló que se violó el artículo 136 de la Decisión 486, en concordancia con los artículos 224, 225 y 226, ibidem, por cuanto la marca “MAC” es una marca notoria, líder en la fabricación y distribución de baterías. Resaltó “[…] que las normas comentadas prohíben, la reproducción o imitación total o parcial de una marca notoria, cuando dicha reproducción o imitación sea susceptible de causar asociación, aprovechamiento injusto del signo o dilución de su capacidad distintiva. En este caso, se trata de una reproducción total de la marca “MAC”, que necesariamente afecta el carácter distintivo de su marca “MAC” […]”. Adujo que MAC S.A. es una empresa colombiana reconocida internacionalmente y que su good will está relacionado con la marca “MAC”, de la cual es titular, por lo que debe ser cobijada con especial protección. Solicitó tener en cuenta que su marca se encuentra registrada en Colombia y otros

Estados, como por ejemplo: Antillas, Argentina, Aruba, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Unión Europea, Reino Unido, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, entre otros. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la marca concedida “MAC STAR” (nominativa), que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, no reproduce ni las marcas previamente registradas por la empresa MAC S.A. ni el nombre comercial usado por la mencionada empresa porque las marcas opositoras y la cuestionada en “conjunto” cuentan con una especial composición que las hace diferentes y diferenciables para el consumidor. Indicó que la marca concedida está compuesta por dos expresiones: “MAC” y “STAR” y que esta última es la que le otorga la distintividad necesaria al “conjunto” para poder ser registrada como marca, como en efecto sucedió. Manifestó que la expresión “MAC”, por referirse a un prefijo común a algunos apellidos de origen irlandés o escocés, no es apropiable en exclusiva por un empresario. Por lo tanto, la demandante no puede pretender “[…] que se escinda dicha expresión de sus conjuntos marcarios, para servir de negación de un registro marcario posterior que la incluya [...]”.

Alegó que no era dable que, en el presente caso, la SIC entrara a pronunciarse sobre la supuesta notoriedad de las marcas opositoras debido a que la marca concedida “MAC STAR” no es una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de las marcas previamente registradas de la demandante. II.2.- La sociedad COLPATRIA RED MULTIBANCA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que las marcas cotejadas no arrojan posibilidad de confusión porque si se compara la marca nominativa “MAC STAR” con la marca mixta “MAC”, en una visión de conjunto, sin descomponer su unida fonética y gráfica, con la totalidad de los elementos que la componen, es evidente que la marca nominativa “MAC STAR” no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con la marca “MAC”. Para el efecto, trajo a colación la Interpretación Prejudicial, rendida dentro del proceso núm. 3419, en la que el Tribunal señaló que “[…] la apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética […]”. Agregó que tampoco hay posibilidad de confusión porque los servicios que distingue la marca “MAC” son diferentes a los servicios de la marca “MAC

START”.

Expresó que la “MAC” distingue servicios de importación, exportación, compra y

venta, comercialización y distribución de baterías para uso automotor. Y la marca “MAC STAR” identifica negocios financieros y monetarios y seguros. Indicó que al no existir similitud entre los marcas cotejadas, “[…] no importa que esta última tenga el carácter de notoria, lo cual, por lo demás, no fue demostrado dentro del trámite administrativo […]”. Anotó que la notoriedad de una marca debe ser demostrada por quien la alega, razón por la cual la demandante tenía que demostrarla al momento de la oposición. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de octubre de 20173, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el 3 Cfr. Folio 537 plazo, el demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto4, considerando lo siguiente: Señaló que existen diferencias entre el número de letras y sílabas que componen las marcas en conflicto, lo cual hace que las mismas sean diferentes visual y fonéticamente, aunque se puede evidenciar que hay semejanza visual, en cuanto

a la ubicación de tres de sus vocales y diez de sus consonantes en la misma posición. Expresó que se evidencia que las marcas cotejadas no comparten la misma sílaba tónica, lo que hace que las denominaciones sean diferentes. Alegó que las marcas confrontadas no tienen conexidad competitiva y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar confusión entre el público consumidor debido a que distinguen servicios de diferentes clases, tienen diferentes canales de comercialización y medios de publicidad. Adujo que no se evidencia posibilidad de confundibilidad para el público consumidor porque si bien ambas marcas contienen la partícula “MAC”, la marca solicitada está conformada por otra partícula adicional, integrada por la expresión “STAR”, que goza de la suficiente distintividad y creatividad y, por ende, es susceptible de registro. Manifestó que resulta irrelevante si la marca opositora es notoriamente conocida, 4 Cfr. Folios 556 a 577, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 11 de diciembre de 2017. por cuanto del análisis realizado no se da algún riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas previamente registradas o daño económico o comercial, en razón a que priman las diferencias estructurales. Concluyó que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente, sin generar riesgo de confusión y asociación dentro del mercado, en atención a las diferencias ortográficas y fonéticas y al no tener conexidad competitiva. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria

invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. […] 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.4. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 5 Proceso 205-IP-2015. 2.6. Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos MAC STAR (denominativo) y MAC (mixto y denominativo). […] 3.4. Se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, y si de esta manera se podría establecer el

riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos MAC STAR (denominativo) y MAC (mixto y denominativo). […] 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 4.11. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MAC (mixta y denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo MAC STAR (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […] 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clase distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión

competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 15476 de 31 de marzo de 2009, concedió el registro de la marca solicitada “MAC STAR” (nominativa), al titular COLPATRIA RED MULTIBANCA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Negocios financieros y monetarios, seguros […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a sus marcas previamente registradas “MAC” (nominativas), que distinguen servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y se encuentran registradas con los certificados núms. 338203 y 338204. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 224, 225 y 226 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de

asociación; […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.-Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.-Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquiriente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar

un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

MAC STAR MAC

Titular: Titular:

BANCO COLPATRIA RED MAC S.A.

MULTIBANCA COLPATRIA S.A. Certificado núm. 338203 Clase 36 Clase 35 “[…] negocios financieros y “[…] servicios de importación, compra y monetarios, seguros […]” venta, comercialización y distribución de baterías para uso automotor […]”

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA MIXTA REGISTRADA

MAC STAR

Titular: Titular:

BANCO COLPATRIA RED MAC S.A.

MULTIBANCA COLPATRIA S.A. Certificado núm. 338204 Clase 36 Clase 35 “[…] negocios financieros y “[…] servicios de importación, compra y monetarios, seguros […]” venta, comercialización y distribución de baterías para uso automotor […]” Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa (“MAC STAR”), solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas (nominativa y mixta) (“MAC”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que

capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas; no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, amén que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas confrontadas, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de casa caso concreto. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de las sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales

pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”6 Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 6 Ibidem “[…] a) Se debe analizar cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]”7 Ahora, en tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia proferida

el 22 de mayo de 20148, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo