CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00130-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No es posible su exclusión del cotejo marcario por sustracción de materia / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca nominativa FINOL / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa FINOL previamente registrada en la misma clase [O]bservada la marca mixta del tercero con interés, resulta claro que prevalece el elemento nominativo FINO PEZ por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que va a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. […] La Sala precisa que las marcas objeto de cotejo incluyen el término FINO que es un término laudatorio inapropiable en exclusiva y además es un término cuyo uso, en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es común, como consta en la página web de la demandada, a la que ha acudido la Sala para tener mayores elementos de juicio. […] Teniendo en cuenta lo anterior, procedería la exclusión del cotejo del término FINO pero, habida cuenta que al

excluirlo, quedaría tan solo la letra “L” para el cotejo de la marca registrada FINOL, no es posible por sustracción de materia, razón por la cual la Sala se abstendrá de disgregar la marca registrada y realizará el cotejo entre los términos FINO PEZ y FINOL. […] una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINOL, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINOL. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca mixta FINOSOL / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚNExclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO -Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta FINOSOL previamente registrada en la misma clase [O]bservadas las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en las marcas FINO PEZ y FINOSOL por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las

que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. En los apartes anteriores se hizo referencia a las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de las marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo y a aquellas que adicionalmente están compuestas por dos o más palabras. Adicionalmente se mencionó que el término FINO es de uso común y que se excluye del cotejo. Así las cosas el cotejo entre las marcas mixtas es como sigue […] una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINOSOL, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO

PEZ y FINOSOL.

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca mixta FINO / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No es posible su exclusión del cotejo marcario por sustracción de materia / REGISTRO MARCARIO -Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud

con la marca mixta FINO previamente registrada en la misma clase [O]bservadas las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en las marcas FINO PEZ y FINO por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. En los apartes anteriores se hizo referencia a las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de las marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo y a aquellas que adicionalmente están compuestas por dos o más palabras. Como se mencionó anteriormente, procedería la exclusión del cotejo del término FINO que es de uso común, sin embargo no es posible por sustracción de materia, razón por la cual la Sala se abstendrá de disgregar la marca registrada y realizará el cotejo entre los términos FINO PEZ y FINO. […] si bien ambas marcas comparten el término FINO, la marca solicitada FINO PEZ está compuesta adicionalmente por el término PEZ, que es genérico lo que, aunado a los elementos gráficos, anula cualquier riesgo de confusión conceptual o ideológica entre las marcas cotejadas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINO, no presentan similitud

ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINO. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca mixta FINOLIGTH / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No es posible su exclusión del cotejo marcario por sustracción de materia / TÉRMINO EVOCATIVO – Lo es LIGTH / REGISTRO MARCARIO -Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta FINOLIGTH previamente registrada en la misma clase Para la Sala, observadas las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en las marcas FINO PEZ y FINOLIGHT debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. La Sala precisa que la marca registrada objeto de cotejo incluye como sufijo el término LIGHT que es un término del idioma inglés, cuyo significado entiende el consumidor promedio y es sugestivo o evocativo en cuanto que este lo asocia con ciertas características del producto identificado por la marca, como es la de ser un producto bajo en calorías. Aunado

a lo anterior, LIGHT es un término cuyo uso, en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es común, como consta en la página web de la demandada , a la que ha acudido la Sala para tener mayores elementos de juicio. En efecto, a la fecha de solicitud de FINO PEZ en el año 2008, coexistían en el registro diversas marcas, que contienen la palabra LIGHT […] En razón de lo anterior, procedería excluir el término LIGHT, pero habida cuenta que se mencionó anteriormente que el término FINO también es de uso común, no es posible excluir ambos términos para realizar el cotejo por sustracción de materia, razón por la cual la Sala se abstendrá de disgregar la marca registrada y realizará el cotejo entre los términos FINO PEZ y FINOLIGHT. […] una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINOLIGHT, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINOLIGHT.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00130-00

Actor: INDUSTRIAS DE ACEITE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Criterios de comparación entre marcas mixtas cuyo elemento predominante es el nominativo y marcas nominativas y mixtas en las que también prevalece el elemento nominativo. Ausencia de riesgo de confusión y de asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Industrias de Aceite S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31608 de 26 de junio de 2009, 41690 de 24 de agosto de 2009 y 50858 de 30 de septiembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Industrias de Aceite S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta

en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31608 de 26 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 41690 de 24 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 50858 de 30 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante las resoluciones mencionadas se concedió el registro de la marca mixta FINO PEZ 1 Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 114 a 156 3 “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 4 “Código Contencioso Administrativo” 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier

persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la parte demandada cancelar la inscripción del Certificado de Registro núm. 389206 asignado a la marca mixta FINO PEZ para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones7: “[…] 2.1 Que se decrete la nulidad de la Resolución número treinta y un mil seiscientos ocho (31608) del veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA.,

y conceder el registro de la marca FINO PEZ (mixta) para distinguir "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles", productos estos de la clase 29 Internacional, a favor de la Sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. 2.2 Que se decrete la nulidad de la Resolución numero cuarenta y un mil seiscientos noventa (41690) del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación interpuesto por la Sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA., en el sentido de confirmar la Resolución número treinta y un mil seiscientos ocho (31608) del veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA., y conceder el registro de la marca FINO PEZ (mixta) para distinguir productos de la clase 29 Internacional a favor de la Sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. 7 Cfr. Folios 115 a 118 2.3 Que se decrete la nulidad de la Resolución numero cincuenta mil ochocientos cincuenta y ocho (50858) de treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA., confirmando la Resolución número treinta y un mil seiscientos ocho (31608) del veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA., y conceder el registro de la marca FINO PEZ (mixta) para distinguir productos de la clase 29 Internacional a favor de la Sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A., y se declara agotada la vía gubernativa. 2.4 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA., y consecuentemente se niegue el registro de la marca FINO PEZ (mixta) para distinguir productos de la clase 29 Internacional a favor de la Sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A., en los términos de la oposición tramitada en el expediente administrativo N° 2008-123703 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.5 Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el archivo de la solicitud de registro de la marca FINO PEZ (mixta) para distinguir productos de la clase 29 Internacional a favor de la Sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. 2.6 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos8 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El 20 de noviembre de 2008, la Organización Pajonales S.A., el tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca mixta FINO PEZ para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue radicada bajo el expediente núm. 08-123703 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 600 de 30 de enero de 2009. 8 Cfr. Folios 118 a 124 4.2. Industrias de Aceite S.A.presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca mixta FINO PEZ, con base en sus derechos previos sobre las marcas registradas FINO, FINOL, FINOLIGHT y FINOSOL para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de le Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 31608 de 26 de junio de 2009, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta FINO PEZ para identificar "[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos,

leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]" en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 31608 de 26 de junio de 2009. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 41690 de 24 de agosto de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31608 de 26 de junio de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de Resolución núm. 50858 de 30 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31608 de 26 de junio de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio la vulneración de los artículos 1349 y 136, literal a)10, de la Decisión 486. 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras,

símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación11 así: 6.1. Manifestó que la parte demandada violó por falta de aplicación el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 por cuanto “[…] la División de Signos Distintivos, efectuó un cotejo inadecuado y parcial entre el signo FINO PEZ cuyo registro solicitó la sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. […] y las marcas previamente registradas por mi poderdante […] dando así, al solicitante del registro de la marca FINO PEZ una protección que excede los reales derechos, en tanto los signos cotejados corresponden a clases iguales y entre ellos existe un real riesgo de asociación y/o confusión […]”12. 6.2.Indicó que “[…] los productos que se encuentran en el mercado de titularidad de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA, se encuentran identificados por la denominación FINO y generalmente van acompañados de otro elemento nominativo y un elemento gráfico, motivo por el cual un producto de iguales características que contenga idéntica denominación será fácilmente identificado y asociado con los demás productos de iguales características y que contengan la denominación FINO. Así mismo la palabra PEZ y el elemento gráfico incluidos en la marca de la sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A., no le aportan suficiente distintividad, con lo cual su elemento nominativo adquiere mayor

de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]”. 10 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 11 Cfr. Folios 124 a 152 relevancia, teniendo en cuenta que será finalmente este componente el que lleve al consumidor a seleccionar un producto a cambio de otro […]”13. 6.3.Argumentó que “[…] la denominación FINO en comparación con las gráficos que la acompañan, tiene un tamaño mucho mayor, así mismo, a pesar que la marca FINO PEZ se presenta de forma mixta y con gráficos diferentes a los utilizados por los otros signos, esto no logra desvirtuar el riesgo de confusión respecto a los signos registrados de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A., IASA, por el contrario podría generar en la mente del consumidor, la idea que la inclusión de esos nuevos elementos gráficos hace parte de un campaña innovadora de las marcas de mi poderdante, continuando así el riesgo de confusión. Por lo anterior, en este caso, se generaría lo que la doctrina denomina confusión indirecta […]”14. 6.4. Sostuvo que “[…] En las Resoluciones proferidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio, se realizó un examen parcial, pues tan solo se analizó la posibilidad de confusión entre los signos partiendo de sus elementos, visuales, (denominativos y gráficos) y se concluyó que las diferencias entre uno y otro le permitirían diferenciar al consumidor una marca de la otra. Sin embargo se obvió realizar un examen a fondo de los productos identificados con las marcas en mención, omitiendo así un análisis fonético y conceptual y la valoración de la alta posibilidad de asociación existente entre las marcas FINO PEZ, FINO SOL, FINO, FINOLIGHT y FINOL […]”15. 12 Cfr. Folios 127 y 128 13 Cfr. Folio 128 14 Cfr. Folio 129 15 Cfr. Folio 131 6.5. Mencionó que “[…] los signos en conflicto comparten prácticamente las mismas consonantes, ubicadas en la misma posición, como también en sus vocales, lo cual le da a los signos en cotejo el mismo aspecto visual […]. Entre las marcas en cotejo existe similitud fonética ya que al ser pronunciadas generan un sonido similar lo que, sin duda, inducirá al consumidor a incurrir en error […] la marca FINO PEZ tiene la misma sonoridad que la marca FINOSOL, FINOLIGHT, FINO y FINOL, lo cual impide aún más al consumidor distinguir una y otra marca en el comercio […]”16. 6.6.Agregó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos cotejados porque comparten los canales de comercialización; además, “[…] los productos de la marca solicitada pueden ser utilizados para la elaboración de los productos protegidos por la marca de mi poderdante, de manera que un

consumidor, al ver en el mercado un producto, bien podría asociar su producción con la calidad del producto de la marca de mi poderdante, o relacionar los productos de la marca a la que nos oponemos con los productos de la marca de mi poderdante […]; los productos descritos en una y otra solicitud de registro pertenecen al mismo género de productos aceites y grasas comestibles, todos ellos comprendidos en la clase 29 internacional […]; pueden ser sustitutivos uno de otro, lo cual los hace directamente competitivos aumentando así las posibilidades de confusión por parte de los consumidores […]”17. 6.7. Concluyó señalando que la parte demandada violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486 por cuanto “[…] la marca FINO PEZ (mixta) no es apta para distinguir en el mercado productos de la clase 29 Internacional a favor de ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A., ya que la naturaleza de los productos y la 16 Cfr. Folio 139 17 Cfr. Folios 137 a 142 relación existente con los productos de las marcas previamente registradas por mi poderdante FINOSOL, FINOLIGHT, FINO y FINOL es un obstáculo directo para su registro […]18. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial19, contestó la demanda20 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1.Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la Decisión 486 garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa.

7.2.Sostuvo que “[…] Para determinar el riego de confusión la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizaron un análisis de los signos en conflicto, para lo cual ejecutaron una comparación en conjunto, sin dividir sus elementos, desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual concluyendo que el signo solicitado FINO PEZ (MIXTA) y las marcas opositoras FINOSOL (MIXTA) FINO (MIXTA), FINOLIGHT(MIXTA), FINOL (DENOMINATIVA) solo coinciden en la expresión FINO, siendo una denominación marcaria débil, además desde el punto de vista ortográfico y fonético se observa que los signos confrontados presentan estructuras morfológicas disimiles que se individualizan y diferencian y que permiten que el consumidor no las confunda en el mercado […]”21. 18 Cfr. Folio 149 19 Cfr. Folios 302 a 304 20 Cfr. Folios 305 a 311 21 Cfr. Folio 310 7.3.Expuso que “[…] el signo solicitado FINO PEZ (MIXTA) presenta como elemento denominativo FINO PEZ, su elemento gráfico se evidencia como una medalla con diversas franjas con una figura de semejanza humana. También es cierto, que las marcas registradas opositoras presentan elementos denominativos diferentes, es decir; FINOL, FINOSOL, FINOLIGHT y sus elementos gráficos presentan una caligrafía diferente, así como dos franjas en la parte superior e inferior en algunas de las marcas opositoras y otras tienen un diseño de una figura de un chef, permitiendo al consumidor identificar y diferenciar las marcas en

conflicto y permitiendo la coexistencia en el mercado […]”22. 7.4. Manifestó que “[…] frente a la ausencia del primer elemento para la existencia de riesgo de confusión no es necesario que se pronuncie sobre la relación de productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto […]; cabe aclarar que la sociedad ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. le pertenece el registro marcario FINO PEZ dentro del expediente 01056588 […]”23.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, mediante apoderado especial24, contestó la demanda25 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1.Manifestó que […] ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A., quien actúa dentro del presente proceso en calidad de tercero interesado en el resultado del proceso, es 22 Ibidem 23 Cfr. Folio 310 24 Cfr. Folio 295 25 Cfr. Folios 280 a 294 titular de la marca FINO PEZ + GRAFICA, pues tiene los siguientes registros de marca vigentes concedidos en su orden así: i) Resolución Número 570, de fecha 17 de Enero de 2002, Certificado de Registro 257189 Vigente hasta el 2012. Para amparar productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, en particular “Carne, pescado, aves y caza, extractos de los anteriores proa actos principalmente pescado en todas sus presentaciones. Aceite y grasas de estos productos”. ii) Resolución Número 914, de fecha 25 de Enero de 2007. Certificado de Registro 32917 vigente hasta el 2017. Para amparar productos comprendidos en la Clase 31 Internacional “Productos Piscícolas peces

vivos, alevinos; productos restringidos”. iii) Resolución Numero 31608, de fecha 15 de Abril de 2009. Certificado de Registro 389206, vigente hasta el 2019 para amparar productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, en particular “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles” […]”26. 8.2. Afirmó que “[…] las marcas: FINO PEZ + GRAFICA y FINO, FINOLIGHT, FINOSOL mixtas y FINOL nominativa, tal como lo determina el Superintendente Delegado, tienen un solo elemento común y muchos elementos diferenciadores; y este elemento es el simbolismo de productos contentivos de FINO. Por lo tanto la visión de conjunto evita caer en confusión ya que los productos van encaminados a un consumidor especializado que nunca caerá en confusión en la selección de sus product