CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00132-00-2015

MARCA BONFRUIT – Cancelación parcial de la marca por no uso comercial efectivo para amparar productos de la clase 30 internacional de Niza / CONEXIDAD COMPETITIVA – Casos en los que se realiza dicho estudio El Tribunal indicó en la Interpretación prejudicial de este caso (095-IP-2012) que la oficina nacional competente, solo podrá hacer el estudio de la conexidad competitiva, respecto de la marca parcialmente cancelada y sobre los productos que aun ampara cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada; cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada o cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación. Dentro del proceso no se acreditó que existiera una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada; o que la cancelación por falta de uso se haya hecho valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada, ni que la persona que promovió la cancelación parcial del registro haya solicitado un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación. Por ello no puede pretender el demandante obtener la nulidad de las decisiones de la entidad demandada por no haber realizado el estudio de la conexidad competitiva y considerar que “resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad (…)” cuando dicho estudio no correspondía hacerlo en ese momento, pues al no configurarse ninguna de las

situaciones descritas con anterioridad, no ameritaba hacerlo. Lo que sucedió en este caso es que el signo BONFRUIT (denominativo) estaba registrado para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y se canceló parcialmente el registro por lo que se limitó su cobertura para confitería y pastelería. En el momento en que se configure una de las situaciones en que la Superintendencia tenga que valorar si existe o no conexidad competitiva el demandante sí podrá exigir que ese estudio sea realizado, pero no antes que ello suceda y menos pretender por la nulidad de los actos administrativos atacados utilizando ese argumento. MARCA – Prueba de su uso / CANCELACION DE LA MARCA – Tiene lugar cuando sin motivo justificado no se usa / MARCA – Uso efectivo. Causales de justificación para su no uso / CANCELACION PARCIAL DE LA MARCA – Por no usarla en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada. Deber de la autoridad administrativa de examinar la conexión competitiva entre los productos El registro como marca de un signo distintivo impone al titular la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, según lo dispuesto por el artículo 166 de la Decisión 486. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se

hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba respecto del uso de la marca corresponde a su titular, y podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. (…). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, genera como consecuencia la cancelación de la marca, de manera total o parcial por parte de la oficina nacional competente, en este caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, y por tanto, la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. (…). Para determinar si una marca se ha usado o no, el Tribunal ha establecido que es necesario entender el concepto de uso, y para ello se debe acudir al principio del “uso efectivo de la marca”. Se usa de manera efectiva cuando los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado, amparados por la marca cuyo uso se esté examinando, debe aclararse que los productos deben estar disponibles en las cantidades que resulten pertinentes teniendo en cuenta su naturaleza y forma o canal de comercialización. (…). No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que el motivo de la falta de uso provino de una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado que si una de estas situaciones se configura y es probada por parte del interesado, se deberá interrumpir el cómputo del plazo de tres (3) años y una vez

desaparezca el hecho deberá contarse nuevamente. (…). El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, se ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que ampara la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (…). Cuando existe una cancelación parcial por no uso, se le impone una carga a la autoridad administrativa consistente en velar porque no exista conexión competitiva entre los productos o servicios cuyo amparo fue cancelado y entre los que se comprobó su uso FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 166 / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 167

NORMA DEMANDADA: NO APLICA NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad Comestibles Italo S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó las resoluciones 20979 de 27 de agosto de 2004, 55415 de 29 de octubre de 2009 y 65771 de 21 de diciembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se canceló parcialmente por no uso la marca BONFRUIT para la clase 30 internacional de Niza, limitando su cobertura a confitería y pastelería. Solicitó que se le ordena a la SIC restablecer la vigencia del certificado de registro 173535 correspondiente a la marca Bonfruit en la clase

30 para todos los productos. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00132-00

Actor: COMESTIBLES ITALO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso, a través de apoderado, la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la 20979 de 27 de agosto de 2004, la 55415 de 29 de octubre de 2009 y la 65771 de 21 de diciembre de 2009 por medio de las cuales se canceló parcialmente la marca BONFRUIT para la clase 30 Internacional.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA

La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 20979 del 27 de agosto de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC dentro del expediente administrativo No. 92 322630, por medio de la cual se canceló el registro de la marca Bonfruit en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Comestibles ITALO S.A. 2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 55415 del 29 de octubre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 92 322630, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la cancelación parcial del registro de la marca Bonfruit en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Comestibles ITALO S.A. 2.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 65771 del 21 de diciembre de 2009, proferida por el delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente administrativo No. 92 322630, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la cancelación parcial del registro de la marca Bonfruit en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Comestibles

ITALO S.A.

2.1.4. Que como restablecimiento del derecho se le ordene a la SIC restablecer la vigencia del certificado de registro 173535 correspondiente a la marca Bonfruit en la clase 30 para todos los productos para los que fue concedido en el año 1995. 2.1.5. Que se ordene a la SIC dictar dentro del treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 2.2.6. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. Que la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. solicitó el registro como marca del signo BONFRUIT (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el mencionado registro y posteriormente lo renovó. 2.2.2. Que el 22 de agosto de 2003, la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial de la marca BONFRUIT (denominativa). 2.2.3. Que por medio de la Resolución 20979 de 27 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro de la marca BONFRUIT (denominativa), “en sentido de excluir de la cobertura de la marca los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas

de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. 2.2.4. Que como consecuencia se limitó el registro de la marca BONFRUIT (denominativa) para confitería y pastelería. 2.2.5. Que contra dicha Resolución la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.2.6. Que el recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 55415 de 29 de octubre de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 2.2.7. Que el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 65771 de 21 de diciembre de 2009 resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 20979 (…). Negar la cancelación total por no uso (…) de la marca BONFRUIT (nominativa) (…). Cancelar parcialmente (…) la marca BONFRUIT, en sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias;

hielo, comprendidos en la Clase 30 internacional. Como consecuencia de la anterior limitación (…) de la marca BONFRUIT (…) para confitería y pastelería (…)”. 2.2.8. Que la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho contras las anteriores resoluciones. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Estiman los demandantes que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas la parte demandante afirmó: 2.3.1. Que la cancelación parcial debe estar supeditada al resultado objetivo que arroje un estudio del uso real y efectivo del mismo para identificar algunos de los productos para los cuales fue registrado, siendo excepción reconocida en la ley que los productos guarden una íntima relación entre sí. 2.3.2. Que dentro de algunas clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la clase 30, los productos amparados dentro de estas clases guardan estrecha relación entre sí. 2.3.3. Que según la jurisprudencia del Tribunal Andino y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 las posibilidades de registro de una marca igual o similar a otra previamente concedida en la clase 30 hubiera sido desestimada por la estrecha relación de productos y que resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión en el mercado. 2.3.4. Que el uso de la marca debe mirarse en relación con los productos que

fabrica un determinado empresario, así como frente a sus capacidades de producción. 2.3.5. Que la marca BONFRUIT (denominativa) “ha sido usada para identificar productos de la clase 30, la cual a su vez está constituida por productos que guardan una estrecha relación entre sí”. 2.3.6. Finalmente que frente a la cancelación parcial de signos distintivos, y apelando a la similitud, por naturaleza, de los productos de la clase 30, permitir la cancelación parcial de una marca en dicha clase obedece a una trasgresión de la norma por cuanto no resulta coherente decidir en unos casos que las marcas no pueden coexistir por similitud o conexidad de los productos, y en otros casos que las marcas deben ser canceladas porque no hay semejanzas entre los mismos”. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente: 3.1.1. Que con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 3.1.2. Que cada caso de estudio para la cancelación por no uso se da de forma independiente y que “el uso real y eficaz de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se da para productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA, conforme el valor probatorio que se le dio a las pruebas aportadas”. 3.1.3. Que no comparte los argumentos esgrimidos por el actor teniendo en cuenta que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que distinguen demuestren que se encuentran en el comercio, es decir, no basta que

se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios autorizados sino para cada uno de ellos o similares, no puede pretender el actor que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos como CONFITERÍA Y PASTELERÍA dentro de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se hagan extensivos a los restringidos, teniendo en cuenta, que en los últimos no existe relación alguna de competitividad y dentro del acervo probatorio aportado no se evidencia prueba alguna que demuestren que se encuentren en el mercado. 3.1.4. Que para determinar si los productos de la Clase 30 excluidos de la cobertura de la marca BONFRUIT (denominativa) y los productos para los que se limitó su uso, es decir, PASTELERÍA Y CONFITERÍA se necesita que exista finalidades idénticas, lo que haría presumir que se encontraran en el mercado, pero que para este caso encontraron que sus finalidades, naturaleza, canales de comercialización, la necesidad que satisfacen son diferentes, no son intercambiables, cuentan con identidad propia, son desarrollados por una empresa particular, son materia prima de los confites y pastelería, y que respecto a la infraestructura de la empresa no se presentó prueba alguna que permitiera acreditar que el titular de la marca pueda producir los productos que se excluyeron. Y que además no existe una relación de género y especie entre los alimentos autorizados y los cancelados por lo que no guardan una relación estrecha entre los productos, siendo procedente la exclusión dentro del registro por no probarse su uso. 3.1.5. Que se tuvo en cuenta “la prueba del uso efectivo y real de los turrones de

chocolate de la marca registrada BONFRUIT (NOMINATIVA) y ello resulta similar a los productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA”. 3.1.6. Que no existe similitud o conexidad competitiva entre los unos y los otros y la reducción realizada a la cobertura de los productos de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) es acorde con lo preceptuado en la Decisión 486 de 2000 y criterios jurisprudenciales. 3.2 La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, tercero con interés directo en el proceso, al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente: 3.2.1. Que no se violó el artículo 165 de la Decisión 486 toda vez que la cancelación parcial de la marca BONFRUIT se profirió teniendo en cuenta no solo la ley marcaria, la cual es explícita, sino siguiendo además los parámetros que da el Tribunal Andino motivo por el cual en ningún momento se está violando la norma citada por la actora, sino por el contrario se está cumpliendo a cabalidad. 3.2.2. Que no es cierta la afirmación de la actora de que todos los productos de la Clase 30 están vinculados entre sí. Por lo que marcas similares pueden coexistir para distinguir productos diferentes que se encuentran dentro de la misma clase. 3.2.3. Que la Superintendencia actuó bien al cancelar parcialmente el registro de la marca BONFRUIT para los productos que no estaba siendo usada y que definitivamente los otros productos para los que se encontraba protegida la marca BONFRUIT no guardaban ninguna relación con los productos de CONFITERÍA, y al no probarse el uso efectivo de la misma para otros productos, la administración

no tenía más opciones que actuar y cancelar la marca de manera parcial. 3.2.4. Que no tiene ninguna relevancia traer a colación lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque no se está discutiendo un caso de irregistrabilidad de un signo sino de una solicitud de cancelación. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda y el tercero con interés en el proceso que intervino en éste presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 095-IP-2012 de fecha 26 de noviembre de 20121, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume

que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca en el mercado, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar 1 Folios 368 a 375 del expediente. el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca BONFRUIT (denominativa).

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la

persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

SEXTO: La oficina nacional competente, realizará un análisis de la conexión competitiva, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos:  Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada.  Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.  Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00132 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente el registro de la marca BONFRUIT (denominativa), “en sentido de excluir de la cobertura de la marca los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones

hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la

identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” 6.3.- Dentro del presente caso se propone una discusión relativa a la posibilidad y procedencia de la cancelación parcial por no uso comercial efectivo de la marca BONFRUIT registrada para amparar productos de la clase 30 internacional de Niza, por ello le corresponderá a la Sala hacer un estudio sobre la cancelación de un registro marcario por falta de uso y su procedimiento para determinar si los

actos atacados incurrieron en alguna de las causales de nulidad. 6.4. Para ello considera la Sala que debe hacerse un estudio sobre la cancelación de las marcas basados en la interpretación prejudicial allegada al proceso (095-IP2012) y lo establecido en la del proceso 180-IPde 2006. Para efectos de un mejor entendimiento del tema debe establecerse el siguiente orden conceptual: 6.4.1. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación; 6.4.2. Prueba del uso de una marca; 6.4.3. Falta de uso de la Marca; 6.4.4. Causales de Justificación para el no uso de la marca; 6.4.5. Efectos de la cancelación de la marca por no uso; 6.4.6. Cancelación parcial de un registro y finalmente; 6.4.7. La cancelación parcial de un registro y la conexión competitiva. Una vez revisados los anteriores elementos se tendrán los argumentos jurídicos necesarios para determinar si hubo o no una indebida actuación por parte de la entidad demandada. 6.4.1. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. Lo primero que debe decirse al respecto es que el artículo 165 de la Decisión 486 dispone que el trámite administrativo de cancelación de marca se inicia, única y exclusivamente a petición de parte, es decir no existe de oficio, y lo podrá hacer cualquier persona interesada en ello, para lo cual deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca que deberá ser valorado por la autoridad administrativa. En cuanto a la oportunidad para hacerlo, el parágrafo segundo del artículo 165 de la norma comunitaria dispone que solo puede iniciarse después de tres años contados

a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite administrativo de registro marcario. 6.4.2. Prueba del uso de una marca. El registro como marca de un signo distintivo impone al titular la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, según lo dispuesto por el artículo 166 de la Decisión 486. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusi