CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00133-00-2018

LEMA COMERCIAL – Finalidad [L]a Sala advierte que el lema comercial debe cumplir con los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para el registro de marcas, entre ellos, el de la distintividad, es decir, debe tener capacidad intrínseca para distinguir unos servicios de otros, sin que sea válido afirmar que la distintividad de la marca a la que el lema se asocia se pueda extender a éste o que la misma se presuma. En efecto, “[…] el carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. […] Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio […]”. […] [E]l examen de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse de manera independiente y no como un solo signo distintivo, toda vez que si bien es cierto que el lema acompaña a la marca también lo es que el mismo es un complemento utilizado para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. LEMA COMERCIAL – De la expresión THE BEST LOGISTICS TEAM / SIGNO DESCRIPTIVO – No registrable / LEMA COMERCIAL – Cuando el lema está en el idioma inglés y su significado es conocido por bastantes consumidores puede ser tratado como un término local / LEMA COMERCIAL – El demandante debe probar que la frase en inglés no es común a los servicios de la clase a la cual pretende registrar y que el consumidor

promedio de esos productos no reconocería el significado del mismo / REGISTRO MARCARIO – No procede frente el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM al no existir elementos que le otorguen fuerza distintiva [E]n relación con las palabras en idioma extranjero, la Sala encuentra que el Tribunal de Justicia Andina ha señalado que “[…] se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al forma parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro”. No obstante lo anterior, la misma jurisprudencia sostiene que cuando el significado del lema es conocido por la mayoría de los consumidores puede ser tratado como términos locales por ser vocablos aprendidos en niveles básicos o elementales de idiomas que forman parte de la educación básica en Colombia. […] [L]a Sala encuentra que el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM (nominativo) solicitado por la sociedad OPEN MARKET LTDA. para acompañar la marca OPEN MARKET, representado por un conjunto de (4) palabras en el idioma inglés, cuya traducción corresponde a EL MEJOR EQUIPO DE LOGISTICA, es un lema perceptible que puede representarse gráficamente. […] [A] partir de un juicio objetivo, no se requiere de un conocimiento especializado del idioma inglés, inclusive ni siquiera de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. Se refuerza esta idea, cuando el significado del lema comercial en inglés es comprensible por parte del consumidor promedio de este tipo de servicios. […] En este orden de ideas, la Sala considera que aunque el conjunto del lema comercial solicitado está en idioma inglés, también lo es que

es perfectamente viable su traducción y comprensión y el público especializado en la clase conoce su significado. Al demandante le correspondía probar que la frase en ingles no es común a los servicios de la clase a la cual se pretende registrar y que el consumidor promedio de esos productos no reconocería el significado del mismo. […] [E]l lema resulta ser descriptivo de los servicios que presta por cuanto a partir del significado de la palabra “logística” proporcionado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se desprende que el consumidor promedio entiende las características de los mismos, esto es, que se trata del mejor grupo de logística en la prestación de los servicios de publicidad, administración, gestión de negocios y trabajos de oficina. […]En conclusión, para esta Sala las expresiones THE BEST LOGISTICS TEAM constituyen, de manera clara, y directa, para un consumidor promedio, una descripción laudatoria de las calidades y características de los servicios prestados por la sociedad solicitante, la cual, por lo demás, no cuenta con elementos adicionales que le otorguen fuerza distintiva.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 23 de abril de 1998, Radicación CE-SEC1-EXP1998-N4022, C.P. Juan Alberto

Polo Figueroa.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 179

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00133-00

Actor: OPEN MARKET LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: LEMA COMERCIAL THE BEST LOGISTICS TEAM – CARECE DE

DISTINTIVIDAD AL SER UNA EXPRESIÓN DE CONOCIMIENTO

GENERALIZADO Y DESCRIPTIVA PARA LA CLASE 35 DEL NOMENCLÁTOR

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó la sociedad OPEN MARKET LTDA., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 36792 del 24 de julio de 2009, 41271 de 19 de agosto de 2009 y 48545 28 de septiembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional

de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad OPEN MARKET LTDA. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1. Sírvase declarar nulidad de la Resolución 36792 del 24 de julio de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No 08-128182, por medio de la cual se negó el registro del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Open Market Ltda. 2.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 41271 del 19 de agosto de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 08-128182, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la negación del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Open Market Ltda. 2.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 48545 del 28 de septiembre de 2009, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 08-128182, por medio

de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la negación del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Open Market Ltda. 2.4. Igualmente, como restablecimiento del derecho, que ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 internacional. 2.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 2.6. Finalmente, pido que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandad a […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad OPEN MARKET LTDA., presentó el 2 de diciembre de 2008, una solicitud de registro del lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, para amparar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 601 de 27 de febrero de 2009, frente a la cual el señor Mauricio Jaramillo Campuzano, actuando en nombre propio, presentó escrito de oposición, con fundamento en que el lema solicitado está compuesto por expresiones que en su conjunto comunican las características esenciales de los servicios de logística, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos

de oficina de la clase 35 ibídem. Afirmó que mediante la Resolución 36792 de 24 de julio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro del lema comercial solicitado Recordó que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra del acto administrativo antes citado. Puso de presente que el 19 de agosto de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución 41271 por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes. Finalmente, anotó que el 28 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 48545, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora estimó que con los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 literal a); 135 literales a) y b); 175; 176; 177 y 179 de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina. Manifestó que es evidente que el signo negado por la Superintendencia de Industria y Comercio reúne las características que lo hacen plenamente registrable e identificable, por cuanto en su entender:

“[…] 5.4.41. Representa una combinación de palabras completamente reproducible. 5.4.4.2. Por estar escrito en idioma inglés goza de la presunción de distintividad que favorece a las palabras de fantasía. 5.4.4.3. Junto con lo anterior, teniendo en cuenta que se asemeja a una expresión compuesta por palabras de fantasía, el registro sólo daría lugar a reclamar protección sobre el conjunto solicitado como lema comercial y no sobre las palabras vistas individualmente, ni mucho menos sobre la traducción de la idea que busca comunicar. 5.4.4.4. Gracias a lo anterior, no hay lugar a hablar de perjuicios para productos similares pues lo que se busca con lo anterior es la protección de un conjunto específico de palabras, escritas en inglés, y no apropiarse de cada una de las palabras vistas individualmente, ni mucho menos de la traducción de todas o las mismas al idioma castellano […]”. Precisó que “[…] las palabras que componen el signo distintivo no son de uso general […], además que “[…] se está fraccionando palabra por palabra la composición del lema comercial, cuando éste por su naturaleza debería ser analizado en conjunto: Partiendo de la base de que los lemas comerciales son conjuntos de palabras dispuestas de forma tal que refuercen una marca, no hay lugar a analizar lo que se expresa cada palabra o su percepción y reconocimiento por el público consumidor, sino si en su conjunto logra darle mayor distintividad a la misma […]”. Consideró que en materia de lemas comerciales debe analizarse sí la expresión ha sido organizada de forma original y distintiva para cumplir el papel que por ley

se le ha atribuido, esto es, de reforzar las marcas de las cuales son accesorios.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que “[…] el signo solicitado a registro esto es, el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, clase 35 Internacional, está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Normativa Andina por lo tanto, el lema comercial, THE BEST LOGISTICS TEAM, NO es apto para distinguir en el mercado los productos que ampara mucho menos, para coadyuvar a la marca registrad OPEN MARKET, a publicitar los productos que ésta ampara […]”. Argumentó que “[…] al ser el lema comercial, THE BEST LOGISTICS TEAM, una expresión NO SÓLO de traducción casi inmediata por parte del consumidor promedio colombiano destinatario de este tipo de productos y/o servicios sino también, una expresión común a los empresarios de la respectiva clase o relacionadas, el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, se hace irregistrable […]”. Afirmó que no se puede registrarse como lema comercial las frases simples comúnmente utilizadas para promocionar productos, las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se

publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. Aseveró que si bien es cierto que la exigencia de distintividad de un lema comercial no es igual a la de una marca, también lo es que ello no quiere decir que el lema no deba ser distintivo. Puso de presente que la parte actora reconoce en su escrito de demanda que se requiere que el conjunto de palabras de uso común que se emplean en el lema sirvan para reforzar la marca de forma tal, que permitan al consumidor tener mayor recordación de la misma en el mercado, por lo tanto el lema en sí mismo, debe gozar de distintividad, sólo así podrá cumplir la función a la que es llamado. Finalmente, consideró que “[…] el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, a simple traducción para el consumidor promedio colombiano destinatario de este tipo de productos y/o servicios, significa “el mejor equipo de logística”, luego mal podría aseverarse, que constituye un “signo de fantasía” adicionalmente, THE BEST LOGISTICS TEAM, refiere de manera directa características propias y esenciales de los productos amparados en la clase 35 internacional […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO. El tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que “[…] es evidente que no es posible, ni legal, fundamentar la distintividad de un lema comercial en la marca que éste acompañada, no pretender el registro de expresiones descriptivas o laudatorias, con el argumento de que el análisis de un lema se puede realizar con algún flexibilidad, pues es

claro que la Norma Andina prohíbe el registro de esta clase de expresiones ya sea que se soliciten como marcas o como lemas comerciales […]”. Aseveró que la expresión THE BEST LOGISTICS TEAM, independientemente del idioma en que se encuentre escrita, es percibida por el consumidor promedio de los servicios de la clase 35 como la designación de cualidades o característica propias de dichos servicios. Argumentó que la referida expresión no puede ser registras como lema comercial, por cuanto de concederse su registro se estaría constituyendo un monopolio ilícito y contrario a las reglas de la libre competencia, pues se estaría privando a la comunidad en general y, en particular, a los consumidores y comerciante de servicios de la clase 35 del uso de elementos que forman parte del vocabulario comúnmente usado por ellos. Recalcó que “[…] es completamente equivocado afirmar que existe “una presunción de distintividad […]”, dada por el hecho de que la expresión se encuentra escrita en el idioma inglés, toda vez que tal fenómeno no existe en el derecho marcario, pues la distintividad de un signo, ya sea lema o marca, no se presume en ningún caso, sino que debe ser estudiada en relación directa con los productos o servicios que éste pretenda distinguir. Puso de manifiesto que para los usuarios de los servicios de la clase 35 el concepto o el mensaje de la expresión THE BEST LOGISTICS TEAM es absolutamente claro y fácilmente comprensible, a pesar de que dicha expresión se encuentre en idioma inglés. Sobre la capacidad descriptiva del lema señaló que “[…] le informa de manera clara y directa al citado consumidor, cualidades propias de los citados servicios, y

en consecuencia aplicables o deseable por cualquier otro comerciante que ofrezca comercialmente las mimas prestaciones, razón por la cual es claro que el signo en mención no puede ser apropiado de manera exclusiva, ni por el actor, ni por ninguna otra persona […]”. Finalmente, expuso que “[…] es claro que no hacen falta mayores análisis para concluir que la expresión solicitada como lema comercial no podía ser registrada por la entidad demandada, en atención a que ésta constituye un signo descriptivo en relación con los servicios que con ella se pretendía distinguir y es un elemento que debe permanecer disponible para la generalidad de los comerciantes del sector, lo que la hace estar claramente incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 35 de la Decisión 486 […]”. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 13-IP-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.

CUARTO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

QUINTO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM (denominativo) tendría un

significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés.

SEXTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva […]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 1 de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e intervinientes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad OPEN MARKET LTDA., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 36792 del 24 de julio de 2009, 41271 de 19 de agosto de 2009 y 48545 28 de septiembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM que acompaña a la marca OPEN MARKET, para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del lema comercial en comento desconociendo los artículos 134 literal a); 135 literales a) y b); 175; 176; 177 y 179 de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- La normatividad andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina: “[…] DECISIÓN 486 DEL 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las

expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”. Artículo 179. - Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De conformidad con el problema jurídico planteado y la normativa andina antes transcrita, la Sala estima necesario determinar sí era procedente el registro del lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM solicitado por la sociedad OPEN MARKET LTDA., el cual acompaña a la marca OPEN MARKET previamente registrada de su propiedad. Los servicios que pretende amparar el lema comercial son los comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. La actora sostiene que la denegación del registro de la expresión THE BEST LOGISTICS TEAM viola las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina en tanto el mismo cumple con el requisito de distintividad fijado por la normativa andina para que proceda su registro. Así las cosas, la Sala analizará si el lema solicitado es distintivo y, además, resulta ser descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 35 Internacional; o si, como alega la actora, es de fantasía por tratarse de un lema en idioma inglés cuyo significado es desconocido para el público en general. Al respecto y a propósito de los lemas comerciales, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal Andino sostuvo: “[…] Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:  “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la

marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).  El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.  El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).  El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo). El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales […]” (negrilla fuera de texto). Conforme con lo anterior, la Sala advierte que el lema comercial debe cumplir con los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para el registro de marcas, entre ellos, el de la distintividad, es decir, debe tener capacidad intrínseca para

distinguir unos servicios de otros, sin que sea válido afirmar que la distintividad de la marca a la que el lema se asocia se pueda extender a éste o que la misma se presuma. En efecto, “[…] el carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. […] Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio […]”1 (negrilla fuera de texto) En este sentido, el examen de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse de manera independiente y no como un solo signo distintivo, toda vez que si bi