CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00142-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo AGUILA y las marcas mixtas y nominativas AGUILA previamente registradas en la clase 32 / REGLA DE LA ESPECIALIDAD / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo AGUILA en la clase 5 porque a pesar de ser similar a las marcas AGUILA de la clase 32 no existe conexión competitiva Comparación ortográfica […] La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso reprodujo en forma íntegra la marca AGUILA cuyo titular es la parte demandante, […] Comparación fonética […] En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica. Como quiera que las marcas enfrentadas son iguales en su escritura y en su fonética, razón por la cual la identidad entre ellas salta a la vista. Comparación conceptual o ideológica […] La Sala considera que la expresión AGUILA, de las marcas enfrentadas, es una palabra en idioma castellano, pero que su significado no guarda relación con los productos que amparan ni evoca sus características y propiedades, por lo cual son marcas arbitrarias, motivo por el cual, las marcas en cuestión no pueden ser cotejadas desde este punto de vista. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala considera a partir del estudio de la

cobertura de cada una de las marcas, que los productos tienen diferentes canales de comercialización debido a que las cervezas, aguas minerales, bebidas no alcohólicas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas son ofrecidas en lugares como tiendas, supermercados, restaurantes y bares, mientras que los pesticidas, herbicidas y las preparaciones para destruir animales dañinos y los funguicidas son vendidos en tiendas o almacenes especializados en el sector agro-ganadero. Asimismo, la Sala considera que no comparten los mismos medios de publicidad, dado que en los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente la cerveza, se realiza a través de eventos deportivos, culturales y sus respectivas transmisiones al público, como los comerciales en radio y televisión y en el caso de los productos de la Clase 5 de la citada Clasificación se efectúa en medios especializados en productos agrícolas, comunicación directa y propaganda en establecimientos de comercio. Relación o vinculación entre los productos Para la Sala, al no tener los productos el mismo género, no existe una relación entre ellos porque, como se explicará, no son intercambiables o sustituibles. Uso conjunto o complementario de los productos La Sala considera que la finalidad de los pesticidas, herbicidas y las preparaciones para destruir animales dañinos y los funguicidas es exterminar animales o malas hierbas, mientras que los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza es refrescar y embriagar como es el caso de la cerveza. […] En suma, la Sala observa que, en el caso sub

examine, entre los productos identificados por las marcas objeto de comparación no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. En este contexto, la marca nominativa AGUILA cuestionada, no presenta una conexidad competitiva con las marcas propiedad de la parte demandante, por lo tanto, no se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo AGUILA y las marcas mixtas y nominativas AGUILA previamente registradas en la clase 32 / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo AGUILA en la clase 5 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia no genera riesgo de confusión o asociación con las marcas marcas mixtas y nominativas

AGUILA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala considera que en aquellos eventos en los cuales las marcas no presentan un riesgo de confusión o de asociación, ya sea porque no existe similitud o identidad o porque no existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que identifica, no hay lugar a estudiar la notoriedad de las mismas; y, en este sentido, reitera la posición de la Sala en oportunidades anteriores.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 226 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 226 LITERAL

B / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 226 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00142-00

Actor: BAVARIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas. Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Marca notoriamente conocida.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bavaria S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19330 de 27 de abril de 2019, 36177 de 21 de julio de 2009 y 49802 de 30 de septiembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Bavaria S.A., en adelante la parte demandante1 presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código

Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19330 de 27 de abril de 2009, “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”6; y 36177 de 21 de julio de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 49802 de 30 de septiembre del 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa AGUILA que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Basf Agro B.V., Arnhen (NL) Zweigniederlassung Wadenswil, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 310 a 355 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6Esta resolución: i) declaró la notoriedad de la marca AGUILA; ii) declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y iii) concedió el registro de la marca nominativa AGUILA para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 19330 del 27 de abril de 2009 y notificada el 21 de mayo de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-051.576, mediante la cual se concedió a favor de la sociedad BASF AGRO B.V. el registro de la marca AGUILA en la Clase 5 internacional y declaró infundada la oposición formulada

por BAVARIA S.A.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 36177 del 21 de julio de 2009 y notificada el 23 de julio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-051.576, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 19330 del 27 de abril de 2009 y concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Bavaria S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 49802 del 30 de septiembre de 2009 y notificada el 23 de octubre de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos (sic) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-051.576, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Bavaria S.A., confirmando la concesión del registro de la marca AGUILA en la Clase 5 internacional a nombre de la sociedad BASF AGRO B.V.

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:  Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto.  Se declare fundada la oposición formulada por Bavaria S.A. contra la solicitud de la marca AGUILA en la Clase 5 internacional.  Se declare la notoriedad de la marca AGUILA de Bavaria S.A. 7 Cfr. Folios 310 y 311  Se anule el registro de la marca AGUILA en la Clase 5

internacional a nombre de BASF AGRO B.V. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 26 de mayo de 2005, el registro como marca del signo nominativo AGUILA para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La referida solicitud se publicó el 31 de enero de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 588, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas nominativas y mixtas AGUILA de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza de las cuales es titular. 4.3.La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 19330 de 27 de abril de 2009: i) declaró la notoriedad de la marca AGUILA, “para la industria de la CERVEZA para el periodo comprendido entre los años 2002 a 2004”8; ii) declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante; y iii) concedió el registro como marca del signo nominativo AGUILA para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 19330 de 27 de abril de 2009. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36177 de 21 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de

confirmar la Resolución núm. 19330 de 27 de abril de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49802 de 30 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19330 de 27 de abril de 2009. 8 Cfr. Folio 368 Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 1349, de los literales a)10 y h)11 del artículo 136, del artículo 15412 y de los literales d), e) y f) del artículo 15513 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1.Indicó que “[…] resulta evidente que en este caso existe un altísimo riesgo de confusión marcaria entre los signos AGUILA y AGUILA, teniendo en cuenta el conjunto general despertado por los mismos. En efecto, debido a las grandes semejanzas existentes entre tales signos, el público consumidor podrá pensar erróneamente que las marcas son el mismo signo, y que estas provienen de un 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre

otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 10 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 11“[…] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. 12 “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. 13 “[…] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: […] d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio […]”. mismo origen empresarial. Al respecto, es necesario tener en cuenta que los signos enfrentados comparten las mismas VOCALES y CONSONANTES [...]”14. 6.2.Sostuvo que “[...] la presentación de los signos, es indudable que éstos generan la misma impresión global y visual a los ojos del consumidor. Evidentemente comparten las mismas vocales y consonantes sin tener elementos adicionales que incrementan su inexistente distintividad [...] Al encontrarse la marca notoria AGUILA reproducida en la marca solicitada AGUILA, es claro que esta carece totalmente de elementos ortográficos que generen una distintividad

evidente entre las mismas [...]”15. 6.3.Agregó que “[...] Es indudable que las marcas en conflicto tienen una configuración fonética similar […]”16. 6.4.Precisó que “[...] existe confundibilidad entre los signos AGUILA y AGUILA, por lo tanto es procedente que se manifieste que la marca AGUILA NO goza de los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, el signo AGUILA no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio [...]”17. Violación del literal h) del artículo 136, del artículo 154 y de los literales d), e) y f) de la Decisión 486 6.5.Indicó que “[…] Teniendo en cuenta el anterior material probatorio, más aquel que ya reposa en el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio. 05-052.576, es evidente el CONTINUO CARÁCTER NOTORIO de la marca AGUILA [...]”18. 6.6.Resaltó que “[…] a pesar de que la marca AGUILA haya sido erróneamente concedida para amparar productos de la clase 5 internacional, en observación a la ruptura del principio de especialidad se debe proteger la marca notoria AGUILA, y rechazar el registro de aquella solicitada, toda vez que, en palabras del Tribunal Andino de Justicia “… con la Decisión 486 el amparo a la marca notoria rompe el 14 Cfr. Folio 327 15 Cfr. Folio 330 16 Cfr. Folio 331 17 Ibidem 18 Cfr. Folio 345

principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria” […]”19. 6.7.Sostuvo que “[…] de permitirse el registro de la marca AGUILA se estaría configurando el riesgo de asociación, toda vez que como quedó demostrado la EVIDENTE NOTORIEDAD de la marca AGUILA propiedad de Bavaria S.A., hace que los consumidores al encontrar un producto aún en la clase 5 que se identifique con la misma marca entenderán que coincide su origen empresarial con aquel que los productos identificados con AGUILA. Es así, que el solicitante hace un uso parasitario de la publicidad y crecimiento de Bavaria S.A. en relación con su marca AGUILA, así mismo y mediante el uso de la marca AGUILA en la clase 5 internacional se diluye la fuerza distintiva de la marca NOTORIA AGUILA toda vez que como quedó probado entre las mismas existe riesgo de confusión […]”20. 6.8.Concluyó que “[…] AGUILA goza de notoriedad en Colombia, toda vez que es una marca con alta nivel de recordación entre los colombianos, con altas sumas de inversión en publicidad y conocimiento de la misma tal y como lo demuestran cifras y documentos, adjuntos a la presente demanda. Es igual de importante tener en cuenta que Bavaria S.A. invierte en publicidad de AGUILA con el fin de

mantener su liderazgo como una de las marcas más importantes de Colombia, en consumo de cerveza y patrocinio de actividades para toda clase de público […]”21. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 19 Cfr. Folios 345 y 346 20 Cfr. Folio 346 21 Ibidem 22 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 477 23 Cfr. Folios 467 a 473 7.1.Indicó que “[...] Para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. En efecto “el principio de especialidad” circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud bancaria, para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida. Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la irregistrabilidad […]”24. 7.2.Señaló que “[…] en el presente caso el reconocimiento de la notoriedad de la marca AGUILA se ha efectuado en relación con productos pertenecientes a la

clase 32 internacional, específicamente CERVEZAS mientras que la marca objeto de la litis es solicitada para amparar los productos de la clase 5 relacionada con pesticidas y preparaciones para destruir animales dañinos el consumidor pueda asociarlo con cervezas o con el empresario que los produce pues se trata de productos y servicios diferentes con líneas de negocio y mercado diferentes en el comercio [...]”25. 7.3.Concluyó que “[...] los criterios de la conexidad competitiva entre los productos que pretende amparar el signo solicitado como el registrado se encuentra que su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, así como los empresarios que lo ofrecen, son totalmente diferentes pues los pesticidas, fungicidas y herbicidas están compuestos por elementos químicas y son utilizados para agricultura y horticultura, su función es la eliminación de plagas y su principal consumidor son agricultores y horticultores, en cambio los productos de la clase 32 son cervezas, son de consumo humano compuesto por cebada y otros cereales. Es así que dentro de los criterios de conexidad se da una diferencia bien marcada la cual hace que el consumidor no confunda la marca Aguila en la clase 05 y la marca Notoria Aguila en la clase 32 pues sus líneas de mercado y 24 Cfr. Folio 471 25 Cfr. Folio 472 productos y finalidad son diferentes. Circunstancia que hace viable su coexistencia en pacifica en el mercado [...]”26. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso27 contestó la demanda28 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.Indicó que “[...] aunque es evidente la identidad entre los signos en conflicto,

no existe identidad entre los productos distinguidos por ellos, ni siquiera semejanza entre los mismos, pues la marca utilizada por mi representada se encuentra dirigida a distinguir pesticidas, especialmente preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, mientras que ninguno de los registros para AGUILA ostentados por la sociedad actora se refiere a dichos productos, ni siquiera a productos de la misma clase 5 internacional donde se clasifican los productos de mi representada. Así mismo, dicha sociedad no cuenta con registro marcario alguno para el signo AGUILA en las clases relacionadas con la mencionada clase 5 internacional [...]”29. 8.2.Resaltó que “[…] la marca AGUILA de BAVARIA S.A. fue reconocida como notoria por la SIC mediante Resolución No. 19330 de 27 abril de 2009, únicamente para la clase 32 internacional, para la industria de la cerveza para el periodo comprendido entre los años 2002 y 2004. En dicha resolución, la SIC consideró que la notoriedad se cumplía para los elementos de la clase 32 específicamente, en particular la industria de la CERVEZA, sin que dicha notoriedad se permitiera al titular de la marca reconocida como notoria extender su derecho de exclusión a bienes que en nada se relacionan con dichos productos y no guardan relación ninguna respecto de sus industrias […]”30 (Destacado del texto). 8.3. Adicionó que los productos identificados por las marcas en conflicto“[…] son totalmente diferentes, pues mientras BAVARIA S.A. es una compañía dedicada principalmente a la fabricación y comercialización de productos para el consumo humano, tales como cervezas, jugos, refrescos y en general toda clase de

26 Ibidem 27 Por medio de apoderada. Cfr. Folios 442 28 Cfr. Folios 414 a 441 29 Cfr. Folios 420 y 421 30 Cfr. Folio 421 bebidas, BASF AGRO B.V. es una compañía multinacional dedicada a proveer productos y servicios al sector de la agricultura y la horticultura, especialmente respecto a la producción, mantenimiento y sanidad de los cultivos y cosechas […]”31. 8.4. Resaltó que “[…] contrario a lo afirmado por la actora, aun cuando los signos son idénticos, tal identidad no tiene capacidad de generar confusión o riesgo de asociación si coexisten en el comercio de los productos que cada una distingue: los de bebidas para la marca AGUILA opositora y de los pesticidas, insecticidas de la clase quinta (5ª) para la marca AGUILA solicitada en registro […]”32. 8.5. Arguyó que “[…] la marca AGUILA de mi representada no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad consagrada en la norma andina citada, esto es el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 […]”33. 8.6. Manifestó que “[…] los derechos de exclusión otorgados a BAVARIA S.A. en virtud de sus registros marcarios para AGUILA, tienen como limitante tres situaciones expresamente consagradas en la transcrita norma a saber: (i) que el uso del signo idéntico o similar al propio cause confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, (ii) que de dicho uso se derive un perjuicio a su titular en relación de la dilución de su marca, o del aprovechamiento injusto del prestigio de

la misma y (iii) que uso mencionado incluso para fines no comerciales, llegue a causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o un aprovechamiento injusto de su prestigio […]”34. 8.7. Así resaltó que “[…] la protección del signo notorio no es absoluta, tiene inmersa la necesidad del acaecimiento de alguno de los supuestos mencionados, esto es, que exista un riesgo de confusión o asociación, que tenga lugar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”35. 8.8.Por último, señaló que “[…] tampoco la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto conlleva un aprovechamiento injusto del signo notorio para la industria de la CERVEZA de propiedad de BAVARIA S.A., pues en nada afecta a 31 Cfr. Folio 424 32 Cfr. Folio 425 33 Cfr. Folio 426 34 Cfr. Folios 426 y 427 35 Cfr. Folio 427 dicha empresa, ni se aprovecha mi representada de la publicidad, promulgación o divulgación de la marca AGUILA para cervezas al comercializar sus productos destinados a un consumidor, industria y sector totalmente distinto, esto es al campo, la agricultura, el cuidado de los cultivos y cosechas, y las personas dedicadas a dichas actividades […]”36. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 23 de octubre de 201437, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 117-IP-2015 el 26 de agosto de 201638, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la cual se indicó: “[…] La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y h), 154 y 155 Literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán los Artículos 134, 154 y 155 Literales d), e) y f) de la Decisión 486, pues su análisis no resulta indispensable al resolver la acción de nulidad planteada en sede judicial. Se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) de la referida Decisión 486, pues en el proceso interno se debate la validez del acto que concede el registro de un signo ante la oposición formulada sobre la base de las causales de irregistrabilidad relativa contenida en dichos literales. 36 Cfr. Folio 428 37 Cfr. Folios 486 y 487 38 Cfr. Folios 604 a 621 De oficio se interpretará el Artículo 226 Literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , norma que guarda concordancia con lo dispuesto en el Artículo 136 Literal h) y que será tomado en cuenta en el presente análisis con la finalidad de establecer el marco normativo de protección del signo distintivo notoriamente conocido frente a los riesgos que se encuentra expuesto […]”39.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia

comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de abril de 201940, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Auto de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de abril de 201941, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión