CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00144-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre la marca BOLÍVAR (denominativa) y el signo BOLIVARIANOS (mixto) / MARCA MIXTA – Predominio del elemento denominativo / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo BOLIVARIANOS por existir similitud y riesgos de confusión y asociación empresarial con la marca BOLÍVAR [S]alta a la vista que desde el punto de vista fonético las expresiones “BOLIVARIANOS” y “BOLÍVAR” presentan semejanzas entre sí, ya que al ser pronunciadas de viva voz producen un efecto sonoro igual o parecido, comoquiera que las tres primeras silabas del signo que se pretende registrar son exactamente iguales a la marca registrada y aunque se le adiciona la partícula “IANOS”, esta no tiene la suficiente fuerza para diferenciarlo de la marca registrada, por lo tanto se genera un riesgo de confusión. […] En cuanto al aspecto ortográfico, la Sala considera que la expresión “BOLIVARIANOS” tiene exactamente la misma raíz que la marca registrada “BOLÍVAR”, y comoquiera que, como ya se indicó, la expresión “IANOS” carece de fuerza distintiva, es innegable que entre las dos expresiones también existe una similitud ortográfica. En lo referente a la similitud ideológica o conceptual, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra BOLIVARIANOS significa “Perteneciente o relativo a Simón Bolívar”, lo cual sin necesidad de mayores análisis hace evidente la igualdad que existe entre los signos en conflicto que se hace extensiva a su dimensión conceptual o ideológica, teniendo en cuenta que la

marca registrada “BOLÍVAR” reproduce en su totalidad el apellido del histórico militar. […] Además de lo anterior, se presenta una conexidad competitiva indiscutible entre los productos que las marcas en conflicto distinguen, pues los canales de comercialización y los medios de publicidad empleados por los titulares de dichas marcas son exactamente los mismos. Por lo que, la Sala estima que se presentan riesgos de confusión y asociación empresarial que impiden la coexistencia de ambos signos en el mercado. MARCA DERIVADA – Lo es BOLIVARIANOS respecto de BOLÍVAR, marca previamente registrada / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO – En el mercado de tabaco y cigarrillos / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En este caso, bien puede el consumidor, así sea especializado en esta clase de productos, llegar a considerar que “BOLIVARIANOS” es una extensión o derivación de la marca “BOLÍVAR” previamente registrada, pudiéndose, eventualmente, el titular de la primera beneficiarse de la confusión respecto del origen empresarial de los productos, en este caso, que provienen de la Corporación Habanos S.A.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de consumidor especializado y su uso como criterio determinante en el examen de riesgo de confusión de marcas, ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, C.P. María Elizabeth García González; de 12 de mayo de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-0004101, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 30 de enero 2014, Radicación 1100103-24-000-2008-00105-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; sobre el alcance de las marcas derivadas en el análisis marcario, ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de diciembre de 2016, Radicación 11001-03-24-0002010-00237-00; de 14 de julio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-201300235-00; de 14 de julio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2013-00240-00,

C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 – LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00144-00

Actor: RAFAEL YESID SUS CABRERA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Referencia: EL SIGNO BOLIVARIANOS (MIXTO) NO TIENE LA SUFICIENTE

DISTINTIVIDAD PARA COEXISTIR EN EL MERCADO CON LA MARCA

BOLÍVAR (DENOMINATIVO), PREVIAMENTE REGISTRADA PARA

DISTINGUIR PRODUCTOS EN LA CLASE 34 DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA El ciudadano RAFAEL YESID SUS CABRERA, en su condición de abogado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A. presentó demanda ante esta Corporación para que se declare la nulidad de las Resoluciones nros. 33267 de 30 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 41511 de 21 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y la 48370 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: El 5 de julio de 2006, el demandante solicitó ante la SIC el registro de la marca mixta “BOLIVARIANOS”, para distinguir productos de la Clase 341 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Las sociedades CORPORACIÓN HABANOS S.A. y EXPRESO BOLIVARIANO S.A., a través de sus apoderados, se opusieron al registro del signo solicitado. 3°: Mediante Resolución nro. 33267 de 30 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición de la sociedad EXPRESO BOLIVARIANO S.A. y fundada la presentada por la

sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A. En consecuencia negó el registro de la marca “BOLIVARIANOS” (Mixta), decisión que fue objeto del recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4°: Por Resolución nro. 41511, de 21 de agosto de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución nro. 33267 y concedió el recurso de apelación. 5°: Al resolver el recurso de apelación el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución nro. 48370 de 28 de septiembre de 2009, confirmó en todas sus partes la Resolución nro. 33267 de 30 de junio 1 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. de 2009, por medio de la cual se negó el registro de la marca “BOLIVARIANOS” (Mixta). I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: El actor aduce que, se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 20002 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que al acusar de idéntico el signo “BOLIVARIANOS” (Mixto) con la marca “BOLÍVAR” (Denominativa), le dio a la norma un alcance que no tiene, por cuanto el análisis comparativo entre las dos denominaciones dejó de lado elementos que sustentan el carácter distintivo de los productos que el signo solicitado tiene. Indica que, según la doctrina y la jurisprudencia, para determinar la confundibilidad entre los signos es necesario efectuar un estudio que comprenda

un análisis comparativo en sus dimensiones fonética, visual y conceptual, además del examen de identidad entre los productos y servicios que cada uno pretende distinguir. Asegura que, la entidad demandada en el análisis comparativo no tuvo en cuenta que debe apelarse a la integridad de los mismos, sin que sea posible fraccionarlos a efecto de distinguirles o resaltarles similitudes, error en el que incurrió al fragmentar el signo solicitado y concluir que en el mismo predominaba el elemento fonético. Alega que, el signo solicitado por ser mixto comprende la palabra “BOLIVARIANOS” y una imagen (una cajetilla de cigarrillos en donde sobresale o resalta el color azul de la misma). 2 Régimen Común sobre Propiedad Industrial Asevera que, la entidad demandada no percibió que el aspecto figurativo del signo solicitado sobresale en el entorno, que genera un impacto visual que de suyo convierte a la imagen en un elemento bien distintivo de lo que se concluye que en el mismo no predomina la parte denominativa, tanto así que la palabra “BOLIVARIANOS” se encuentra inmersa de manera inescindible en la imagen, es decir, que las partes que componen el elemento denominativo están al interior del elemento gráfico y no por fuera del mismo. Manifiesta que, no se comprende la posición de la SIC cuando afirma que el componente verbal del signo es el que predomina, lo cual no es cierto, pues de aceptarlo, se tendría que acceder a la idea de que solo son registrables como marcas los signos compuestos únicamente por palabras, bajo la premisa de que ellas son las que permiten al consumidor solicitar los productos o servicios por

su nombre. Advierte que, en este caso la entidad demandada debió reconocer que el signo solicitado está compuesto por una imagen, que, sin lugar a dudas, genera un impacto visual en la conciencia del consumidor lo cual provoca que la parte denominativa ceda ante la potencia diferenciadora e indicadora de la imagen. Expresa que, en lo que respecta al aspecto fonético se dejó de lado que el signo “BOLIVARIANOS” (Mixto) contiene una extensión que claramente le imprime una distinción, que permite al consumidor construir la idea sin mayores cálculos o deducciones de que se trata de marcas que identifican productos diferentes. También señala como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, ya que la SIC no tuvo en cuenta que los componentes del signo solicitado son gráfico y nominativo, es decir, que es mixto. Aduce que, la imagen que constituye el signo es de tal relevancia y aporta un impacto visual de tal magnitud, que de lleno se avizoran las diferencias con el signo “BOLÍVAR” (Denominativo). II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La Corporación Habanos S.A., mediante apoderada, manifestó que en este caso no es cierto que se haya violado el literal b) del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, como afirma el demandante. Anota que, las resoluciones expedidas por la SIC resultan ajustadas a derecho

por cuanto la coexistencia de los signos “BOLIVARIANOS” (Mixto) y “BOLÍVAR” (Denominativo) generan confusión en el público consumidor. Asegura que, los signos enfrentados presentan similitudes fonéticas ya que la marca solicitada incorpora toda la marca registrada; visuales porque la marca registrada es nominativa mientras que en el signo solicitado prevalece la palabra “BOLIVARIANOS” sin especiales elementos gráficos que le otorgue distintividad; ideológicas, derivadas de que ambas hacen alusión al apellido “Bolívar” que en nuestro país evoca de manera directa a Simón Bolívar y, además, distinguen el mismo tipo de productos de la Clase 34 Internacional. Alega que, el signo solicitado “BOLIVARIANOS” (Mixto) incluye la totalidad de la marca registrada “BOLÍVAR” (Denominativo) que es adjetivo derivado del apellido “Bolívar”. Sostiene que, la similitud fonética entre la marca registrada y el signo solicitado “BOLIVARIANOS” (Mixto), determina que sea inviable su coexistencia en el mercado, ya que tal similitud depende de la identidad de la silaba tónica y la coincidencia de raíces y terminaciones. También aduce que, el signo solicitado no cuenta con un diseño suficientemente distintivo, ya que su elemento predominante, que son las letras, tiene un diseño con una tipografía convencional en la parte superior central de la cajetilla. Asevera que, si las marcas enfrentadas coexistieran en el mercado, la similitud ideológica entre ellas causaría un irremediable riesgo de confusión ya que

cualquier consumidor asociaría la idea de “BOLIVARIANOS” (Mixto) con algo referido a “BOLÍVAR” (Denominativo), aún más cuando, como en este caso, se trata de productos idénticos. Así mismo, manifestó que como se trata de los mismos productos, cigarrillos y tabaco, artículos para fumadores y cerillas, tienen similares canales de comercialización, medios de publicidad similares, vinculación, usos complementarios, que funcionan en el mismo género y con la misma finalidad. Concluye que, por todo lo anterior se demuestra la imposibilidad de la coexistencia en el mercado entre los signos “BOLÍVAR” (Denominativo) y “BOLIVARIANOS” (Mixto), en razón a sus claras similitudes fonéticas, visuales e ideológicas, a lo que se le suma una estrecha vinculación competitiva entre ellos. II.1.2.- La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que con la expedición de los actos demandados no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la CAN. Señala que, de acuerdo con las atribuciones legales otorgadas a esa entidad, especialmente el Decreto Ley nro. 1687 de 2010 y la mencionada Decisión 486, el Jefe de la División de Signos Distintivos expidió legal y válidamente las Resoluciones nros. 33267 de 30 de junio de 2009, 41511 de 21 de agosto de 2009 y 48370 de 28 de septiembre de 2009. Explica que, según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible el cual no posee fuerza distintiva, ya que de lo contrario se atentaría

contra el interés del titular de la marca registrada y el de los consumidores y evitaría que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así impedir que el comprador incurra en error. Alega que, para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio, es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor en tanto influyen en la elección del producto o servicio, como son la semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y, además, analizar los servicios o productos que identifican. Aduce que, en este caso los signos “BOLÍVAR” (Denominativo) y “BOLIVARIANOS” (Mixto) presentan similitudes conceptuales susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor ya que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada, sin que la inclusión de la terminación “IANOS” le otorgue la distintividad requerida, pues en ambos casos se está evocando o bien el apellido del Libertador Simón Bolívar o una región de la Comunidad Andina, ya sea en singular en la marca opositora o en plural como se pretende en el signo solicitado. Asegura que, la similitud entre los signos enfrentados conduce a que se genere en el consumidor confusión tanto directa como indirecta ya que puede considerarse que uno de los signos es la variación de otro previamente registrado o una nueva línea de productos que lanza el titular de la marca “BOLIVAR” (Denominativo) creyendo que existe una conexidad empresarial. Así mismo considera que deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que

permiten fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios definidos, como es la relación existente entre los productos o servicios que los signos distinguen. Concluye que, el signo solicitado pretende distinguir “cigarrillos, artículos para fumadores”, los cuales están comprendidos en la Clase 34 Internacional, es decir que, además de compartir la misma clase también pretende distinguir los mismos productos, por lo tanto comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad, por lo que si se permite el registro del signo “BOLIVARIANOS” (Mixto) el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes para diferenciar, en primer término el producto, y en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El Tribunal interpretará únicamente el Articulo 136 Literal a) por ser procedente a efectos de contribuir en la resolución del proceso interno. No se interpretará el Artículo 134 Literal b) de la Decisión 486 porque su

análisis no contribuye para la resolución del proceso interno.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre un signo denominativo y uno mixto

D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.

Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. En el proceso interno se discute si el signo mixto BOLIVARIANOS es confundible con la marca denominativa BOLIVAR, en consecuencia es pertinente analizar lo dispuesto en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 3 Proceso 684-IP-2015. concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo

confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la controversia, se deberá tener en cuenta si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración,

esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 4 Así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas: Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62IP-2006. 1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta se tendrá en cuenta que en la comparación de los signos en conflicto se deben aplicar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.6.5. Es importante que al analizar el caso concreto se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.6. Sin embargo, es importante tener presente que no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con el signo mixto BOLIVARIANOS y la marca denominativa BOLIVAR. 1.1 Comparación entre un signo denominativo y uno mixto 1.1.1 Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto BOLIVARIANOS y la marca previamente registrada BOLIVAR, resulta necesario que la Corte consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera.

1.1.2 Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1.2 Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas5 para el cotejo de signos denominativos: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 1.3 Como el elemento denominativo en los signos compuestos

generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-Ip2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben

excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 1.4 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la Corte consultante verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto BOLIVARIANOS y la marca previamente registrada BOLIVAR. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00144, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El ciudadano RAFAEL YESID SUS CABRERA, en su condición de abogado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A. presentó demanda ante esta Corporación, para que se declare

la nulidad de las Resoluciones nros. 33267 de 30 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”; 41511 de 21 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 48370 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delgado para la Propiedad Industrial de la SIC. El actor considera que la entidad demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, porque al estimar idénticos los signos “BOLIVARIANO” (Mixto) y “BOLÍVAR” (Denominativo) concedió a la norma un alcance que no tiene y que el análisis comparativo entre las dos denominaciones dejó de lado elementos que sustentan el carácter distintivo de los productos que el signo solicitado designa y además hubieran desechado cualquier semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca opositora. Indica que, según la doctrina y la jurisprudencia para determinar la confundibilidad entre los signos es necesario efectuar un estudio que comprenda un análisis comparativo en sus dimensiones fonética, visual y conceptual, y el examen de identidad entre los productos y servicios que cada uno de los signos pretende distinguir. Asegura que, la entidad demandada en el análisis comparativo no tuvo en cuenta que debe apelarse a la integridad de los signos, sin que sea posible fraccionarlos a efecto de distinguirles o resaltarles similitudes, error en el que

incurrió al fragmentar el signo solicitado y concluir que en el mismo predominaba el elemento fonético. Asimismo, consideró vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, debido a que la SIC no tuvo en cuenta que el signo es mixto y que la imagen aporta un impacto visual de tal magnitud, que de inmediato se avizoran las diferencias con el signo “BOLÍVAR”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine solo es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, ya que consideró que el análisis del artículo 134 Literal b) “[…] no contribuye para la resolución del proceso interno […]”. En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la Decisión 486 señalada por el Tribunal, procedía el registro de la marca BOLIVARIANOS (Mixta) para la Clase 34 de la Clasificación