CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00151-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (Nominativa) / ALDO - Nombre propio de naturaleza débil inapropiable / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo ALDO (mixto) por existir similitud y riesgo de confusión con la marca ALDO PANETTI [L]a marca cuestionada fue solicitada para amparar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, para identificar «[…] Vestidos, calzados, sombrerería; ropa interior masculina y femenina; ropa exterior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys, ropa deportiva […]». La marca opositora fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestidos, calzados y sombrerería. La Sala evidencia que para el caso de la marca opositora, se limitó la gama de productos que corresponden a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, coincidiendo, entonces, la marca concedida y la opositora en los siguientes productos: vestidos, calzados y sombrerería. El expendio de los productos indicados, usualmente, se realiza en tiendas o almacenes especializados en la venta de esos bienes por lo que existe riesgo de que el consumidor le atribuya a los mencionados productos, un origen empresarial que no tiene. Teniendo en cuenta la coincidencia parcial entre los productos para los cuales fueron registrados los signos distintivos, resulta probable que empleen los mismos canales de comercialización y de publicidad.

Existiendo, entonces, conexión competitiva entre la marca concedida y la opositora, además de ser evidente su semejanza ortográfica y fonética, la concesión del registro de la marca «ALDO» (MIXTA) resultó ser contraria a lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que sean idénticas o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 12 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2010-00150-00, C.P.

Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 153 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 174

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00151-00

Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA – ANÁLISIS DE

CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS «ALDO» (MIXTA) Y «ALDO PANETTI»

(NOMINATIVA) La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina1, presentó la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, en contra de la Resolución 39025 de 31 de julio de 20092, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual se revocó la Resolución 9047 de 28 de marzo de 20083, se declaró infundada la oposición presentada por ALDO GROUP INTERNATIONAL AG y se concedió el registro de la marca «ALDO» (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda4 La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra 1 Régimen común sobre propiedad industrial. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es del siguiente tenor: «[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La

autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]». 2 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]» 3 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]» 4 Fol. 25-42, cuaderno principal. de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 39025 del 31 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante el cual se revocó la Resolución 9047 de 28 de marzo de 20085, declarándose infundada la oposición presentada por ALDO GROUP INTERNATIONAL AG y concediendo el registro de la marca «ALDO» (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se ordene a la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del certificado de registro 384776 correspondiente a la marca «ALDO» (MIXTA). I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda Como hechos relevantes de la demanda, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG relata que el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo era titular de la marca «ALDO», certificado 177225, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual no realizó la respectiva renovación conforme el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Teniendo en cuenta la no renovación del registro marcario precitado, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca «ALDO» para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó la solicitud, mediante las resoluciones 34532 de 24 de octubre de 2007, 40075 del 29 de noviembre de 2007 y 17904 de 30 de mayo de 2008. Destaca que en forma coetánea, obtuvo el registro de la marca «ALDO PANETTI», para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con vigencia hasta el 9 de agosto de 2019, certificado

221329. Anotó que dicha marca «[…] fue solicitada originalmente por el señor Noel Anchilavski, a quien posteriormente se la compró la sociedad ALDO GROUP 5 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]» INTERNATIONAL AG, el 07 de julio de 1997, siendo concedida el 23 de junio de

1999 […]». Posteriormente manifiesta que el señor Silvano Aldo Sicilia solicitó el registro de la marca «ALDO» (MIXTA), para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue radicada con el número 07-70443. Dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG se opuso al registro de la marca, argumentando que tenía registrada la marca «ALDO PANETTI», para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro vigente hasta el año 2019. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO profirió la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, mediante la cual se negó el registro de la marca «ALDO» (MIXTA), con sustento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En contra de este acto administrativo, el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 16168 de 27 de mayo de 2008, confirmando la decisión proferida en la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008. Sin embargo, a través de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009, la entidad demandada resolvió el recurso de apelación revocando la decisión precitada y, en su lugar, concedió el registro de la marca solicitada. I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que el acto administrativo vulneró el literal a) del artículo

136 de la Comunidad Andina. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG considera que se transgredió el citado artículo toda vez que: «[…] Teniendo en cuenta que la marca ALDO concedida al señor Silvano Aldo Sicilia para identificar productos en la clase 25, y cuya vigencia se agotó el 30 de marzo de 2005, no fue renovada dentro de los términos legales estatuidos por los artículos 153 y 174 de la Decisión 486 de 2000, no era viable considerar que éste último conservara algún tipo de prerrogativa frente al signo distintivo cuya concesión se demanda a través del presente escrito […] Paralelo a lo anterior es preciso resaltar que el único derecho marcario que existía de manera cierta al momento en que Silvano Aldo Sicilia volvió a solicitar la marca ALDO en clase 25 (radicado 07-70443) era el de la marca ALDO PANETTI a favor de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG […] Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario tener en cuenta que la normativa andina, al igual que el Tribunal de Justicia de la CAN, han considerado inviable el registro de un signo distintivo cuando este sea idéntico o similar a otro ya registrado […] Derivado de los hechos narrados en el numeral 4° del presente escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca ALDO en clase 25, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad […] Así, si procediéramos a realizar un cotejo marcario entre las marcas confrontadas encontraríamos lo siguiente: […] Similitud Ortográfica: […] ALDO PANETTI vs. ALDO:

Las palabras equiparables dentro del cotejo marcario son evidentemente las que corresponden a la expresión ALDO, la cual, en ambos casos, está escrita de la misma manera. En este sentido podríamos afirmar que existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual nos demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedida […] Similitud Fonética: […] ALDO PANETTI vs ALDO: Al igual que en la similitud ortográfica, fonéticamente existe una similitud del 50% entre las marcas confrontadas, siendo además común a las dos marcas la sílaba AL. En conclusión hay una reproducción parcial de un signo previamente concedido […] Similitud Ideológica o Conceptual […] ALDO PANETTI vs. ALDO […] Es en este punto donde tal vez se presentan mayores semejanzas entre los signos distintivos confrontados y en donde más se contradice la Superintendencia de Industria y Comercio […] Según la resolución acá atacada, ambas marcas se encuadran dentro del ámbito nominativo de las personas, considerando que la expresión ALDO común a las dos marcas corresponde a un nombre y que la expresión PANETTI es un apellido […] Tomando como punto de partida que el concepto que enmarca a las expresiones confrontadas evoca aquel relativo al atributo de la personalidad del nombre de las personas, carece de sentido que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dejado de considerar que las expresiones ALDO PANETTI y ALDO representan un riesgo frente a los consumidores al generar una eventual confusión [...] Así las cosas, siendo evidente la existencia de un riesgo de confusión derivado de la similitud ideológica o

conceptual antes descrita, se puede verificar que entre la marca ALDO PANETTI (previamente reconocida) y la marca ALDO (solicitada posteriormente), carece de fundamentos la resolución de la Superintendencia al afirmar que las dos pueden coexistir tranquilamente en el mercado […] Aunado a lo anterior, es preciso considerar la existencia del riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de la marca ALDO cuando ya existía la marca ALDO PANETTI […] Finalmente, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia y la doctrina han adoptado como regla de cotejo marcario la de “examinar en conjunto los signos”. Aplicada esta regla al caso que nos ocupa encontramos que por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas […] Así las cosas, la marca ALDO PANETTI y la marca ALDO tiene sólo un elementos común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida. Esta situación ha sido abordada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: (se cita) […] Debido a que en el presente caso la marca posteriormente solicitada no incluye nuevas expresiones que le puedan conferir distintividad, al tiempo que esta reproduce la partícula más importante de la marca de la demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los principios rectores de la materia a la hora de proceder con el análisis de concesión de la marca ALDO en clase 25 […] IDENTIDAD DE CLASES Y PRODUCTOS AMPARADOS POR LAS MARCAS ALDO Y ALDO PANETTI […] Habiendo precisado las semejanzas que existen entre las

marcas confrontadas es preciso entrar a analizar cuáles son los productos que se identifican con las mismas […] Siendo las marcas confrontadas similares, y los productos amparados por las mismas pertenecientes a la misma clases, es preciso concluir que no se dan [los] supuestos fácticos que permitan concluir que debido a la especialidad de los productos amparados con cada marca hay lugar a la coexistencia de las mismas en el mercado […] Los productos protegidos con la marca previamente registrada y aquellos que se pretenden amparar con la marca recientemente concedida a Silvano Aldo Sicilia no son diferentes; no se comercializan a través de canales de distribución disímiles y no tienen públicos consumidores con diferencias relevantes o extremadamente marcadas […] En conclusión podríamos afirmar que los productos son del mismo género y pertenecen a la misma clase del nomenclador, siendo por tal motivo incoherente la concesión del registro solicitado por Silvano Aldo Sicilia […] PERDIDA DE INTERÉS EN LA CLASE 25 […] Como se expuso en los hechos narrados, pongo de presente que el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo ostentaba la titularidad de la marca ALDO en clase 25 internacional, certificado No. 177225, pero éste decidió no renovar su registro dentro de los plazos establecidos para ello, lo que es una muestra de su desinterés o falta de diligencia frente al cuidado y conservación de sus marcas […] Sin embargo, vistos los antecedentes de la marca, no deja de resultar interesante la forma como la Superintendencia de Industria y Comercio ha optado por premiar la falta de diligencia del señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo, impidiendo que

terceros registren la marca ALDO en la clase 25 cuando ésta estaba legítimamente vacante, concediéndosela posteriormente aun cuando existía una marca similar registrada por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, todo lo anterior contrariando la normativa, jurisprudencia e, incluso, sus propios pronunciamientos sobre este asunto en particular […]». II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda6 en el que defendió la legalidad de los actos acusados, solicitando no despachar favorablemente las pretensiones y condenas 6 Fol. 110-117, cuaderno principal. cuya declaración pidió el demandante, por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad, de acuerdo con los siguientes razonamientos: «[…] La marca concedida ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, no es similarmente confundible con las marcas registradas ALDO PANETTI (nominativas) por el contrario, la marca concedida ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, por su conjunto (especial composición nominativa y gráfica), es suficientemente distintiva y por lo tanto apta para distinguir en el mercado los productos que ampara […] En el caso concreto, es evidente, que la marca ALDO (mixta) Clase 25 Internacional no está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina pues, si se observan en conjunto las marcas confrontadas dimensiones características, cada una de las marcas, ALDO y ALDO PANETTI, es diferente y diferenciable para el consumidor pues, entre la parte predominante del signo solicitado ALDO (mixto) y la parte predominante de las

marcas registradas previamente ALDO PANETTI (nominativas), no existe identidad susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en la medida en que el signo solicitado ALDO (mixto), cuenta con elementos gráficos característicos que le permiten diferenciarse de las marcas previamente registradas ALDO PANETTI (nominativas) […] En efecto, ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, es en “conjunto”, suficientemente distintiva frente a la marca ALDO PANETTI (nominativa) o cualquier otra marca registrada por lo tanto, reúne a cabalidad los presupuestos establecidos en la Decisión Andina para su concesión; la marca ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, valga la reiteración, no sólo se compone del elemento nominativo, la expresión ALDO, también incluye en su conjunto, un elemento gráfico, caracterizante y especial, que propende por su distintividad esto es, rectángulo en fondo oscuro donde se observan barrotes o líneas gruesas en fondo blanco en cuyo centro, sobresale el emblema en círculo que contiene la letra A también en blanco y en cuya parte inferior se observa finalmente, la denominación ALDO en un tipo de letra especial y también, en fondo blanco luego, es evidente, que cualquier consumidor, en el mercado, frente a las marcas objeto de debate, sabrá distinguirlas y diferenciarlas con total claridad […] Además, como bien lo señala la resolución atacada, las marcas ALDO (mixta) Clase 18 Internacional del señor SILVALNO (sic) ALDO SICILIA GUZZO y ALDO PANETTI (nominativa) Clase 18

Internacional de ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, ya han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores lo cual propende, por la coexistencia pacífica de las marcas aquí controvertidas […] Luego se concluye, que entre los signos ALDO (mixto) y ALDO PANETTI (nominativo) no existe, semejanza visual, ideológica o conceptual alguna, que pueda siquiera inducir a error al público consumidor ya que como quedó anteriormente reseñado, ambos signos, cuentan con una composición que en conjunto los hace diferentes y diferenciables, ALDO (mixto) por su parte, la expresión ALDO y elemento gráfico indiscutiblemente caracterizante y diferenciador y, ALDO PANETTI, por el suyo, de dos expresiones ALDO y PANETTI también únicas y diferenciables por lo tanto, ambas marcas, ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (nominativa) pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar el riesgo de confusión o asociación que previene el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina en ese sentido, la concesión de registro de la marca ALDO (mixta) Clases 25 Internacional, se ajusta plenamente a derecho y por lo tanto, la resolución expedida dentro de la respectiva actuación administrativa, no debe ser declarada nula […]». II.2.- El señor SILVANO ALDO SICILIA GUZZO, tercero con interés directo en el resultado del proceso, recibió notificación del auto admisorio de la demanda el 24 de junio de 20117, pero no realizó manifestación alguna respecto de la demanda formulada por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 30 de noviembre de 20158, el Magistrado Ponente corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. Conforme a lo anterior, la parte demandada9 presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los planteamientos expuestos a lo largo del proceso judicial. Por el contrario, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo, guardaron silencio. El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 79-IP-2015 de 28 de julio de 201510, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 7 Folio 107, cuaderno principal. 8 Folio 165, cuaderno principal. 9 Folio 166-170, cuaderno principal. 10 «[…] PROCESO 79-IP-2015 […] Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado de la República de Colombia. Actor: Aldo Group International AG. Marca: “ALDO” (mixta).

Expediente Interno: 2010-0151. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez […]». «[…] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: […] PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro […] SEGUNDO: La Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado ALDO (mixto) y la marca registrada ALDO PANETTI (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca […] TERCERO: El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma

comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular […] CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […] Por ello, la Sala consultante no deberá tener en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente […] De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente […]». V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Los actos administrativos acusados Lo es la Resolución 39025 de 31 de julio de 200911, expedida el Superintendente Delegado para la Protección Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación: «[…] Resolución N° 39025 […] Ref. Expediente N° 07/70443 […] CONSIDERANDO […] 2. El caso concreto […] En el caso sub-exámine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere 11 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]».

presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca ALDO PANETTI, nominativa, con Certificado de Registro N° 221329 (Clase 25ª), vigente hasta el 9 de agosto de 2009, cuyo titular es la sociedad opositora, ALDO GROUP INTERNACIONAL (sic). […] Nos encontramos frente a la comparación de un signo nominativo y uno mixto […] Tratándose de comparar una marca nominativa y una mixta, el Tribunal de Justicia de la CAN expresó lo siguiente: […] Al analizar los signos ALDO y ALDO PANETTI, este Despacho encuentra que no son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación. Puntualmente, se considera que la supresión del apellido PANETTI, teniendo en cuenta los supuestos del caso concreto, es suficiente para determinar que los signos en cotejo pueden coexistir pacíficamente en el mercado, puesto que, precisamente, se hace necesario analizar, en primer lugar, el contenido gráfico del signo solicitado a registro, el cual lo reviste de distintividad frente a la marca previamente registrada, ya que el diseño contentivo de unas líneas y un emblema, en el que sobresale la letra A, le dan la distinción visual suficiente para poder ser fácilmente diferenciable de la marca ALDO PANETTI, nominativa, cuya fuerza diferenciadora se centra en el conjunto conformado por el nombre ALDO más el apellido PANETTI […] Ahora bien, se considera necesario manifestar que la apreciación visual de marcas de productos, tales como vestidos, calzado y sombrerería, en general, implica la valoración de ciertos elementos importantes, tales como la presencia de canales de comercialización fácilmente determinables por los consumidores, los cuales, por lo general, se constituyen en

establecimientos de comercio ubicados en lugares específicos que ostentan, habitualmente, enseñas comerciales; o catálogos en los que la apreciación visual de las marcas es relevante, puesto que, frecuentemente, los consumidores de este tipo de productos no se dejan llevar por el primer impulso, sino que analizan minuciosamente las etiquetas y la calidad de las prendas, lo que hará que puedan establecer un origen particular al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo […] Aunado a lo anterior, es importante mencionar que las marcas ALDO (C.R. 292168) y ALDO PANETTI (C.R. 351812), bajo la titularidad de las partes procesales que actúan en el presente trámite, coexisten pacíficamente en la clase 18ª internacional, lo cual es un precedente relevante al realizar el presente examen de registrabilidad, toda vez que ello atenúa el riesgo de confusión […] Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles […] En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los servicios que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado […] RESUELVE: […] ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 9047 de 28 de marzo de 2008, proferida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos […] ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por ALDO GROUP INTERNACIONAL (sic) […] ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de: […] La marca: ALDO (Mixta) […] Para distinguir: VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA;

ROPA INTERIOR MASCULINA Y FEMENINA; ROPA EXTERIOR

MASCULINA Y FEMENINA, CAMISAS, SACOS, PANTALONES, PANTALONCILLOS CAMISETAS, JEANS, SHORTS, FAJAS, BARSSIETES, PANTYS, ROPA DEPORTIVA, (Productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza) […] Titular: […] SILVANO

ALDO SICILIA GUZZO […]».

V.2.- La normatividad aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso12, señaló que las normas aplicables a este asunto son los artículos 136, literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo contenido es la siguiente: «[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]» «[…] Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional

competente, dentro de