CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00169-00-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto MISS SEXY y la marca mixta MISS SIXTY / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MISS para las clases 3, 7 y 25 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No puede ser apropiada por un titular marcario y debe excluirse del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo mixto MISS SEXY por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca MISS SIXTY [L]a Sala considera que le asiste razón a los apoderados de la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que la partícula «MISS» (nominativa) es de uso común para las clases 3ª, 7ª y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. […] [R]especto a la similitud ortográfica entre las partículas SEXY de la marca solicitada cuestionada y SIXTY de la marca opositora, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común las consonantes S – X – Y, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Con relación a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente. […] Ciertamente, los signos NO guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones no se pronuncian similarmente. […] En el caso de autos, la Sala advierte que, por una parte, el signo SEXY, para la generalidad significa sensual, y por otro, la expresión SIXTY, hace

referencia a sesenta, igualmente término de uso generalizado, quedando desvirtuada cualquier similitud que cause riesgo de confusión. […] [P]ara la Sala los signos en controversia no son idénticos, toda vez que la expresión MISS se encuentra acompañada de un elemento que le otorga distintividad, esto es, la palabra SEXY. Además, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común y de conocimiento generalizado, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles, tal y como ocurre en el presenta asunto. Finalmente, y como lo bien lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00169-00

Actor: FRONSAC TM S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: MISS SEXY – MISS SIXTY La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad FRONSAC TM S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la resolución 66430 de 23 de diciembre de 2009, a través de la cual se revocaron las decisiones contenidas en las resoluciones 44611 de 31 de agosto de 2009 y 50708 de 30 de septiembre del mismo año y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca MISS SEXY (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad EBEL

INTERNATIONAL LIMITED.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad FRONSAC TM S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución 66430 de 23 de diciembre de 2009, notificada personalmente a mi poderdante el 04 de

enero de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, revoca la Resolución 44611 de 31 de agosto de 2009, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad FRONSAC TM S.A. y negó el registro de la marca MISS SEXY, para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor de la Señora Ebel International Limited, domiciliada en Hamilton, Bermuda, Estados Unidos de América, agotando la vía gubernativa.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad FRONSAC TM S.A., y en consecuencia negar el registro de la marca mixta MISS SEXY, para la clase 03 Internacional, solicitada por la sociedad Ebel

International Limited, domiciliada en Hamilton, Bermuda, Estados Unidos de América.

3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca mixta MISS SEXY, concedida a favor de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, y registrada bajo el certificado de registro No. 393.591.

4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la gaceta de propiedad industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]” (fls. 38 y 39).

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, presentó solicitud de registro del sigo MISS SEXY (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 603 el 30 de abril de 2009, frente a la cual la sociedad FRONSAC TM S.A. presentó oposición con fundamento en la presunta confundibilidad con su marca MISS SIXTY (mixta), registrada para distinguir productos comprendidos en las clases 7ª y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 44611 de 31 de agosto de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo solicitado. Recordó que la sociedad FRONSAC TM S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra del acto administrativo antes citado. Puso de presente que el 30 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución 50708 por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes. Finalmente, anotó que el 23 de diciembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 66430, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la decisión contenida en la resolución 44611 de 31 de agosto de 2009; concediendo, en consecuencia, el registro del signo MISS SEXY (mixto) a favor de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, para distinguir

productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] la marca MISS SEXY […] no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo mixto MISS SIXTY previamente registrado […]”. Adujo que “[…] la parte esencial y predominante de los signos en conflicto se centra en las expresiones MISS SEXY y MISS SIXTY, lo que sin duda nos indica que MISS SEXY IMITA y REPRODUCE el elemento sustancial y predominante de la marca MISS SIXTY previamente registrada por mi representada, CAUSANDO CONFUSIÓN y con ello, permitiendo que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo de mi representada a nivel nacional […]”. Advirtió que “[…] entre el signo solicitado MISS SEXY y la marca opositora MISS SIXTY, se presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor pues al compartir la misma partícula MISS debido a su posición inicial genera mayor impacto en el consumidor y por ende mayor recordación, produciendo de esa manera confusión indirecta pues el consumidor puede considerar que el signo MISS SEXY se trata de una nueva línea de productos lanzados al mercado por el titular de la marca previamente registrada […]”. Por lo anterior, precisó que los productos a distinguir las marcas en conflicto tienen

idénticos canales de publicidad y de comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que al realizar el examen de confundibilidad entre los signos confrontados pudo establecer que los mismos no presentan semejanza visual, fonética, ortográfica y conceptual que puedan generar riesgo de confusión, “[…] toda vez que el signo solicitado MISS SEXY (MIXTO), se encuentra compuesto en su conjunto gramatical por dos palabras MISS Y SEXY, mientras, que el signo registrado MISS SIXTY (MIXTO), está compuesto por las expresiones MISS y

SIXTY […]”.

Puso de presente que los signos en conflicto, comparten dentro de sus estructuras la palabra de uso común MISS, expresión no monopolizable, por parte de terceros y convirtiéndose en una marca débil. Desde el punto de vista conceptual, anotó que el signo solicitado MISS SEXY (mixto) traduce “[…] una señorita sensual, mientras que el signo registrado MISS SIXTY (mixto) traduce una señorita de sesenta, siendo conjuntos que no presentan semejanzas que causen riesgo de confusión […]”.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD EBEL INTERNATIONAL LIMITED. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a derecho, dando aplicación a principios y reglas aceptados por la doctrina y la jurisprudencia para llegar a la conclusión de que en efecto no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Advirtió que las marcas generan un impacto visual distinto en la mente del consumidor teniendo en cuenta la presencia de mayúscula y minúsculas en el signo solicitado, además por cuanto “[…] la palabra MISS en letra negra estilo impacto, la palabra SEXY en letra fucsia Vivaldi, ambas sobre una superficie morada en degradé, de donde emana una planta que cuelga, hacen de éste un signo perfectamente único y distinguible […]”. Desde el punto de vista ideológico, anotó que el prefijo MISS proviene del término inglés utilizado para referirse a una mujer soltera o a una jovencita, el cual es conocido masivamente por el público consumidor, y que se trata de una expresión de uso común. Sostuvo que en el conjunto marcario, “[…] la expresión SEXY proyecta en la mente del consumidor una impresión visual y conceptual que busca ser asociada a un estilo de vida sofisticado, sensual y glamoroso, en sintonía con la moda, la belleza, la buena vida, el entretenimiento, las artes, todo desde un enfoque vanguardista y arriesgado, fijando un nuevo parámetro para definir el concepto de sofisticación […]”.

Por su parte, dijo que la “[…] marca MISS SIXTY se compone de una expresión proveniente del idioma inglés y cuyo significado es ampliamente conocido por el público consumidor, a saber, SIXTY o SESENTA en castellano […]”. Concluyó que las palabras SEXY y SIXTY tienen significados y connotaciones muy diferentes, lo que minimiza el supuesto riesgo de confusión. Finalmente, aseveró que “[…] los signos no sólo no comparten la misma clase, sino que además distinguen productos con una naturaleza diferente, que se comercializan de manera distinta y que satisfacen necesidades deferentes, entre sí […]”. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 161-IP-2012 de fecha 1º de febrero de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento

común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 28 de enero de 2014, se corrió traslado a las partes,

intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e intervinientes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad FRONSAC TM S.A. respecto de la legalidad de la resolución 66430 de 23 de diciembre de 2009, a través de la cual se revocó las decisiones contenidas en las resoluciones 44611 de 31 de agosto de 2009 y 50708 de 30 de septiembre del mismo año y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca MISS SEXY (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad EBEL

INTERNATIONAL LIMITED.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca MISS SIXTY (mixta), registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: (Signo cuestionado)

(Marca registrada) V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, carezcan de distintividad o sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la

confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o

vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y

DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente5: “[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin

significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”6. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: (Signo cuestionado) (Marca registrada) 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: M I S S S E X Y 1 2 3 4 5 6 7 8

SIGO CUESTIONADO M I S S S I X T Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARCA OPOSITORA Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la parte demandada y del tercero con interés en las resultas del proceso en relación con la palabra «MISS», consistentes en que esa expresión de

uso común y que, por ende, no puede tenerse en cuenta al realizar el examen de confundibilidad. Es preciso hacer referencia a la interpretación prejudicial rendida por la autoridad jurisdiccional comunitaria, que explicó la utilización de partículas de uso común en la conformación de esta clase de marcas, así: “[…] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]” (negrillas fuera de texto). Como se observa, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles, por lo que las mismas no deber ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión. En el sub lite, la Sala considera que le asiste razón a los apoderados de la