CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00175-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo mixto SPRING y las marcas mixtas SPRING STEP y VIA SPRING previamente registradas en las clases 25 y 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es SPRING en las clases 25 y 35 / EXPRESIÓN DE FANTASÍA - Lo es SPRING / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto SPRING en la clase 35 al carecer de distintividad, existir similitud y conexidad competitiva con las marcas mixtas SPRING STEP y VIA SPRING previamente registradas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “SPRING”, y la marca previamente registrada, “SPRING STEP”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “S”- “P”-“R”- “I”- “N” -“G”; y la única diferencia radica en la supresión del vocablo “STEP”, la cual no contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SPRING” de la marca opositora. Ahora, frente al signo cuestionado “SPRING” y la marca previamente registrada “VIA SPRING”, también hay significativas similitudes ortográficas en sus terminaciones, dado que ambas marcas coinciden en 6 letras “S”- “P”-“R”- “I”- “N” -“G”; y la única

diferencia radica en la supresión del vocablo “VIA”, la cual no contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SPRING” de la marca opositora. La Sala destaca que dichas semejanzas inducen a mayor grado de confusión al público consumidor, en la medida en que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “SPRING”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; además, que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “VIA SPRING” y “SPRING STEP”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que la marca cuestionada “SPRING” y las marcas previamente registradas, “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión “SPRING”. […]Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en las marcas previamente registradas, predomina el sonido de la palabra “SPRING”. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada, “SPRING”, corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. En efecto, el vocablo “SPRING” proviene del idioma inglés, que traduce primavera, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente

identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que las marcas previamente registradas, “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, que también contienen dicha expresión, deben considerarse como de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa. […] Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. […] [N]o cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y los productos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 25 de la Clasificación Interncional de Niza, si bien es cierto que no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenecen a una misma clase del nomenclátor, no lo es menos que pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; poseen una misma finalidad (comercialización de prendas de vestir); son

complementarios, en la medida en que los productos de los signos previamente registrados requieren o pueden requerir de las actividades que realiza la actora para tener su marca en el mercado; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas. […] [E]s evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00175-00

Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SPRING” (MIXTO) Y LAS MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS, “SPRING STEP” (MIXTA) Y “VIA SPRING”,

EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA AL REPRODUCIRSE LA

EXPRESIÓN “SPRING”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. Son nulas las resoluciones núms. 31533 de 27 de agosto de 2008, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro" y 38359 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 51471 de 3 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “SPRING” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 28 de febrero de 2007 solicitó el registro como marca del signo mixto “SPRING”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Niza. 2: Que una vez publicada la solicitud, las sociedades INDUSTRIAS SPRING S.A., CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA. y MODANOVA S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado “SPRING” con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas previamente registradas, respectivamente:  “SPRING” y “SPRING KIDS”, que distinguen productos de las clases 10, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza; 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 “[…] Servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como calzado de hombres, mujeres y niños; accesorios de moda; equipaje, bolsos, billeteras […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  “SPRING STEP”, “VIA SPRING”, “SPRINT” y “SPRIN”, que amparan productos en las clases 25 y 35 de la citada Clasificación; y  “SPRING” y “SPRINGMAID”, que comprenden productos de las clases 24 y 25 de la mencionada Clasificación.

3: Que mediante Resolución núm. 31533 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades INDUSTRIAS SPRING S.A. y MODANOVA S.A.; fundada la oposición interpuesta por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto, “SPRING”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, a través de la Resolución núm. 38359 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, mediante la Resolución núm. 51471 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la existencia de las marcas “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, registradas en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no impiden el registro del signo cuestionado, “SPRING”, en la Clase 35 de la citada Clasificación, en la medida en que son gramatical y fonéticamente diferentes. Señaló que existen cuatro criterios o parámetros fijados por el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina al momento de realizar el cotejo marcario, con el objetivo de establecer el riesgo de confusión o confundibilidad entre los signos objeto de registro, el cual debe partir del análisis en conjunto de las marcas sin aislar sus componentes. Adujo que desde el punto de vista gramatical las expresiones enfrentadas no son iguales y al efectuarse la comparación de manera conjunta, se evidencia que la semejanza no es absoluta; además, que su conformación es distinta y cada una de las marcas cotejadas está compuesta por una serie de elementos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co característicos y especiales, que les otorgan la distintividad requerida para ser registrables. Indicó que la SIC al realizar el cotejo marcario violó su derecho fundamental a la igualdad procesal, por cuanto no tuvo en cuenta el registro de varias marcas de propiedad de diferentes titulares que comparten una misma expresión, tales como: “HADA”, “HADA BEBE” y “HADA CELESTE”; “JOLIE DE VOGUE” y “JOLI”; “VIRTUA STICK” y “TICK” y; “ALDO PANETI” y “ALDO CAMPO”. Sostuvo que de conformidad con la base de datos marcaria de la entidad demandada, coexisten varios registros marcarios de propiedad de diferentes propietarios cuya composición incluye la expresión “SPRING”, por lo que dicha partícula debe considerarse como de uso común. Concluyó que cada una de las marcas cotejadas está compuesta por una serie de elementos característicos y especiales, susceptibles de otorgarles distintividad,

situación que, a su juicio, ha sido compartida por la misma entidad demandada en otros casos de mayor complejidad4. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que una vez realizado el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta tanto los argumentos como las pruebas aportadas dentro del expediente administrativo, encontró que entre el signo solicitado “SPRING” y las marcas previamente registradas, “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, existían similitudes capaces de crear confusión entre los consumidores, dadas las semejanzas presentadas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual. Indicó que resulta innegable que entre las marcas enfrentadas la expresión que sobresale es “SPRING” por ser la de mayor fuerza y la que es retenida por el consumidor promedio, lo que implica que de concederse el signo cuestionado, 4 La actora no especificó qué casos en específico. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SPRING”, se genere riesgo de confusión entre los productos y servicios que amparan así como su origen empresarial. Mencionó que si bien es cierto que la marca cuestionada pretende la protección de servicios ubicados en una Clase del nomenclátor diferente a la de los productos que distinguen las marcas previamente registradas, también lo es que dichos

productos y servicios presentan conexidad competitiva, en la medida en que presentan una misma finalidad y un mismo consumidor que para acceder a un producto podría dirigirse al fabricante (marca de productos) o al que los reagrupa para comercializar (marca de servicios). II.1.2.- La sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA.5, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de fundamento legal. Sostuvo que el signo mixto solicitado, “SPRING”, que pretende distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no es registrable frente a sus marcas previamente registradas “SPRING STEP”, que amparan productos y servicios en las clases 25 y 35 de la citada Clasificación; y “VIA SPRING” que ampara productos de la anteriormente mencionada Clase 25, toda vez que presentan semejanzas susceptibles de inducir a error al público consumidor. Indicó que el elemento que se destaca en las marcas cotejadas es la expresión “SPRING”; y que sin importar en la posición en que se encuentre en cada uno de los signos, es susceptible de generar riesgo de confusión y asociación para los consumidores. Señaló que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas, “SPRING”, “VIA SPRING” y “SPRING STEP”, toda vez que entre los servicios que ampara el signo cuestionado se encuentra incluido el servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como el calzado, el cual es identificado por sus marcas previamente registradas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

5 Hoy NEGOCIOS Y OPERACIONES LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitaron denegar las pretensiones de la demanda; y el Agente del Ministerio Público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SPRING (mixto) y las marcas SPRING STEP (mixta) y VIA SPRING (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 6 Proceso 326-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos

gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo SPRING (mixto) y las marcas SPRING STEP (mixta) y VIA SPRING (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros

criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (i) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. a) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 3.1. En el presente caso se alega que la palabra SPRING es de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135-. No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” […] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se debe excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11. El que un término sea de uso común para un producto o servicio

de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase […]

4. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones […] 4.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso de concreto y de las valoraciones que se realicen.

[…]

5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre

productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 31533 de 2008, declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA y, en

consecuencia, denegó el registro de la marca mixta “SPRING”, a la titular ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como calzado de hombres, mujeres y niños; accesorios de moda; equipaje, bolsos, billeteras […]”, por estimar que era similarmente confundible con las marcas mixtas previamente registradas, “SPRING STEP”, que distingue productos y servicios en las clases 25 y 35 de la referida Clasificación; y “VIA SPRING”, que ampara productos de la citada Clase 25. Al respecto, la demandante alegó que entre las marcas previamente registradas, “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, y el signo “SPRING”, no existen semejanzas ortográficas, fonéticas ni gráficas suficientes para que puedan inducir al público consumidor en error, lo que significa que dichas expresiones enfrentadas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por cuanto no es controvertido que puede constituir marca […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, estimó que “[…] de oficio se interpretarán los artículos 135, literal g) y

151 de la Decisión 486, por alegarse dentro del proceso interno la existencia de signos conformados por denominaciones de uso común, así como la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en controversia […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro