CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00179-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL – Marcas / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD RELATIVA MARCARIAProcedencia / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Es una acción especial desistible / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Procedencia / CONDENA EN COSTASImprocedente al guardar silencio la demandada y no haber oposición al desistimiento / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL La demanda que dio origen al presente radicado se instauró, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 21596 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 30911 de 25 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 43842 de 31 de agosto de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Es preciso advertir que cuando se expidieron los actos acusados y se presentó la demanda ya estaba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que entró a regir el 1o. de diciembre de 2000, conforme a su artículo 274, que a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que

permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, no obstante ello, como ya se indicó, para su ejercicio oportuno se previó un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172 ibidem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso, por cuanto la actora afirma que la marca “OPEN MARK” (MIXTA), Clase 35 Internacional, concedida a través de los actos acusados, resulta similarmente confundible con la marca “OPEN MARKET” (MIXTA), para la Clase 39 Internacional, de la cual es titular, por cuanto la reproduce parcialmente, lo que evidencia riesgo de confusión para el público consumidor. Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 314 a 316 del CGP, que contienen la figura del desistimiento, aplicable a los procesos contenciosos administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA, ha de aceptarse el desistimiento solicitado por la actora, por lo siguiente: En el caso sub examine no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; quien desiste está en capacidad de hacerlo; el apoderado de la parte actora tiene facultades para desistir; el desistimiento es incondicional, pues no se hace salvedad alguna. […] Como ya se dijo, en el presente caso se evidencia un interés de la actora en el ejercicio de la acción la referencia, lo cual hace viable la aceptación del desistimiento.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 20 de junio de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2008-00349-00, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno; 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-0002011-00258-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y 18 de diciembre de 2003, Radicación 11001-03-24-000-2003-00014-01(8612), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 314 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 315 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 316 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 274

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00179-00

Actor: OPEN MARKET LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Referencia: Acepta desistimiento de la acción AUTO INTERLOCUTORIO El apoderado de la parte actora, en escrito visible a folios 140 y 141 del expediente, manifiesta que desiste de la acción de nulidad relativa que dio origen al presente proceso.

Para resolver, se Considera: Sea lo primero advertir que, en providencia de 20 de junio de 2013 (Expediente núm. 2008-00349-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la

Sala señaló que no era posible aceptar el desistimiento en tratándose de acciones contra registros marcarios, respecto de los cuales se hubiera invocado causales de nulidad relativa. Ello, por cuanto la defensa debe hacerse no solo de los intereses del tercero afectado, sino en especial, a los del público consumidor y los de sus competidores, toda vez “[…] que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración […]”. Sin embargo, tal postura fue modificada por la Sala en proveído de 28 de octubre de 20171, que ahora se prohíja, para adoptar nuevamente el criterio que venía sosteniendo la Sección en el sentido de admitir el desistimiento frente a la acción de nulidad relativa, al evidenciar un interés subjetivo en dicha pretensión, entre otras, en providencia de 18 de diciembre de 20032, en la que se precisó: “[…] Cabe igualmente resaltar que esta Decisión, a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario.

Empero, estima el Despacho que no obstante ello, la acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad relativas (artículo 136 de la Decisión 486), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas “CALLISTO” y “PARAQUAT” impetró la nulidad del registro que concedió la marca “CALLIQUAT, que, a su juicio, estimó confundible con las suyas. Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486, que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se dijo, envuelven un claro interés particular […]”. Luego de relacionar y transcribir apartes de otras providencias proferidas sobre el tema, por los diferentes despachos que conforman la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sala concluyó: 1 Expediente nro. 2011-00258-00, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. 2 Proferida en el expediente nro. 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612), Actor Sygenta Limited, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. “[…]Entonces, la Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venía realizando por la Sección Primera de la Corporación en las providencias que prohijaron la posibilidad de que se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en

ejercicio de la acción de nulidad relativa, puesto que lo pretendido con su interposición es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, comportando la controversia un interés netamente particular y concreto. Lo anterior significa que la eventual afectación del interés general se presenta como una consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto jurídico de concesión de un derecho marcario y no como característica propia del derecho ni del acto administrativo de concesión, este último como sustento mismo de la pretensión de nulidad relativa. Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede señalar que el registro marcario representa un interés para el público consumidor, también lo es que el derecho que se concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos directos sobre la situación particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin condicionamiento alguno, esto es, a través de diferentes instrumentos como la cesión o transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de acción. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Sala adopta la postura inicial que había acogido la Sección Primera en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se analizará la petición que en tal sentido formuló la sociedad actora […] (Negrillas fuera de texto)”. Acogiendo dicho criterio, el Despacho procede a resolver la solicitud de

desistimiento de la acción de la referencia, presentada por la actora, así: La demanda que dio origen al presente radicado se instauró, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 21596 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 30911 de 25 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 43842 de 31 de agosto de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Es preciso advertir que cuando se expidieron los actos acusados y se presentó la demanda ya estaba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que entró a regir el 1o. de diciembre de 2000, conforme a su artículo 274, que a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, no obstante ello, como ya se indicó, para su ejercicio oportuno se previó un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172 ibidem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso, por cuanto la actora afirma que la marca “OPEN MARK” (MIXTA), Clase 35 Internacional, concedida a través de los actos acusados, resulta similarmente

confundible con la marca “OPEN MARKET” (MIXTA), para la Clase 39 Internacional, de la cual es titular, por cuanto la reproduce parcialmente, lo que evidencia riesgo de confusión para el público consumidor. Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 314 a 316 del CGP, que contienen la figura del desistimiento, aplicable a los procesos contenciosos administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA, ha de aceptarse el desistimiento solicitado por la actora, por lo siguiente: En el caso sub examine no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; quien desiste está en capacidad de hacerlo3; el apoderado de la parte actora tiene facultades para desistir; el desistimiento es incondicional, pues no se hace salvedad alguna. 3 Conforme al poder y los documentos anexos obrantes a folios 2 a 11 del expediente. Ahora bien, el numeral 4 del artículo 316 del CGP, prevé: "[…] Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el Juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el Juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas [… ]”. (Negrilla y subraya fuera de texto) Con fundamento en la disposición anterior el Despacho, a través de auto de 18 de febrero de 2019, dio traslado a la entidad demandada, por el término de tres (3)

días, del escrito contentivo de la solicitud de desistimiento de la demanda por parte de la actora. De conformidad con el informe secretarial que antecede, dentro de dicho término la entidad demandada guardó silencio, conducta esta de la que se colige su aprobación respecto de la solicitud de desistimiento de la demanda. Como ya se dijo, en el presente caso se evidencia un interés de la actora en el ejercicio de la acción la referencia, lo cual hace viable la aceptación del desistimiento. Por último, no se condenará en costas debido a que, como quedó visto, la entidad demandada no se opuso al desistimiento de la acción de la referencia, habida cuenta que guardó silencio dentro del término del traslado del escrito contentivo de dicha solicitud. En consecuencia, es del caso acceder a la solicitud del apoderado de la actora como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E: PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la demanda presentado por la parte actora, a través de apoderado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte actora, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente proveído.

En firme esta providencia, archívese el proceso previo las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera