CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00188-00-2018

CANCELACIÓN TOTAL DE MARCA POR NO USO – Consecuencias

[L]a cancelación del registro de una marca por falta de uso habilita la depuración del registro marcario y permite que terceros puedan hacer uso del signo que ha caído en desuso por parte de su titular, depuración que puede referirse a la totalidad del registro marcario o una parte de él. USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / CANCELACIÓN TOTAL DE MARCA POR NO USO - Improcedencia respecto de la marca mixta KAPITOL registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza Del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la parte actora, la Sala observa que la sociedad FABRIPARTES S.A. ha usado con regularidad la marca KAPITOL para identificar artículos y aparatos para automóviles, especialmente los relacionados con radiadores, por lo que, como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, no era procedente la cancelación total del registro en comento. En efecto, en primer lugar, de la revisión de la relación fotográfica aportada al plenario, la Sala encuentra demostrado que los productos que se presentan coinciden con el diseño registrado como marca mixta. Mientras que en las cajas de empaque del producto del registro visual se observa el signo en su integridad, en las piezas metálicas se encuentra repujada la letra K, lo cual evidencia en uno y otro caso la utilización del signo distintivo. Aunado a ello, se acreditó el monto de las ventas de los productos relacionados con artículos de automotores entre los años 2003 a 2006, período dentro del cual se debe demostrar el uso del signo,

esto es, se probó que comercializó el producto de su marca.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00188-00

Actor: FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM

S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 165 – CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 6143 de 17 de febrero de 2009, 17895 de 20 de

abril de 2009 y 56405 de 30 de octubre de 2009, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso del registro número 243.792, correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, todas ellas expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 3.1. Que se declare la nulidad de la resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió negar la cancelación total solicitada por la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores S.A. Fundicom S.A. por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), y en consecuencia resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca para distinguir “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, depósitos de gasolina, forros

de frenos, frenos, segmento de frenos, circuitos hidráulicos, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” productos comprendidos en la clase 12 Internacional. 3.2. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 17895 de 20 de abril de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores S.A. Fundicom S.A., en el sentido de confirmar la Resolución número 6143 de 17 de febrero de 2009, mediante la cual se resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca mixta KAPITOL para distinguir productos de la clase 12 Internacional, y en consecuencia resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca para distinguir “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmento de frenos, circuitos hidráulicos, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” productos comprendidos en la clase 12 Internacional. 3.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 56405 de 30 de octubre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores S.A. Fundicom S.A., confirmando la Resolución número 6143 de 17 de febrero de 2009,

mediante la cual resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITAL (mixta) para distinguir productos de la clase 12, y en consecuencia resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca para distinguir “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmento de frenos, circuitos hidráulicos, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” productos comprendidos en la clase 12 Internacional. 3.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, como pretensión principal, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la cancelación total por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) a nombre de Fabripartes S.A. para distinguir productos de la clase 12 Internacional. 3.5. Como pretensión subsidiaria, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la cancelación parcial por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) a nombre de Fabripartes S.A. para distinguir productos de la clase 12 internacional, únicamente para lo cual fue demostrado su uso, excluyendo “árboles de transmisión, bandas de rodamientos, bielas, cachas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos, hidráulicos, transmisiones y válvulas”

productos respecto de los cuales la sociedad Fabripartes S.A. no demostró el uso. Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Superintendencia limitar el Certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) única y exclusivamente para distinguir “radiadores”. 3.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que presentó solicitud de cancelación por falta de uso del certificado de registro 243.792, correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad FABRIPARTES S.A. Adujo que el 28 de agosto de 2006, la sociedad FABRIPARTES S.A. contestó la solicitud de cancelación. Expuso que a través de la Resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió denegar la cancelación total por no uso de la marca antes señalada. Sin embargo, comentó que resolvió cancelarla parcialmente en el sentido de excluir de su cobertura algunos de los productos que distingue. Recordó que como consecuencia de la anterior limitación, la marca distinguiría sólo los siguientes productos: “[…] árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de

frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos […]”. Frente a lo anterior, la sociedad FUNDICOM S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Mediante la Resolución 17895 de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 6143 de 2009. Finalmente, anotó que a través de la Resolución 56405 de 30 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación confirmando la plurimencionada Resolución 6143. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos acusados violaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio debió declarar la cancelación total del registro, con excepción de los productos relacionados con radiadores. Manifestó que el titular de la marca no logró probar el uso de los productos para los cuales estaba registrada y que, por el contrario, las pruebas de uso que se aportaron no fueron conducentes para demostrar la comercialización de los productos en el mercado. Recordó que las pruebas aportadas por la sociedad FABRIPARTES S.A. consistieron en 19 fotografías en las cuales se observan radiadores sobre los

cuales aparece repujado el elemento figurativo de la marca KAPITOL, esto es, con la letra K, y en las fotos aparecen adicionalmente cajas de cartón también marcadas con el signo KAPITOL (mixto) y la indicación de que se trata de empaques de radiadores, los catálogos del establecimiento Frenos Punto Azul en el que se relacionan partes de vehículos y la copia auténtica de una página de un directorio telefónico en donde se encuentra un aviso del establecimiento Autopartes JESC y CÍA . Ltda., en la sección de radiadores, todas ellas débiles dado que no demuestran el uso real y se circunscriben simplemente al ámbito formal de la marca, documentos que no prueban la venta de los bienes en el mercado a título oneroso. Advirtió que al hacer el estudio sobre el uso o no de la marca KAPITOL (mixta), la SIC admitió como prueba la certificación emitida por el señor José Raúl Eduardo Carvajal Rodríguez, Revisor Fiscal de la sociedad FABRIPARTES S.A., “[…] circunstancia que resulta inapropiada, ya que si bien la referida certificación puede ser considerada como un medio de prueba, ésta no es en sí misma una prueba […]”. En lo ateniente a las certificaciones expedidas por los distribuidores, sostuvo que los gerentes de los establecimientos no especifican qué tipo de productos comercializan con la marca KAPITOL (mixta) y, debido a ello, “[…] estas comunicaciones no son verosímiles, ni certeras […]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad a pesar de haber contestado la demanda por fuera del término de fijación en lista, se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que el uso de la marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un registro marcario, y que en el caso de la referencia la sociedad titular aportó las pruebas pertinentes a fin de desvirtuar las afirmaciones de la solicitud de cancelación total del registro marcario. Al respecto, precisó que la valoración de las pruebas se realizó de conformidad con las reglas de la sana crítica y que en “[…] en los actos demandados, se relacionan una a una las pruebas admitidas y el valor dado a cada una de ellas para llegar a las decisiones que en efecto, se adoptaron […]”. Recordó que de conformidad con el inciso 3º del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el amparo de aquellos productos frente a los cuales, así no se hubiera probado el uso real y efectivo, estuvieran relacionados o conexos con aquellos productos para los cuales sí se probó el uso real y efectivo de la marca dentro del período correspondiente. Finalmente, consideró que las resoluciones acusadas se ajustan plenamente a la normatividad, jurisprudencia y doctrina sobre la materia, por lo que se deben negar

las pretensiones de la demanda. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD FABRIPARTES S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo anterior, los actos administrativos acusados se emitieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes. Adujo que cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo acredita el uso de la marca figurativa en cuestión. Consideró que con las fotografías, publicidad, certificaciones de compradores y catálogos aportados se probó la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con la marca KAPITOL, especialmente en lo atinente a la prueba de uso de la marca para los radiadores. Puso de relieve la identidad o similitud entre el producto “radiadores” y los otros productos amparados con el registro, esto es, “[…] árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, transmisiones, válvulas para vehículos […]”. En efecto, consideró que dichos productos se encuentran relacionados, toda vez que se trata de partes o autopartes de vehículos de locomoción terrestre. III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 013-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2014, en la que se exponen las reglas y

criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó: Primero: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se genera cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

Segundo: De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para

que opere la cancelación parcial por no uso:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea sustancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en caso sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. Si, por un lado, la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la

cancelación parcial en relación con dichos productos o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso. Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma Clase de la Clasificación de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 29 de julio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés en las resultas del

proceso en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 6143 de 17 de febrero de 2009, 17895 de 20 de abril de 2009 y 56405 de 30 de octubre de 2009, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso del registro número 243.792, correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, todas ellas expedidas por la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio no accedió a la cancelación total por falta de uso el registro de la marca en comento, para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad FABRIPARTES S.A. desconociendo los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca registrada es la siguiente: El signo distintivo se registró para distinguir: “[…] aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima, aparatos, artículos, partes y accesorios para automóviles y aparatos de locomoción terrestre, aeróstatos, dispositivos de seguridad y antirrobos,

cámaras de aire para neumáticos, resortes amortiguadores, árboles de transmisión, arneses de seguridad asientos para vehículos y accesorios para estos, autocares, cadenas para automóviles, capos y carrocerías, chasis, cubiertas, parachoques, señales, bandas de rodamiento, bielas, aparatos e instalaciones de transporte por cable, cadenas antiderrapantes, cajas de cambio, cámaras de aire y equipos de reparación, carrocería, arandelas adhesivas de caucho, chalanas, ciclocaras, coches, cojines de ejes, cortinillas parasoles, cristales de vehículos, cubiertas, defensas depósitos de gasolina, ejes, motores eléctricos, plataformas elevadoras, porta equipos, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, guardabarros, circuitos hidráulicos, indicadores de dirección, literas, llantas, dispositivos de mando, radiadores, orugas para vehículos, pedales, puertas, radios, remolques, alarmas, ruedas, timones, transmisiones, válvulas para vehículos, neumáticos, bicicletas, artículos y accesorios para bicicleta […].” La Resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió: “[…] ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 243.792, correspondiente a la marca mixta KAPITOL, registrada a nombre de la sociedad FABRIPARTES S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la

marca mixta KAPITOL, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos; “aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima, aparatos, artículos, partes y accesorios para automóviles y aparatos de locomoción terrestre, aeróstatos, autocares, cicloras, coches, bicicletas, artículos y accesorios para bicicleta, dispositivos de seguridad y antirrobos, cámaras de aire para neumáticos, arneses de seguridad asientos para vehículos y accesorios para estos, cadenas para automóviles, capos y carrocerías, chasis, cubiertas, parachoques, señales, aparatos e instalaciones de transporte por cable, cadenas antiderrapantes, cámaras de aire y equipos de reparación, carrocería, arandelas adhesivas de caucho, chalanas, cortinillas parasoles, cristales de vehículos, cubiertas, defensas, motores eléctricos, plataformas elevadoras, portaequipos, guardabarros, indicadores de dirección, literas, llantas, dispositivos de mando, orugas para vehículos, pedales, puertas, radios, remolques, alarmas, ruedas, neumáticos”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 243.792, correspondiente a la marca mixta KAPITOL, distinguirá: “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos

hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos”, productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación Internacional de Niza […] (Negrillas fuera de texto). Como lo dispone el artículo 168 de la Decisión 4861, la cancelación del registro de una marca por falta de uso habilita la depuración del registro marcario y permite que terceros puedan hacer uso del signo que ha caido en desuso por parte de su titular, depuración que puede referirse a la totalidad del registro marcario o una parte de él. Sobre la cancelación de un registro por no uso de la marca, las normas supranacionales de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, disponen: “[…] DECISIÓN 486 de 2000Comunidad Andina CAPITULO V De la cancelación del registro “Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición, interpuestos con base en la marca no usada. 1 “[…] Articulo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la

fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. No obstante, lo previsto en el parágrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registros de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o

certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]” (Negrillas fuera de texto). Es a partir de las normas antes transcritas que el demandante considera que en el caso en estudio la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones atacadas, debió decretar la cancelación total de la marca figurativa registro 243.792, por cuanto no se demostró el uso de la misma. En atención a lo antes expuesto, la Sala entra a valorar, de manera conjunta y conforme a las reglas de la sana critica, las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca y que fueron allegadas dentro del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre 10 de mayo de 2003 y el 10 de mayo de 2006, fecha en la que se solicitó la cancelación del signo distintivo, siendo éste el período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma. Las pruebas que reposan en la actuación administrativa son las siguientes (fls. 378 a 425): - Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad FABRIPARTES S.A., señor José Raúl Carvajal, en la cual hace constar que dicha sociedad fabrica y comercializa desde el año 2001 productos identificados con la marca KAPITOL, indicando los montos totales de venta de 2001 a 2006, los cuales corresponden a los siguientes: 2001 $599.527.904; 2002 $1.092.141.939; 2003 $783.244.773; 2004 $542.179.442; 2005

$708.794.019; 2006 $466.092.365 (fl. 383). - Diecinueve (19) fotografías en las cuales se muestran radiadores, sobre los cuales aparecen repujado el elemento figurativo de la marca KAPITOL, consistente en la letra K en un tipo especial de letra; en las mismas aparece adicionalmente cajas de cartón marcadas con el signo KAPITOL y la indicación de que se trata de empaques de radiadores (fls. 388 a 390, 397 y 398). - Un catálogo del establecimiento de comercio FRENOS PUNTO AZUL en el que se promocionan los productos que se distribuyen, consistente en partes de vehículos, y en cuyo interior se observa un aviso de radiadores para automotores que se identifican con la marca KAPITOL (fls. 404 a 425). - Certificación suscrita por el Gerente General de la sociedad BIG IMPORTADORES Y CIA, señor Héctor Darío Lizarazo, en la cual hace constar que dicha sociedad trabaja con los productos de la marca KAPITOL suministrados por la sociedad FABRIPARTES S.A., especialmente que suministra radiadores de la marca KAPITOL de excelente calidad, aproximadamente desde el año 2004 (fl. 391). - Certificación suscrita por el Gerente General del establecimiento de comercio FRENOS PUNTO AZUL, señor Ricardo Bautista, en la cual hace constar que la sociedad FABRIPARTES S.A. les suministra radiadores de la marca KAPITOL, aproximadamente desde el año 2004 (fl. 392). - Certificación suscrita por el Administrador de la sociedad COSMOREPUESTOS S.A., señor Mario O. Pérez Z., en la cual hace

constar que compra productos de la marca KAPITOL, aproximadamente desde el año 2004 (fl. 393). - Certificación suscrita por el Gerente General de la sociedad INVERCOL E.U., señor Giancarlo Peláez, en la cual hace constar que compra productos de la marca KAPITOL, aproximadamente desde el año 2004 (fl. 394). - Certificación suscrita por la Gerente General de la sociedad COLOMRAD, señora Luz Stella Castellanos, en la cual hace constar que compra productos de la marca KAPITOL, aproximadamente desde el año 2005 (fl. 395). - Certificación suscrita por el Gerente General de la sociedad BALKANES, Expertos en Radiadores, señor Francisco Gilberto Cataño, en la cual hace constar que compra productos de la marca