CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00189-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo DISPATCH de la clase 9 y el marca DISPATCH previamente registrada en la clase 38 / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es DISPATCH al no tener un signficado propio en idioma castellano / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo DISPATCH porque a pesar de la similitud con la marca DISPATCH no existe conexión competitiva Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, estima la Sala que entre las citadas Clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades diferentes y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles, ni complementarios entre sí. En efecto, considera la Sala que los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el signo cuestionado y los servicios de la Clase 38 de la citada Clasificación, que distingue marca previamente registrada de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta de que los productos del primer signo van dirigidos específicamente al sector minero, mientras que los servicios que ofrece la marca, cuyo titular es la actora, van dirigidos a cualquier consumidor interesado en comunicaciones. Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales de comercialización, pues los identificados con el signo cuestionado se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos productos para el desarrollo de la actividad minera y se promocionan a través de revistas especializadas en dicha actividad, mientras que los de la marca previamente registrada se comercializan en pequeños sitios de

telefonía y en grandes cadenas o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de marzo de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2010-00190-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00189-00

Actor: AVANTEL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA

“DISPATCH” DE LA SOCIEDAD MODULAR MINING SYSTEMS, INC.,Y LOS

SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LA MARCA “DISPATCH” PREVIAMENTE

REGISTRADA DE LA ACTORA NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN

COMPETITIVA, QUE INDUZCA AL CONSUMIDOR A IDENTIFICARLOS CON EL MISMO ORIGEN EMPRESARIAL. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL La sociedad AVANTEL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A.,

que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones núms. 39421 de 17 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 54602 de 22 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02580 de 28 de enero de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 24 de marzo de 2007 la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS INC. solicitó el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal la sociedad AVANTEL S.A. formuló oposición, fundamentada en ser titular de la marca “DISPATCH” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Mediante la Resolución núm. 39421 de 17 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), a la sociedad

MODULAR MINING SYSTEMS, INC., para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional y declaró infundada la oposición que presentó la actora. 4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación contra la Resolución que concedió el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), en la Clase 9ª Internacional. 5º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 54602 de 22 de diciembre de 2002, confirmó la decisión recurrida. 6º: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 02580 de 28 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación y también confirmó la decisión recurrida. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por falta de aplicación, los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que la marca “DISPATCH” (nominativa), en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Sistemas de control electrónico para ser utilizados en operaciones de minería con fosa abierta, comprendiendo una computadora digital, terminales imput/ output. Páneles electrónicos de campo asociados con camiones, palas y trituradoras y equipo de

minería relacionada utilizada dentro de la fosa abierta en la mina para recibir y mostrar información remota desde la mencionada computadora digital y equipo de telemetría de datos para vincular los mencionados páneles de campo en la computadora digital”, es irregistrable, porque, a su juicio, tiene derechos amparados por la marca “DISPATCH” (nominativa), para identificar “Telecomunicaciones”, que ampara servicios de la Clase 38 Internacional, de la cual es titular. Expresó que si la Superintendencia de Industria y Comercio hubiere efectuado el análisis de registrabilidad en cuestión correctamente y dado aplicación a los criterios del cotejo del signo solicitado frente al signo previamente registrado, hubiera concluido que la marca solicitada cuestionada es similar y confundible con la marca previamente registrada, ya que comparten unos mismos canales de comercialización y medios de publicidad, de igual forma podrían ir dirigidos a un mismo consumidor, lo que revela una clara conexión competitiva que influye en el riesgo de confusión, al tratarse de signos idénticos. Señaló que es necesario tener en cuenta que la marca concedida mediante los actos acusados, protege equipos y sistemas electrónicos y la marca previamente registrada y de igual denominación, identifica servicios relacionados con telecomunicaciones, los cuales cumplen con la función principal de transmitir datos y son desarrollados y ejecutados mediante equipos electrónicos y ambos servicios incluyen monitoreos y reconocimiento de posiciones basados en GPS, como se puede verificar en sus respectivas páginas Web. Manifestó que el análisis de la relación de actividades no se debe realizar en un sentido estricto y exclusivo. Es importante identificar que el hecho de que un servicio/producto bastante similar tenga aplicación en actividades comerciales

desiguales no los hace diferentes, ni necesariamente evitará confusión entre los clientes, más aún cuando las denominaciones son idénticas y protegen servicios y productos altamente relacionados, haciéndolos así evidentemente confundibles. Agregó que las dos marcas cumplen finalidades análogas, satisfacen necesidades similares y cuentan con la misma naturaleza, toda vez que la denominación “DISPATCH”, es un término definido como “Sistema de despacho (dispatch: conjunto de elementos tecnológicos que permiten monitorear en forma satelital (GPS) y mejorar todo el movimiento de equipos mineros en faenas a rajo abierto. Consta principalmente de antenas y sistemas computacionales ubicados tanto en los equipos como en las oficinas, permitiendo una conexión permanente”. Insistió en que las marcas se encuentran estrechamente relacionadas, toda vez que su significado fonético es idéntico; los servicios y productos protegidos son complementarios y, por lo tanto, su finalidad está determinada por la prestación de servicios de comunicación y transmisión de datos, los sistemas y equipos para tal fin. Que los servicios y productos protegidos por las marcas en debate tienen las características y los elementos para ser usados en conjunto, por lo que su consumidor habitual de AVANTEL S.A., al conocer los servicios prestados por la marca “DISPATCH” de la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC. en la Clase 9ª Internacional, fácilmente asimilará que se trata de un nuevo servicio más avanzado, prestado por AVANTEL S.A., para ser aplicado en nuevas actividades y negocios. Resaltó que la marca concedida por los actos acusados “DISPATCH”, reproduce la totalidad de la marca que tiene registrada “DISPATCH”, y que ambas son

nominativas, por lo que existen todas las razones para que los consumidores asuman que las dos tienen un mismo origen empresarial o pertenecen a una misma línea de productos, lo que daría lugar a una confusión indirecta y se debilitaría la función diferenciadora propia de las marcas y la protección a los consumidores. Que es posible identificar entre las marcas en conflicto varios criterios, que permiten establecer que entre los productos y servicios existe una conexión competitiva: los canales de comercialización (son productos complementarios, que van dirigidos al mismo sector de consumidores y usan los mismos canales); los medios de publicidad; relación o vinculación entre los productos (satisfacen las mismas necesidades en los consumidores). Mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tomó en cuenta la decisión adoptada en el expediente administrativo núm. 2006-055511, contenida en la Resolución núm. 27375 de 30 de agosto de 2007, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia en mención negó el registro de la marca “DISPATCH”, solicitada por la misma sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, …”, por considerar que el signo pese a no pertenecer a igual clase, se correlacionaba con la marca registrada “DISPATCH”, de la sociedad AVANTEL S.A. para distinguir servicios de la Clase 38, pues se podría requerir de los servicios de ésta Clase, para la utilización de los productos de la Clase 9ª, motivo por el cual irían dirigidos a los

mismos consumidores, compartirían los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, configurando así una conexión competitiva. Por último, en relación con la violación del artículo 134, ibídem, señaló que los actos administrativos desconocieron y omitieron lo establecido en dicha norma, por cuanto la marca solicitada “DISPATCH” (nominativa) no es apta para distinguir en el mercado productos de la Clase 9ª Internacional, toda vez que la naturaleza de los productos y la relación existente con los servicios de la marca previamente es un obstáculo directo para su registro.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que la distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario “estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos”. Expresó que en el presente caso los signos enfrentados presentan similitudes susceptibles de generar confusión en su aspecto visual, ortográfico, fonético y

conceptual; presupuesto que no es suficiente para establecer su confundibilidad en el mercado, pues como lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite”. Así, al comparar los productos de la Clase 9ª Internacional, que se pretenden distinguir con el signo cuyo registro se solicita, y aquellos servicios de la Clase 38 Internacional, que distingue la marca opositora, no existe relación, toda vez que se encuentran comprendidos en diferentes clases, están afectos a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajo diferentes canales. Consideró que los productos a distinguir con el signo solicitado buscan satisfacer necesidades relativas a la producción de sistemas electrónicos para ser utilizados en operaciones de minería, mientras que la marca opositora se refiere a servicios cuya finalidad son las comunicaciones a distancia entre personas. Indicó que los signos pueden coexistir pacíficamente, ya que el signo solicitado ampara productos destinados al control electrónico, mientras que la marca registrada ampara servicios de telecomunicaciones. Que los sistemas de control electrónico y los equipos empleados para tal fin, que son a los que se refiere la cobertura del signo solicitado, no son diseñados ni creados por empresas dedicadas a las comunicaciones, como es el caso de la sociedad opositora. Que, a su vez, los productos que pretende amparar el signo solicitado tienen un uso específico, como lo es, el control electrónico en operaciones de minería, en

contraposición a la marca registrada cuyo objeto son las comunicaciones a distancia. II.1.2.- La sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que la marca “DISPATCH” (denominativa) a nombre de AVANTEL S.A. no causa riesgo de confusión, ni de asociación con la marca “DISPATCH” (denominativa) solicitada, pues la diferencia de productos y servicios a distinguir por cada una de éstas permite que convivan en el mercado. Adujo que no le asistió razón a la actora cuando aduce falta de análisis de registrabilidad, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio sí toma en cuenta dos aspectos: la similitud o semejanza de los signos y los productos o servicios a distinguir por ellos. Que a simple vista las marcas cuestionadas comparten la misma denominación; sin embargo, los servicios y productos que son distinguidos en ambos casos son diferentes y no tienen la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización no convergen, por lo que no presentan riesgo de confusión alguna para el consumidor. Manifestó que la finalidad de los servicios de telecomunicaciones no es la misma que aquella cuyos productos son usados exclusivamente en el campo de la minería; tampoco comparten los mismos canales de comercialización. Expresó que la sociedad AVANTEL S.A. se dedica exclusivamente a prestar servicios de telecomunicaciones y no por ello debe encontrar una supuesta relación con los productos a amparar por la marca cuestionada, que protege

productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, para uso exclusivo en el campo de la minería, por lo que se aplicó correctamente el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no se encontró la suficiente relación entre los productos y servicios que distinguen las marcas, como para que el consumidor asuma que provienen de un mismo empresario, aplicando el criterio de la especialidad de los productos y servicios. Aclaró que los productos amparados por la marca “DISPATCH” (denominativa), bajo el Expediente núm. 2006-055511, adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son los mismos solicitados dentro del Expediente núm. 2007-112235, que cursó en dicha entidad en mención. Explicó que los productos amparados por la marca “DISPATCH” (nominativa) concedida por la Resolución núm. 39421 de 17 de octubre de 2008, acusada en este proceso, a pesar de haberse solicitado para la misma Clase 9ª Internacional, no son los mismos pues se excluyeron varios productos que eran los que generaban confusión o riesgo de asociación. Que los productos amparados hoy por la marca “DISPATCH” (nominativa) en la Clase 9ª Internacional, a nombre de MODULAR MINING SYSTEMS, INC. se encuentran limitados en cuanto a su uso en la minería, impidiendo cualquier clase de confusión respecto de los servicios de telecomunicaciones. Que la Superintendencia de Industria y Comercio sí dio aplicación al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que las

marcas en conflicto no guardan conexión competitiva y su aplicación y finalidad no es la misma. Por lo tanto, la demandada no violó este cargo.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “1.7. Orientada por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.” “(…)” 1 Proceso 361-IP-2015. “2.3.1. Se debe analizar, cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente. 2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En este orden de ideas, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos DISPATCH y DISPATCH.” “(…)” “3.6. “Conforme a los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerando, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 3.7. En consecuencia se deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo

cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 39421 de 17 de octubre de 2008, confirmada por las Resoluciones núms. 54602 de 22 de diciembre de 2008 y 02580 de 28 de enero de 2009, concedió el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y el signo previamente registrado “DISPATCH” (nominativo), que distingue los servicios de la Clase 38 de la citada Clasificación, no existe conexidad competitiva, ya que los productos y servicios amparados por dichas marcas se encuentran comprendidos en diferentes clases de nomenclator internacional, están afectos a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes, entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son

comercializados bajo diferentes canales. Por su parte, la actora alegó que las marcas en conflicto son confundibles, en cuanto comparten unos mismos canales de comercialización y medios de publicidad, van dirigidos a un mismo consumidor, lo que revela una clara conexión competitiva que influye en el riesgo de confusión, al tratarse de signos idénticos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa) para la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se pude percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir como el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

DISPATCH DISPATCH

MARCA SOLICITADA MARCA (Opositora)

CUESTIONADA

(CLASE 38)

(CLASE 9ª) Ahora, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “1.5.1.Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de casa caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.”2 2 Ibídem Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados advierte la Sala identidad ortográfica y fonética, dado que ambas expresiones se escriben

y pronuncian de manera idéntica. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. No obstante la identidad evidente entre estos dos signos, es pertinente señalar, como en abundante Jurisprudencia ha referido esta Corporación, que para que exista confusión se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión3. Por lo tanto, dentro del análisis debe establecerse si existe o no conexión competitiva y analizar los productos y servicios que las marcas en disputa protegen. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, así: “a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Sentencia de 18 de junio de 2009. (Expediente núm. 2003-00095. Actora: TRANSPACK LTDA. Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno). Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos

comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, lo