CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00191-00-2015

MARCA GREEN MINT SENSATIONS – Registrable para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, al no tener similitud ortográfica, fonética ni ideológica con las marcas BELMONT

SENSATIONS, BELMONT SENSACIONES Y EXPERIENCE SENSATIONS.

Observa la Sala que la estructura ortográfica de cada uno de ellos es sustancialmente distinta, pues mientras el signo cuestionado se encuentra compuesto por tres (3) vocablos, los signos opositores lo están solamente por dos (2). Ello determina que su estructura consonántica, vocálica y silábica sea distinta, por lo cual no puede predicarse la existencia de ningún riesgo de confusión. Si bien unos y otros contienen las palabras “SENSATIONS” o “SENSACIONES”, los demás elementos que las acompañan ayudan a imprimirle a los conjuntos marcarios resultantes la suficiente distintividad, aminorándose o desapareciendo por completo la posibilidad de que los consumidores de productos de la Clase 34ª incurran en un error al adoptar la decisión de comprar cigarrillos, tabaco; artículos para fumadores o cerillas identificados con tales signos distintivos. El hecho de que la marca registrada a nombre de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. contenga dentro su estructura morfológica la expresión SENSATIONS, no tiene en realidad ninguna incidencia en la legalidad del registro concedido, más aún cuando las palabras GREEN y MINT que la anteceden, le imprimen la suficiente fuerza distintiva, tornando irrelevante la coincidencia que se presenta en la utilización de dicho vocablo. (…). En lo que tiene que ver con los aspectos fonéticos, las diferencias son igualmente palpables, pues es evidente que la

expresión GREEN MINT SENSATIONS se pronuncia de manera distinta a como se pronuncian los signos opositores, pues la sonoridad y los acentos prosódicos de cada una de ellos es totalmente diferente. Para corroborarlo, basta con pronunciar las marcas de viva voz y en forma sucesiva, para comprobar que en efecto no se produce ninguna impresión de identidad o semejanza que pueda dar lugar a errores o confusiones. En cuanto corresponde a los aspectos ideológicos y conceptuales, la Sala considera destacar que si bien los vocablos provenientes del idioma inglés que conforman las marcas enfrentadas son ampliamente conocidos y comprendidos en algunos círculos sociales, lo real y cierto es que el grueso de los consumidores de cigarrillos, tabacos y cerillos no están en condiciones de entender su significado y por ello serán consideradas como marcas de fantasía, lo cual redunda en la registrabilidad de la marca cuestionada. Se infiere pues de lo expuesto que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual no se presenta ningún riesgo de confusión que impida la coexistencia de los signos en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 26444 DE 2009 (28 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 36227 DE 2009 (21 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 55594 DE 2009 (29 de

octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Riesgo de confusión en consumo de cigarrillos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, Rad. 200400376-01, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La firma CA CIGARRERA BIGOTT SUCS, en ejercicio del medio de control de nulidad, solicitó la nulidad de las resoluciones 26444, 36227 y 55594, todas de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca GREEN MINT SENSATIONS solicitado por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. La Sala negó las pretensiones de la demanda

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00191-00

Actor: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS

Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Decisión de la Comunidad Andina, presentada por la firma venezolana C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS contra los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y

Comercio, por medio de los cuales se concedió el registro del signo denominativo GREEN MINT SENSATIONS a nombre de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.- LA DEMANDA

1.1.- Pretensiones. Pretende la actora que se declare la nulidad de los actos administrativos que se relacionan a continuación: (1) La Resolución No. 26444 de 28 de mayo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; (2) la Resolución No. 36227 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior; y (3) la Resolución No. 55594 de 29 de octubre de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución

No. 26444 de 28 de mayo de 2009. 1.2.- Fundamentos de hecho En este acápite de la demanda, la actora puso de presente los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, destacando que el 28 de agosto de 2008, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó el registro del signo denominativo GREEN MINT SENSATIONS para distinguir productos de la Clase 34, al cual se opuso la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS invocando la preexistencia de sus marcas BELMONT SENSATIONS y BELMONT SENSACIONES registradas el 29 de marzo de 2007 y de la solicitud de registro del signo EXPERIENCE SENSATIONS, radicada el 5 de agosto de 2008, para proteger productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante lo anterior, los actos administrativos demandados concedieron el registro solicitado, tras declarar infundada la oposición formulada por la demandante. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación El apoderado de la parte actora señaló como violado el artículo 136 literal a) de la Comunidad Andina, por estimar que el vocablo SENSATIONS, que a su juicio es el más característico de la marca compleja GREEN MINT SENSATIONS, resulta confundible con las marcas previamente registradas y con la solicitada a nombre de su representada, la firma C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS, por ser el que mayor recordación genera en los consumidores y el que determina la impresión general de la marca. Además de ello, considera que los términos GREEN MINT

que acompañan ese vocablo se caracterizan por su debilidad marcaria, cuyo significado es ampliamente conocido por el público colombiano y está asociado con uno de los ingredientes y con el sabor particular del producto que pretende distinguir. Destacó igualmente que la palabra SENSATIONS o su equivalente en español SENSACIONES es una partícula descriptiva de los productos de la clase 34 internacional y, por otra parte, el registro concedido desconoce los derechos marcarios exclusivos y excluyentes que le fueron conferidos con anterioridad. 2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Tanto la entidad demandada como la tercera interviniente acudieron al proceso para oponerse a las pretensiones de la demanda, invocando los siguientes argumentos: 2.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio El apoderado de la Superintendencia, al oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, sostuvo que como resultado del cotejo de las marcas en conflicto, sin descomponer o fraccionar sus elementos integrantes, se pudo establecer que no existe ningún riesgo de confusión tal como lo afirma la parte actora. La incorporación de la expresión evocativa SENSATIONS o SENSANCIONES en la marca cuestionada no constituye un motivo suficiente para predicar la existencia de un riesgo de confusión, pues ese tipo de expresiones genéricas son marcariamente débiles, por lo cual no pueden ser apropiadas en forma exclusiva por el titular de alguna marca que las contenga. 2.2.- La tercera interesada en las resultas del proceso Por su parte, la sociedad que funge como tercera interesada en las resultas del proceso, coincide con la demandada al señalar que no se presenta ningún riesgo

de confusión, que el análisis no puede efectuarse a partir de la desintegración artificial de la marca cuestionada y que la demandante pretende que se le reconozcan derechos exclusivos sobre un elemento que pertenece al dominio público. Además de ello, destacó que la fuerza distintiva del signo GREEN MINT SENSATIONS recae sobre el vocablo GREEN y no en las palabras MINT y SENSATIONS como infundadamente lo afirma la demandante, por tratarse de expresiones descriptivas carentes de distintividad. Señaló igualmente que la argumentación consignada en la demanda pasa por alto que los vocablos MINT y SENSATIONS son simplemente descriptivos. 3.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes involucradas en este proceso presentaron en forma oportuna sus alegatos de conclusión en los cuales se reiteran los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. La tercera interesada en las resultas del proceso, mediante escrito visible a folios 204 y siguientes del expediente, puso de presente la existencia de varias marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la expresión SENSATIONS, a saber VAPIT-THE SMOKING SENSATION, 20 ICY TASTE SENSATIONS; y MARLBORO ICE XPRESS 20 ICE SENSATIONS. Con fundamento en lo anterior considera que la actora no puede atribuirse un derecho exclusivo sobre una expresión que como bien puede apreciarse se encuentra presente en otras marcas registradas en la misma clase del nomenclátor internacional. El agente del Ministerio Público guardó silencio.

4.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 26-IP-2012 de fecha 18 de abril de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso. 4.1.- Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 4.2.- Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. 4.3.- No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.4.- El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4.5.- En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable. 4.6.- El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. 4.7.- En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo

cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4.8.- En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativo), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 34 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable. 4.9.- Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 5-. DECISIÓN Al no advertirse la configuración de ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES 5.1.- El objeto del litigio El problema jurídico que se plantea en el presente proceso consiste en determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro del signo denominativo GREEN MINT SENSATIONS a nombre de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, son o no violatorias de las disposiciones comunitarias en materia de propiedad industrial. Con ese propósito, es preciso dar aplicación a las reglas de cotejo mencionadas en la interpretación prejudicial, a efectos de establecer si la marca cuestionada se encuentra incursa o no en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el ordenamiento jurídico comunitario. 5.2.- Normas andinas aplicables De acuerdo con las indicaciones consignadas en la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, debe darse aplicación a los preceptos que se trascriben a continuación:

DECISIÓN 486

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) (…) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un

derecho de tercero, en particular cuando: a-) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5.3.- Las marcas en conflicto Las marcas a cotejar, alrededor de las cuales gira la presente controversia, son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA

GREEN MINT SENSATIONS

MARCAS OPOSITORAS

BELMONT SENSATIONS

BELMONT SENSACIONES EXPERIENCE SENSATIONS Con la finalidad de aportar mayores elementos de juicio frente al tema, resulta pertinente resaltar que las marcas anteriormente relacionadas forman parte de la Clase 34ª de la Clasificación Internacional de Niza y amparan los siguientes productos: “Tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores, cerillas”. 5.4.- Análisis del caso concreto Como quiera que las marcas enfrentadas son de carácter nominativo, se hace necesario establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual se presenta o no algún riesgo de confusión que deba conducir a la anulación del registro marcario cuestionado. Con ese propósito, se deben analizar los signos en forma integral, sin descomponer su unidad fonética y ortográfica, obviamente sin perjuicio de que sean puestos en relieve aquellos elementos que están dotados de especial eficacia distintiva. De acuerdo con lo expuesto, observa la Sala que la estructura ortográfica de cada uno de ellos es sustancialmente distinta, pues mientras el signo cuestionado se

encuentra compuesto por tres (3) vocablos, los signos opositores lo están solamente por dos (2). Ello determina que su estructura consonántica, vocálica y silábica sea distinta, por lo cual no puede predicarse la existencia de ningún riesgo de confusión. Si bien unos y otros contienen las palabras “SENSATIONS” o “SENSACIONES”, los demás elementos que las acompañan ayudan a imprimirle a los conjuntos marcarios resultantes la suficiente distintividad, aminorándose o desapareciendo por completo la posibilidad de que los consumidores de productos de la Clase 34ª incurran en un error al adoptar la decisión de comprar cigarrillos, tabaco; artículos para fumadores o cerillas identificados con tales signos distintivos. El hecho de que la marca registrada a nombre de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. contenga dentro su estructura morfológica la expresión SENSATIONS, no tiene en realidad ninguna incidencia en la legalidad del registro concedido, más aún cuando las palabras GREEN y MINT que la anteceden, le imprimen la suficiente fuerza distintiva, tornando irrelevante la coincidencia que se presenta en la utilización de dicho vocablo. De acuerdo con las indicaciones contenidas en la interpretación prejudicial allegada al proceso, no puede perderse de vista que cuando los signos se encuentran conformados por palabras de uso general o común, la distintividad debe evaluarse a partir de los elementos diferentes que forman parte integral de cada signo y de la verificación de si los signos bajo examen son o no de fantasía, tal como lo anota el Tribunal Andino de Justicia. En el caso que ocupa la atención de la Sala, aparece suficientemente acreditado

que la expresión SENSATIONS también se encuentra presente en la marca VAPIT – THE SMOKING SENSATION+GRÁFICA registrada a nombre de la firma VAP99 S.A.S. y en la marca 20 ICY TASTE SENSATIONS PHILIP MORRIS BRANDS SARL, ambas de la Clase 34, tal como lo adujo el apoderado del tercero interviniente, lo cual lleva a concluir que esa expresión es utilizada en otros productos de esa misma clase y por ello ninguno de sus titulares puede impedir su incorporación en otros signos, por tratarse de un elemento débil respecto del cual no es viable formular ningún tipo de reivindicaciones. En suma, la estructura morfológica de las marcas GREEN MINT SENSATIONS, BELMONT SENSATIONS, BELMONT SENSACIONES y EXPERIENCE SENSATIONS es de suyo distinta, debido a la presencia de las palabras que anteceden a la expresión SENSATIONS o SENSATIONES. En efecto, tal y como puede constatarse a continuación, los elementos adicionales que acompañan en cada caso dichas palabras, le imprimen la suficiente distintividad e individualidad a los signos resultantes:

 BELMONT SENSATIONS

 GREEN MINT SENSATIONS

 BELMONT SENSACIONES  EXPERIENCE SENSATIONS Las marcas sometidas al escrutinio de esta Corporación, vistas en su conjunto, están conformadas además por palabras, vocales, consonantes y sílabas diferentes y presentan longitudes distintas, de lo cual se infiere que no hay motivos para colegir que su coexistencia en el mercado pueda determinar la adopción de decisiones de compra equivocadas por parte de los consumidores. Todo ello elimina o morigera de entrada cualquier riesgo de confusión directa o indirecta que

pudiere avizorarse. En lo que tiene que ver con los aspectos fonéticos, las diferencias son igualmente palpables, pues es evidente que la expresión GREEN MINT SENSATIONS se pronuncia de manera distinta a como se pronuncian los signos opositores, pues la sonoridad y los acentos prosódicos de cada una de ellos es totalmente diferente. Para corroborarlo, basta con pronunciar las marcas de viva voz y en forma sucesiva, para comprobar que en efecto no se produce ninguna impresión de identidad o semejanza que pueda dar lugar a errores o confusiones. En cuanto corresponde a los aspectos ideológicos y conceptuales, la Sala considera destacar que si bien los vocablos provenientes del idioma inglés que conforman las marcas enfrentadas son ampliamente conocidos y comprendidos en algunos círculos sociales, lo real y cierto es que el grueso de los consumidores de cigarrillos, tabacos y cerillos no están en condiciones de entender su significado y por ello serán consideradas como marcas de fantasía, lo cual redunda en la registrabilidad de la marca cuestionada. Se infiere pues de lo expuesto que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual no se presenta ningún riesgo de confusión que impida la coexistencia de los signos en el mercado. Por otra parte, el hecho de que las marcas pertenezcan a la misma Clase 34ª de la Clasificación Internacional de Niza y que la comercialización de los productos por ellas amparados se realice mediante la utilización de los mismos canales de distribución (tiendas de abarrotes, tiendas por departamentos, ventas callejeras, bares, restaurantes, dispensadores, etc) y de los mismos medios de publicidad

(radio, televisión, periódicos, revistas, vallas publicitarias, accesorios, prendas de vestir, etc.) resultan totalmente irrelevantes, pues es altamente improbable que un consumidor desprevenido pueda llegar a adquirir por error alguno de los productos identificados con la marca GREEN MINT SENSATIONS, pensando que está adquiriendo productos identificados con las marcas BELMONT SENSATIONS, BELMONT SENSACIONES y EXPERIENCE SENSATIONS, o viceversa. Al fin y al cabo, los clientes o consumidores de este tipo de productos son personas que por su misma adicción al cigarrillo o al tabaco, conocen e identifican cabalmente las marcas de su predilección, sin que las similitudes fonéticas, ortográficas o conceptúales que pudieren existir, generen algún riesgo de confusión o asociación. En controversias similares en donde las marcas enfrentadas identifican tabacos y cigarrillos, la Sala le ha atribuido una gran importancia al conocimiento que tiene el común de los consumidores respecto de ese tipo de productos, lo cual elimina cualquier riesgo de confusión o asociación que pudiere vislumbrarse. Así por ejemplo, en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010, dentro del expediente 11001-03-24-000-2004-0037601, la Sala, con ponencia del H. Magistrado MARCO ANTONIO VELILLA MORENO señaló: “No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “DU MONT” y “S.T. DUPONT” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34

Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “BELMONT”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas respecto a la marca cuestionada, son insignificantes. Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación: (…) En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”. No sucede lo mismo, respecto al riesgo de

confusión indirecta que predica la jurisprudencia y la doctrina, pues al existir ese vínculo de semejanza significativa de la marca cuestionada con la marca “S.T. DUPONT”, tal como se adujo antes, la Sala considera que es suficiente este aspecto para concluir que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues este puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular “S.T. DUPONT”. No así, en cuanto a la marca “BELMONT”, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y a sus diferentes prefijos o raíces. Por otra parte, para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad.” No sobra añadir a lo anterior que la actora no demostró en el proceso el carácter

notorio de sus marcas, al no haber acreditado la intensidad y el ámbito de difusión, publicidad y promoción de sus productos; su antigüedad y su uso constante en el mercado, el valor de las operaciones comerciales realizadas ni la extensión de su cobertura, motivo por el cual no están dadas las condiciones para brindar a las marcas opositoras la protección reforzada o especial prevista en las normas comunitarias. En suma, la Sala considera que la marca cuestionada no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en las normas andinas aplicables al caso y por ello las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO.- DENEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor ALVARO SAMUEL ARIAS ACUÑA como apoderado de la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del poder visible a folio 229 del expediente. TERCERO.- Por Secretaría, remítase copia de esta providencia al Tribunal Andino de Justicia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO