CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00192-00-2015

RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA – Auto que negó el decreto de pruebas / PRUEBA TESTIMONIAL – Innecesaria si lo pretendido con la prueba ya está demostrado mediante otro medio Resultaría innecesario que la contadora del establecimiento de comercio declare sobre las sumas de dinero que se han destinado a comunicar a los consumidores de la existencia de la empresa. Es por ello, que resulta acertado para la Sala negar la prueba testimonial solicitada, habida cuenta, se reitera, de que el testimonio pretendido versa sobre hechos que se encuentran demostrados con los documentos que los demandantes han aportado al proceso. PRUEBA PERICIAL – Finalidad. Las valoraciones jurídicas son ajenas a dicho medio de prueba / JUEZ – Es a quien corresponde la determinación acerca de la similitud de las marcas La prueba pericial solicitada tiene como objeto que un experto determine el grado de recordación y distintividad de la expresión solicitada en el consumidor final, objeto que escapa de la órbita de competencia que la ley otorga a estos auxiliares de la justicia ya que la prueba pericial, según lo preceptuado en el artículo 233 del C.P.C., es procedente para verificar los hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En otras palabras, la prueba pericial se contrae solamente a cuestiones de tipo objetivo en relación con los hechos materia de prueba en el proceso, excluyéndose de ella valoraciones jurídicas, las cuales son del resorte exclusivo del juez al aplicar las normas de derecho pertinentes al asunto sometido a su decisión. En tal orden, y

atendiendo a que en el proceso de la referencia se pretende dilucidar si existe o no vulneración de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa que éste es un aspecto que corresponde dilucidar al Juez directamente y no a partir de conceptos técnicos. Se trata de la determinación acerca de la similitud de las marcas confrontadas y del posible riesgo de confusión o de asociación que pueda existir entre las mismas, cuestión ésta que tiene una notable naturaleza jurídica, en cuyo análisis no se requiere de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 233

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00192-00

Actor: HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO Y OTRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la parte actora contra el auto del 22 de septiembre de 2014, por el cual la Magistrada Ponente negó el decreto de unas pruebas.

I.- ANTECEDENTES 1.1.- El 24 de marzo de 2010 Humberto Portilla Montenegro interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y

Comercio, con las siguientes pretensiones: “2.1. Que se declare la nulidad de las resoluciones número 31511 del 26 de junio de 2009, 41115 del 19 de agosto de 2009 y 55609 del 29 de octubre de 2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca mixta MISTER POLLO para distinguir servicios correspondientes a la clase 43 de la clasificación internacional de Niza. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta MISTER POLLO en clase 43, a favor de los señores HUMBERTO OPRTILLA MONTENEGRO y LUIS EDUARDO CHAMORRO PORTILLA. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.”1 1.2.- En el capítulo de pruebas la sociedad actora solicitó: “V. PRUEBAS Atentamente, solicito se sirvan aceptar y decretar como pruebas a favor de mi representada (Sic) las siguientes: (…) 5.2. Testimonio: Solicito al Despacho citar a la señora ADRIANA CABRERA BRAVO, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.831.202 de Pasto y tarjeta profesional No. 80.276-T, para que complemente la información otorgada en el certificado aportado como prueba documental No. 8 y 1 Folio 190 de este Cuaderno. manifieste lo que le conste respecto a la actividad empresarial

desarrollada por los señores HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO y LUIS EDUARDO CHAMORRO PORTILLA y la sociedad CHAMORRO PORTILLA LTDA., haciendo especial énfasis en los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de los restaurantes y los gastos que se asumen por concepto de publicidad de los mismos. La Señora ADRIANA CABRERA BRAVO puede ser notificada en la Carrera 44B No. 19-56, Barrio Juanoy, de la ciudad de Pasto, Nariño. Teléfono 7310029. 5.3. Dictamen pericial Solicito el nombramiento de un (1) perito, economista experto en análisis y estudios de mercado, quien deberá rendir informe sobre el mercado relevante de la marca MISTER POLLO, atendiendo todos los elementos que obran en el proceso. El estudio debe contener y responder los siguientes cuestionamientos: 1. ¿Cuáles son las empresas oferentes de los servicios de restaurantes en la ciudad de Pasto, Nariño? ¿Cuál es su participación en el mercado local? 2. ¿Cuáles son los competidores de los establecimientos de comercio MISTER POLLO relacionados en la presente demanda? 3. ¿Qué marcas, lemas o razones sociales utilizan estos competidores para distinguir sus servicios y productos? 4. ¿Cómo ha sido la participación en el mercado de los establecimientos MISTER POLLO y de la sociedad PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA a través de los últimos años? El dictamen pericial tiene por objeto demostrar, entre otros aspectos, que la marca mixta MISTER POLLO y las marcas mixtas MR. POLLO y MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO no distinguen productos y

servicios relacionados entre sí, no están dirigidas a una misma clase de consumidores y, en consecuencia la coexistencia de las mismas no generará en el consumidor ningún riesgo de confusión. De acuerdo con el artículo 236 del C.P.C., me reservo el derecho a ampliar el cuestionario y solicitar que el dictamen se extienda a otros puntos relacionados con el proceso”2 II.- EL AUTO SUPLICADO Por auto del 22 de septiembre de 2014 la Consejera Sustanciadora negó la solicitud de las anotada pruebas, en consideración a que “los hechos 2 Folios 227 y 228 ibídem. controvertidos en este proceso se probar[á]n a través de documentos”3. III.- EL RECURSO DE SÚPLICA La parte actora impugnó la anterior decisión sosteniendo que las pruebas negadas buscaban controvertir la supuesta conexión competitiva que para la Superintendencia existe entre las marcas enfrentadas, lo cual evidencia la pertinencia, conducencia y utilidad del dictamen y el testimonio negado, ya que tal asociación empresarial es inexistente para los demandantes. 3.1.- En cuanto al dictamen pericial, el apoderado de los demandantes sostuvo que era una prueba esencial y pertinente para resolver sobre la legalidad de los actos que se censuran, pues sólo por medio de un perito experto en el análisis de mercadeo se puede determinar el grado de recordación y distintividad en el consumidor final. Agregó que la prueba pericial era necesaria dado que con ella se podía conocer el comportamiento del mercado de los restaurantes y de los alimentos en la ciudad de Pasto, y por contera, si existía una conexión competitiva entre los productos identificados con las marcas mixtas MR. POLLO y MR. POLLO UN SEÑOR

POLLO y el signo solicitado MISTER POLLO. 3.2.- En lo que hace a la prueba testimonial solicitada señaló que lo que se pretendía con ella era demostrar las cuantiosas inversiones en que ha incurrido la parte acora para publicitar los establecimientos de comercio MISTER POLLO en Pasto durante los últimos 25 años, lo que constituía un uso previo de la marca solicitada en el comercio y un mejor derecho sobre el signo MISTER POLLO. Agregó que con el testimonio se quería acreditar que durante los años que ha existido en el comercio el nombre comercial MISTER POLLO no se ha presentado confusión o asociación por parte de los consumidores, más aún cuando pertenecen a categorías diferentes y tienen distintos canales de comercialización. IV.- CONSIDERACIONES 3 Folio 295 ibídem. En orden a resolver lo pertinente, observa la Sala que el problema jurídico planteado consiste en determinar si resulta pertinente, conducente y útil decretar las pruebas testimonial y pericial que negó la Magistrada Sustanciadora. 4.1. Testimonio Una vez analizadas las pruebas documentales que la parte actora aportó con su escrito, se observa que el Certificado de Contabilidad del establecimiento de comercio MISTER POLLO, suscrito por la Jefe de ese Departamento (Adriana Cabrera Bravo), da cuenta de gastos de publicidad en promedio de treinta y seis millones de pesos ($ 36.000.000) en los cinco (5) años anteriores a las presentación de la demanda4. También se halla en el plenario una serie de anuncios publicitarios que, al parecer, evidencian la presencia de ese nombre comercial en Pasto, y de los que se infiere

la inversión de recursos para la correspondiente divulgación de la actividad comercial de la empresa. En tal orden, resultaría innecesario que la contadora del establecimiento de comercio declare sobre las sumas de dinero que se han destinado a comunicar a los consumidores de la existencia de la empresa. Es por ello, que resulta acertado para la Sala negar la prueba testimonial solicitada, habida cuenta, se reitera, de que el testimonio pretendido versa sobre hechos que se encuentran demostrados con los documentos que los demandantes han aportado al proceso. 4.2. Dictamen Pericial El objeto de la controversia consiste en determinar si la marca MISTER POLLO solicitada por los señores HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO Y LUIS EDUARDO CHAMORRO PORTILLA para distinguir los productos comprendidos en la clase 43 Internacional de Niza, es confundible con la marca MR. POLLO de propiedad de la sociedad PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA para distinguir los productos y servicios de la clase 30 Internacional. 4 Folios 65 y 66 ibídem. La prueba pericial solicitada tiene como objeto que un experto determine el grado de recordación y distintividad de la expresión solicitada en el consumidor final, objeto que escapa de la órbita de competencia que la ley otorga a estos auxiliares de la justicia ya que la prueba pericial, según lo preceptuado en el artículo 233 del C.P.C.5, es procedente para verificar los hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En otras palabras, la prueba pericial se contrae solamente a cuestiones de tipo objetivo en relación con los hechos materia de prueba en el proceso,

excluyéndose de ella valoraciones jurídicas, las cuales son del resorte exclusivo del juez al aplicar las normas de derecho pertinentes al asunto sometido a su decisión. En tal orden, y atendiendo a que en el proceso de la referencia se pretende dilucidar si existe o no vulneración de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa que éste es un aspecto que corresponde dilucidar al Juez directamente y no a partir de conceptos técnicos. Se trata de la determinación acerca de la similitud de las marcas confrontadas y del posible riesgo de confusión o de asociación que pueda existir entre las mismas, cuestión ésta que tiene una notable naturaleza jurídica, en cuyo análisis no se requiere de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos6. Bajo tales premisas, por encontrarse ajustado a derecho, la Sala confirmará el auto impugnado.

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el auto suplicado.

Cópiese y notifíquese. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 5 de marzo de 2015. 5 Artículo 226 del Código General del Proceso. 6 Al respecto ver el auto de fecha 26 de marzo de 2009 proferido por esta Sección, en el proceso identificado con el número 11001 0324 000 2006 00206 00, cuyo Magistrado Ponente fue Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ GUILLERMO

VARGAS AYALA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO