CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00192-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MISTER POLLO y la marca mixta previamente registradas MR. POLLO / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTAPor regla general es el predominante / MARCA MIXTA - Predominio del elemento denominativo frente al gráfico / PALABRA DE USO COMÚN - No debe ser considerada en el cotejo marcario / PALABRA DE USO COMÚN - Lo son MISTER, MR. y POLLO en las Clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto MISTER POLLO para amparar productos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza por existir identidad y conexión competitiva con la marca mixta MR. POLLO previamente registrada en la Clase 30 [L]os términos MISTER, MR. y POLLO que identifican servicios y productos de las Clases 43 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza son de uso común, ha de indicarse que ésta Sección, en sentencia proferida el 23 de enero de 2014, estableció, con fundamento en la Interpretación Prejudicial que se emitió para ese proceso que, no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas […] siguiendo la jurisprudencia previa de esta sección, en el sentido de que las palabras de uso común no deben ser consideradas en el cotejo marcario a efecto de determinar si existe confusión, y dado que tanto el signo solicitado como la marca registrada están compuestas por términos de uso común, dichos términos se deberán excluir del cotejo desde su

dimensión ortográfica; sin embargo, es necesario advertir que fonéticamente el signo solicitado y la marca registrada son idénticos, tomando en cuenta que normalmente MR es pronunciado como “Mister” en el idioma inglés, tanto que la propia parte demandante aceptó la similitud desde el punto de vista fonético […] Además, a pesar de ser expresiones del idioma inglés, son palabras cuyo significado entiende el consumidor promedio y conceptualmente significan lo mismo así estén escritas como MR. o MISTER, por lo que, a juicio de esta Sala, en lo que respecta al elemento nominativo, más que una similitud existe una identidad. […] Ahora bien, tanto el signo como marca incluyen elementos gráficos, por lo que se hace relevante observarlos en una visión de conjunto a fin de determinar si existe el grado de distintividad requerida para conceder como marca el signo solicitado. […] Una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado tienen similitudes confundibles con la marca, lo que deja una impresión semejante en la mente del consumidor causando riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarlo de la marca registrada y/o distinguir su origen empresarial. […] [E]n este caso, existe una conexión entre los servicios de restauración de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos de la Clase 30 de la misma clasificación, porque, a pesar de que no utilicen los mismos canales de comercialización y no necesariamente utilicen los medios de publicidad, si puede existir una complementariedad si se tiene en

cuenta que los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza pueden ser usados para la prestación de los servicios de alimentación, creando en la mente del consumidor un riesgo de asociación. […] Por lo anterior, le asistía razón a la parte demandada al negar el registro del signo solicitado como marca, por cuanto se comprueba la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre el signo mixto solicitado MISTER POLLO y la marca MR. POLLO.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 23 de enero de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2007-00230-00, C.P. María

Elizabeth García González.

Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 2

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00192-00

Actor: HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO Y LUIS EDUARDO

CHAMORRO PORTILLA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Marca mixta MISTER POLLO, términos de uso común,

configuración de causal de irregistrabilidad La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31511 de 26 de junio de 2009, 41115 de 19 de agosto de 2009 y 55609 de 29 de octubre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 3

1. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 19842, presentaron una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31511 de 26 de junio de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 41115 de 19 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 55609 de 29 de octubre de 2009, “Por la cual

se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las anteriores resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto MISTER POLLO para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto MISTER POLLO, para identificar servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folio 2 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 4

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones3: “[…] 2.1.Que se declare la nulidad de las resoluciones número 31511 del 26 de junio de 2009, 41115 del 19 de agosto de 2009 y 55609 del 29 de octubre de 2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca mixta MISTER POLLO para distinguir servicios correspondientes a la clase 43 de la clasificación internacional de Niza. 2.2.Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta MISTER POLLO en clase 43, a favor de los señores HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO y LUIS EDUARDO CHAMORRO PORTILLA. 2.3.Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, el 28 de agosto de 2007, solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto MISTER POLLO para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 580 de 28 de septiembre 2007, presentándose oposición por parte de: 3 Cfr. Folio 190

Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 5 i) Avidesa Mac Pollo S.A., con fundamento en el carácter genérico y descriptivo del signo; y, ii) Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, con fundamento en las

marcas MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO y MR. POLLO registradas en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009, declaró infundada la oposición realizada por parte de Avidesa Mac Pollo S.A. y fundada la oposición presentada por Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, negando así el registro del signo mixto MISTER POLLO solicitado por la parte demandante para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 41115 de 9 de agosto de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 55609 de 29 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de

confirmar la Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración de los artículos 1344, 1355 y 1366 de la Decisión 486 de 14 de 4 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 6 septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina7, en adelante Decisión 486. Concepto de la violación a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 5 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o

características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; - k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a

los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica […]”. 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 7

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Con los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 por cuanto el signo solicitado “[…] tiene la capacidad de ser apreciado por los consumidores en el mercado y de fijarse en la mente de los mismos; así mismo, el signo es susceptible de representación gráfica, tanto así que es acompañado de un logo con características particulares que le otorgan mayor distintividad; y por último, el signo MISTER POLLO goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios de restaurantes en el mercado, tal como lo ha hecho durante más de 25 años en Colombia […] el signo MISTER POLLO goza de gran reconocimiento entre el público consumidor, lo cual se debe principalmente a su gran capacidad de recordación e identificación de los servicios que presta, frente a los servicios puestos en el mercado por sus competidores […]”8. 6.2 Adujo que “[…] Teniendo en cuenta los signos en conflicto, se encuentra que pese a que estos, tal como lo señala la Administración, desde el punto de vista fonético pueden ser similares, los signos en conflicto no sólo se

conforman de las expresiones MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO o MR. POLLO y MISTER POLLO, sino que están compuestos por un c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de

procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]” 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 Cfr. Folios 200 y 201

Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 8 elemento gráfico que por sus características particulares, forma, colores y colocación, resultan determinantes en estas marcas y permiten distinguir en el mercado productos y servicios de diferente naturaleza, sin que haya lugar a confusión por parte del consumidor […]”9. 6.3Sostuvo que “[…] En el presente caso, el examinador descompone el signo solicitado por mis representados y omite realizar el cotejo marcario teniendo en cuenta el elemento esencial y característico de la marca que es, sin duda, el elemento gráfico de la misma. De realizarse un análisis en conjunto de los signos en conflicto, se concluirá que estos no son semejantes y que el signo MIXTO MISTER POLLO tiene la distintividad requerida para ser protegido como marca […]”10. 6.4Al respecto resaltó que “[…] si el elemento esencial de los signos en

conflicto es el gráfico que los conforma, siendo su parte esencial, es sobre estos que se debe centrar el análisis o cotejo marcario. En tal sentido, nótese que entre los elementos gráficos de las marcas en conflicto no existen elementos que las hagan similares, por ejemplo las palabras MISTER POLLO y MR. POLLO están situadas en diferentes lugares (una al lado y la otra debajo del pollo), los dos pollos que se incluyen no tienen ninguna semejanza, el pollo de la marca MR. POLLO consiste en una silueta en blanco con el fondo rojo y en la marca MISTER POLLO, el gráfico se compone de un pollo con colores y formas particulares que le otorgan distintividad […]”11. 6.5Advirtió que “[…] la parte gráfica de una marca, adquiere mayor relevancia cuando se está frente a signos compuestos por palabras de uso común, inapropiables por un sólo empresario en el mercado, como es el caso de la marca MR. POLLO, lo cual por supuesto, refuerza la distintividad del signo solicitado por mis poderdantes y hace que en el análisis o cotejo marcario deba prevalecer el elemento gráfico que constituye la marca, evitándose así cualquier riesgo de confusión […]”12. 6.6En cuanto al principio de especialidad y conexidad competitiva, manifestó que “[…] los productos y los servicios que se distinguen con las marcas 9 Cfr. Folio 202 10 Cfr. Folio 203 11 Cfr. Folio 207 12 Cfr. Folio 209

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MR. POLLO o MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO y MISTER POLLO no pertenecen a la misma clase […] En efecto, los productos pertenecientes a la clase 30 y distinguidos con la marca MR. POLLO son café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Los productos distinguidos con el signo MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO son carne, pescado, aves y extractos de carne; y los servicios de la clase 43, distinguidos con la marca MISTER POLLO, corresponden a los servicios de restauración (alimentos) […]”13. 6.7 Respecto de los canales de comercialización y medios de publicidad de los productos, indicó que “[…] Si se analiza el caso particular, se encuentra que este criterio tampoco supone la conexidad entre los productos distinguidos con la marca MR. POLLO o MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO y los servicios de la marca MISTER POLLO distinguidos por mis poderdantes, puesto que los lugares donde se venden los productos de la sociedad PRONACA son supermercados, tiendas o almacenes de cadena y, por el contrario, la marca MISTER POLLO ofrece sus servicios en locales o establecimientos de comercio que se encuentran en la calle o en centros comerciales. En consecuencia, el consumidor no encuentra en un mismo lugar los servicios y productos distinguidos con las marcas en conflicto y por

supuesto, no será objeto de confusión sobre los servicios y productos o sobre su origen empresarial […] Respecto de los medios de publicidad, es importante resaltar que el signo MISTER POLLO tiene una publicidad basada principalmente en la comunicación directa al consumidor mediante boletines, revistas de turismo o culturales, vallas, publicidad radial periódico local y volantes […]”14. 6.8 En cuanto a la vinculación entre productos “[…] este criterio no se configura cuando los productos y servicios no se encuentran en el mismo mercado, o […] en una misma tienda, como es el caso de las marcas MR. POLLO y MISTER POLLO, las cuales distinguen productos y servicios que se comercializan en diferentes mercados […]”15. 13 Cfr. Folio 211 14 Cfr. Folios 211 y 216 15 Cfr. Folio 219

Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 10 6.9En relación al uso conjunto y complementario de los productos adujo que “[…] de aceptarse el criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio tendría que concluirse que ninguna marca registrada actualmente para alimentos, por ejemplo para arroz, salsas, condimentos o especias podría ser usada por ningún empresario que pretendiera distinguir restaurantes o cafeterías; por ejemplo ningún empresario podría distinguir su restaurante con el signo EL REY, porque el consumidor podría llegar a creer que el empresario utiliza para cocinar los condimentos EL REY; ninguno podría nombrar su restaurante con el signo SAN JORGE, porque podría pensarse que utiliza la salsa BBQ del mismo nombre, o ninguno podría llamarse MANUELITA, porque se pensaría que los servicios prestados provienen de la sociedad MANUELITA S.A. que comercializa azúcar. Lo importante de

esto es entender que el derecho otorgado al titular de una marca no puede limitar el mercado y la competencia, ni se trata de un derecho absoluto, más si se tiene en cuenta que existen suficientes elementos que llevan a aminorar el riesgo de confusión en el mercado y permiten la coexistencia de los signos […] Así las cosas, en el presente caso no se configura el criterio de la complementariedad puesto que para la prestación del servicio de restaurantes no es indispensable el uso de los productos distinguidos con las clases 29 y 30 de la clasificación de Niza. Concluir lo contrario, sería reconocer un derecho más amplio al otorgado por el derecho marcario al titular de la marca MR. POLLO […]”16. 6.10 Indicó que “[…] no es procedente reconocer que los servicios de restauración y los productos de las clases 29 y 30, pertenecen a un mismo género o comparten alguna característica esencial. Otro sería el resultado si el análisis se realiza entre los servicios que presta un restaurante y una tienda o cafetería, puesto que en cierta medida, los dos servicios se caracterizan por satisfacer la necesidad de un cliente de adquirir un alimento y consumirlo inmediatamente. En el caso de MISTER POLLO y MR. POLLO esto no es posible […]”17 6.11 Manifestó que “[…] la finalidad de los servicios de restaurante no es la misma, ni semejante, a la finalidad de los productos de las clases 29 y

30. Un restaurante tiene como finalidad servir un alimento terminado al consumidor y no que éste adquiera productos para cocinar o preparar sus 16 Cfr. Folio 220 17 Cfr. Folio 221

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alimentos en su hogar, como es el caso de los productos pertenecientes a las clases 29 y 30. El consumidor entonces también suple necesidades diferentes, el consumidor que va a los restaurantes MISTER POLLO busca comer un producto, no necesariamente pollo, en un ambiente agradable; el consumidor de la marca MR. POLLO lo que busca es comprar un producto sin cocinar para preparar en su casa. Son consumidores diferentes con diferentes necesidades satisfechas […]”18. 6.12 Puso de presente que “[…] el signo MISTER POLLO ha estado en el mercado durante más de 25 años y durante dicho tiempo, el consumidor no ha sido objeto de ningún tipo de confusión con los signos de la sociedad opositora. En otras palabras, la capacidad distintiva del signo MISTER POLLO ha permitido durante más de 25 años que los signos en conflicto coexistan en el mercado sin afectar los intereses de los consumidores y de los derechos de propiedad industrial de la sociedad opositora […]”19. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que “[…] es evidente que “MISTER POLLO” (MIXTA ), si bien es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “MISTER POLLO ”

(MIXTA)” y “MR POLLO” (MIXTA) registrada resulta indudable que presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el

consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado […]”20. 7.2Agregó que el elemento predominante en el conjunto marcario es el nominativo por lo que adujo: “[…] Nos encontramos en la reproducción casi total por parte del signo solicitado mixto MISTER POLLO de la combinación del conjunto mixto de la marca registrada MR POLLO, presentándose 18 Cfr. Folio 222 19 Cfr. Folio 223 20 Cfr. Folio 281

Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 12 diferencias secundarias en el diseño de la figura de uso común, al apreciar sucesivamente las marcas podría imaginar que la primera es una actualización o diversificación de la marca tradicional MR POLLO toda vez que enlazaría la abreviatura MR cuya traducción por el consumidor latino es MISTER; consecuentemente creería que comparten las calidades comerciales y el origen empresarial, la semejanza entre las dos composiciones comparadas pueden inducir al consumidor que solo se haya enterado de la existencia de I unas de4(sic) las marcas por referencia de oídas, a tomar un producto o solicitar un servicio distinto del referido, al momento de apreciarlas por primera vez , lo cual afectaría su decisión de compra […]”21. 7.3Sostuvo que “[…] el signo solicitado pretende registrar los servicios de restauración (alimentación) comprendidos en la clase 43 de la clasificación vigente, mientras que la marca registrada distingue productos los productos comprendidos en la clase 30, en consecuencia el signo solicitado pretende

distinguir servicios que podrían inducir al consumidor a creer que el titular de la marca registrada utiliza sus productos en la preparación de platos que ofrece con el servicio de restaurante y que por ende ha extendido su giro de negocios a los servicios referidos, razón por la cual al conceder el registro, no existir elementos suficientes que permitan diferenciar el origen empresarial de uno y del otro […]”22. 7.4Agregó que “[…] el signo solicitado MISTER POLLO transmite la misma idea de