CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00217-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RENUNCIA TOTAL A LOS DERECHOS DE REGISTRO SOBRE UNA MARCA – Efectos. Pérdida de vigencia / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / VERIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA EN LA DEMANDA – Es una condición para que proceda una decisión de fondo / DEBER DEL JUEZ – De atender lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 sin que medie interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, en sede judicial, si se ha renunciado totalmente al registro marcario / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / FIN AL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[C]onsultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad ALCON, INC. titular de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, identificada con el certificado de registro núm. 387143, -otorgada mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo nominativo “DEXIO”, previamente registrado-, renunció

totalmente a los derechos sobre la referida marca; y que la misma fue aceptada por la SIC mediante la Resolución núm. 0011130 de 29 de febrero de 2012, lo cual es corroborado por la entidad demandada al contestar la demanda. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 13 de marzo de 2012, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. […] Para la Sala, la consecuencia del inciso 1° del artículo 171 trascrito, es que la renuncia a los derechos por parte del titular de la marca lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, por cuanto su propietaria renunció totalmente a ella. […] De lo expuesto, la Sala evidencia que la que renuncia total al registro que solicitó el titular de la marca y que decretó la autoridad nacional cuando ya había sido presentada la demanda, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora

pretende la nulidad de las resoluciones núms. 20537, 31651 y 42337 de 2009, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, a favor de la sociedad ALCON, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado, ha sido anulada o su titular ha renunciado totalmente a sus derechos. […] En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería cuando el titular de la marca ha renunciado totalmente a sus derechos, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante

a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, el titular del registro de la marca nominativa “ALCON ZEXIO” renunció totalmente a sus derechos, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca nominativa previamente registrada “DEXIO”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00217-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tema: LA SOCIEDAD ALCON, INC, TERCERO CON INTERÉS DIRECTO Y

TITULAR DE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA, “ALCON ZEXIO”, - OTORGADA MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA

REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE

CON SU SIGNO “DEXIO” (NOMINATIVO), PREVIAMENTE REGISTRADO-,

RENUNCIÓ TOTALMENTE A SUS DERECHOS SOBRE LA MISMA. POR TAL

RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE

LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 20537 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 31651 de 26 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 42337 de 27 de agosto de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 9 de septiembre de 2008, la sociedad ALCON, INC. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “ALCON ZEXIO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “DEXIO”, previamente registrada a su favor, en la misma Clase. 3º: Que mediante Resolución núm. 20537 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Preparaciones farmacéuticas, oftálmicas […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. concedió el registro de la marca “ALCON ZEXIO”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALCON, INC. 4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 31651 de 2009, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la SIC; y, el segundo, a través de la Resolución núm. 42337 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), y

155, literal d), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a otros previamente registrados para identificar iguales productos y que su uso pueda causar un riesgo de asociación o confusión indirecta en el público consumidor. Añadió que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido la manera en que debe realizarse el análisis de confundibilidad en materia marcaria; que en dicho estudio debe examinarse cada factor que surja entre las marcas cotejadas, tal y como su identidad y/o similitud y la clase de productos y servicios que amparan, dado que si los signos son idénticos y, además, distinguen iguales artículos, se presentaría un riesgo de confusión que llevaría a denegar el registro solicitado. Señaló que el producto identificado con la marca “DEXIO” es un medicamento referenciado para infecciones alérgicas como la rinitis, mientras que el signo “ALCON ZEXIO” es empleado para indicaciones oftalmológicas, por lo que un error de ingesta o aplicación por parte del paciente al adquirirlos, puede ocasionar daños irreversibles en su vida e integridad física, situación que no fue valorada en el estudio de confundibilidad realizado por la SIC. Indicó que existe un alto grado de confundibilidad entre las dos expresiones cotejadas, tanto en los campos gráficos, fonéticos e ideológicos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto el 21 de diciembre de 2011, la sociedad ALCON, INC. presentó solicitud de renuncia a los

derechos de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, con certificado de registro núm. 387143, petición que aceptó mediante Resolución núm. 0011130 de 29 de febrero de 2012. II.2. La sociedad ALCON, INC. tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y pidió que se accedan a las pretensiones incoadas. Aseguró que la SIC dejó de lado su deber de precaución al momento de realizar el estudio de registrabilidad en materia marcaria, en especial, por cuanto a los nombres de los medicamentos y aquellos que por sus propiedades pueden generar un beneficio en el cuerpo, también pueden propiciar un daño en aquellos en quienes se consuma sin requerirlo, escenario que es dable que se propicie al permanecer en el mercado de manera conjunta las dos expresiones objeto de controversia. IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto, como lo indicó en la contestación de la demanda, mediante la Resolución núm. 0011130 de 29 de febrero de 2012 aceptó la renuncia a los derechos de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, que poseía la sociedad ALCON, INC. IV.-3. El agente del Ministerio Público señaló que el proceso de la referencia

carece de objeto, pues la sociedad ALCON, INC. renunció a los derechos que tenía sobre la marca objeto de controversia, lo que significa que los actos administrativos demandados dejaron de producir efectos jurídicos. IV.-4. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: 7 Proceso 389-IP-2019. “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALCON ZEXIO (denominativo) y la marca DEXIO (mixta) podrían ser confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado ALCON ZEXIO (denominativo) y la marca DEXIO

(mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas

denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALCON ZEXIO (denominativo) y la marca DEXIO (mixta) […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 20537 de 29 de abril de 2009, concedió el

registro de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, a la sociedad ALCON, INC. para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] preparaciones farmacéuticas oftálmicas […]”. Al respecto, la demandante alegó que existe un alto grado de confundibilidad entre dicha marca y el signo “DEXIO”, previamente registrado, tanto en los campos gráficos, fonéticos e ideológicos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 155, literal d) “[…] por cuanto no es materia de controversia el uso indebido de una marca en el contexto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial […]”. El texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada8, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad ALCON, INC. titular de la marca nominativa 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 3 de septiembre de 2021 en la página de la SIC de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. “ALCON ZEXIO”, identificada con el certificado de registro núm. 387143, - otorgada mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo nominativo “DEXIO”, previamente registrado-, renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca; y que la misma fue aceptada por la SIC mediante la Resolución núm. 0011130 de 29 de febrero de 2012, lo cual es corroborado por la entidad demandada al contestar la demanda. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 13 de marzo de 2012, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el inciso primero del artículo 171 de la Decisión 486 estableció que el titular del registro marcario puede renunciar total o parcialmente a sus derechos, en los siguientes términos: “[…] Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su

inscripción ante la oficina nacional competente. […]” (subraya y resalta la Sala). Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 018-IP-2014, sostuvo lo siguiente: “[…] 38. Por su parte, el artículo 171 de la misma Decisión, regula el tema de la renuncia a un registro de marca, disponiendo como único requisito para tal renuncia la voluntad del titular del registro.

39. La decisión del titular de un registro de renunciar a los derechos conferidos a una marca se la podrá realizar en cualquier momento en el cual la marca esté vigente. La renuncia de un registro podrá ser total (totalidad de los productos o servicios que distingue la marca) o parcial (sólo algunos de los productos o servicios que distingue la marca).

40. Los límites a la renuncia de un registro se da en los casos en que existan embargos o derechos reales de garantías sobre la marca, debidamente inscritos en la oficina nacional competente.

41. Finalmente, la renuncia al registro de una marca surte efectos a partir del momento de su inscripción en la oficina nacional competente. […]”.

Para la Sala, la consecuencia del inciso 1° del artículo 1741 trascrito, es que la renuncia a los derechos por parte del titular de la marca lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, por cuanto su propietaria renunció totalmente a ella. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 3 de septiembre de 2021,

se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad ALCON INC., titular de la marca “ALCON ZEXIO” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 387143, -con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo “DEXIO” (nominativo), previamente registrado-, renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca; y que la misma fue aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio9 mediante la Resolución núm. 0011130 de 9 En adelante SIC. 29 de febrero de 2012, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde dicha entidad. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 387143, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a

cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la que renuncia total al registro que solicitó el titular de la marca y que decretó la autoridad nacional cuando ya había sido presentada la demanda, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. (Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que

hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200810, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-0044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso

50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho simila