CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00222-00-2019

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – Procedencia en la acción de nulidad relativa en marcas / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Es una acción especial desistible / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Se asemeja a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Mediante providencia de 28 de septiembre de 2017, la Sección Primera de esta Corporación retomó el criterio interpretativo que avala la posibilidad de aceptar el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. En efecto, luego de advertir que lo que se pretende con la interposición de este tipo de demandas es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, la Sala concluyó que la controversia que en ellas se plantea comporta un interés netamente particular y concreto, pues involucra el reconocimiento de un derecho que tiene efectos directos sobre la situación específica del peticionario, por lo que se asemeja al régimen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en definitiva, se trata de una acción desistible. DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – Características [E]l desistimiento, como forma anormal de terminación del proceso, tiene las siguientes notas características: a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas excepciones legales; b) Es incondicional; c) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y, por ende, se

extingue el pretendido derecho, independientemente de que exista o no. d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia absolutoria. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – El silencio de la entidad demandada supone su aprobación / SOLICITUD DE

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – Procedente

[E]n el sub lite se dan los presupuestos para aceptar el desistimiento, por cuanto la acción es desistible; quien desiste está en capacidad de hacerlo, pues el apoderado de la parte demandante se encuentra facultado en el poder conferido para el efecto; aún no se ha proferido sentencia; y el desistimiento se entiende como incondicional, como quiera que quien desiste así lo manifestó. […] [E]l Despacho encuentra que la parte demandada no se opuso al desistimiento y tampoco se pronunció en relación con la condena en costas dentro del término establecido para ello en el auto de 8 de octubre de 2018, razón por la cual el despacho aceptará la solicitud de desistimiento y no condenará en costas a la parte actora.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, 28 de septiembre de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 314 /

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 316 / CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C. catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00222-00

Actor: FRANCHISE CONSULTANTS INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad Relativa Desistimiento de la demanda

I. ANTECEDENTES Mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1 el apoderado judicial de la sociedad Franchise Consultants Inc., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpretó como de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en contra de las resoluciones número: 41042 de 23 de diciembre de 2002, 29008 de 9 de octubre de 2003 y 31078 de 31 de octubre de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió al señor Jesús Alfonso Velásquez Rizo, el registro de la marca mixta SAN SAI WOK,

y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, en el sentido de confirmarla, respectivamente. Encontrándose el proceso para proferir sentencia, el apoderado judicial de la sociedad demandante, mediante escrito visible a folios 150 y 151 del expediente, manifestó desistir de la acción de la referencia. 1 Folios 25 a 51 del cuaderno principal Por auto de 8 de octubre de 20182, el Despacho ordenó correr traslado por tres (3) días a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los terceros interesados en las resultas del proceso de la solicitud de desistimiento de la demanda, de conformidad con el numeral 4º del artículo 3163 del Código General del Proceso. Durante dicho plazo tanto la demandada como los terceros interesados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES Mediante providencia de 28 de septiembre de 20174, la Sección Primera de esta Corporación retomó el criterio interpretativo que avala la posibilidad de aceptar el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

En efecto, luego de advertir que lo que se pretende con la interposición de este tipo de demandas es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, la Sala concluyó que la controversia que en ellas se plantea comporta un interés netamente particular y concreto, pues involucra el reconocimiento de un derecho que tiene efectos directos sobre la situación específica del peticionario,

por lo que se asemeja al régimen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en definitiva, se trata de una acción desistible. Acogiendo la postura jurisprudencial adoptada por la Sección Primera de esta Corporación, el despacho analizará la solicitud de desistimiento de la demanda que formuló la sociedad actora. Al respecto, se tiene que la sociedad Franchise Consultants Inc. pretendía en su demanda que se declarara la nulidad de las resoluciones número: 41042 de 23 de diciembre de 2002, 29008 de 9 de octubre de 2003 y 31078 de 31 de octubre de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió al señor Jesús Alfonso Velásquez Rizo, el registro de la marca 2 Folio 153 del cuaderno principal 3 Artículo 316 C.G.P. “(…) 4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), Radicación: 11001032400020110025800, demandante: Hewlett Packard Development Company LP, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

mixta SAN SAI WOK, para identificar servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, en el sentido de confirmarla, respectivamente, en consideración a que, a su juicio, se vulneró lo establecido en el literal b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, toda vez que el signo en mención carece de distintividad pues presenta total similitud con la marca “WOK”, del cual es legítimo titular, registrada en las clases 29, 30, 32 y 42 Internacionales. Así las cosas y dado el interés que la acción comporta para el demandante, debe darse aplicación a la figura del desistimiento regulada por los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso, normas a las que debe hacerse remisión por expreso mandato del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo5, dado que éste no regula la materia, salvo en el proceso electoral (artículo 235 ibídem). El artículo 314 del Código General del Proceso es del siguiente tenor: “[…] ARTÍCULO 314. DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso. El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento

producirá los mismos efectos de aquella sentencia. Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso. El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. 5 “ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.” El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía. Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo.” De la citada disposición se tiene que el desistimiento, como forma anormal de terminación del proceso, tiene las siguientes características: a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas excepciones legales; b) Es incondicional, salvo acuerdo entre las partes;

c) Implica la renuncia a las pretensiones de la demanda y por ende se extingue el pretendido derecho, independientemente de que exista o no. d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia absolutoria. De conformidad con la mencionada normativa, en el sub lite se dan los presupuestos para aceptar el desistimiento, por cuanto la acción es desistible; quien desiste está en capacidad de hacerlo, pues el apoderado de la parte demandante se encuentra facultado en el poder conferido para el efecto6; aún no se ha proferido sentencia; y el desistimiento se entiende como incondicional, como quiera que quien desiste así lo manifestó. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 316 del Código General del Proceso, “[…] El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas. No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos: […] 4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas”. 6 Folios 1 y 2 del cuaderno principal. Al respecto, el Despacho encuentra que la parte demandada no se opuso al

desistimiento y tampoco se pronunció en relación con la condena en costas dentro del término establecido para ello en el auto de 8 de octubre de 2018, razón por la cual el despacho aceptará la solicitud de desistimiento y no condenará en costas a la parte actora. Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE: PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento presentado por el apoderado de la parte actora.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado