CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00230-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo PROPOLITO y la marca PROPOMIELITO / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo PROPOLITO para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca PROPOMIELITO [D]e tal manera que en cuanto al aspecto ortográfico se refiere, la longitud de las palabras, por ser diferente, hace que visualmente no sean confundibles los signos. Respecto al elemento fonético, la Sala observa que los signos en conflicto no presentan semejanzas, pues difieren en su acento prosódico. Ello, en razón de la longitud de cada signo marcario. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, se establece que “PROPOLITO”, y “PROPOMIELITO”, en su conjunto, son menos evocativas, al contener la partícula “PROPO”, pues evocan en la mente del consumidor la idea de “propóleos”. […] En lo que respecta a la marca previamente registrada, además de contener tal partícula alusiva a la actividad de las abejas involucra la partícula MIEL, que refuerza aún más el carácter evocativo y de uso común del signo. […] Del estudio de los señalados criterios, la Sala advierte que entre las Clase 5ª de la marca cuestionada y 30 del signo de la actora no existe conexión competitiva, en razón de que esta última clase comprende productos diferentes a aquélla, conforme a lo enunciado precedentemente, además de que no comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Lo que denota que estas marcas en disputa pueden coexistir pacíficamente en el

mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. En este orden de ideas, al no existir entre los signos confrontados una relación entre los productos que distinguen ni semejanzas significativas, es claro para la Sala que no se configura un riesgo de confusión entre los mismos, que pueda inducir al consumidor medio a error respecto del origen empresarial de los productos que identifican, ni a asociar los productos de la marca cuestionada “PROPOLITO” con los de la marca “PROPOMIELITO” de la actora. MARCAS EVOCATIVAS – Son consideradas como débiles y registrables [E]s necesario aclarar que las marcas evocativas son consideradas como débiles y, por ende, registrables. […] En el caso bajo examen, la Sala estima que la marca cuestionada “PROPOLITO” evoca la idea de productos relacionados con la sustancia “propóleos”, al igual que la marca “PROPOMIELITO” previamente registrada en favor de la actora, pero conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación “[…] el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de las suyas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones de uso común, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia[…]”, se concluye que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre marcas evocativas ver sentencias Consejo de

Estado, Sección Primera, de 10 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-0002010-00171-00, C.P. María Elizabeth García González; de 18 de febrero de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2008-00183-00, C.P. María Elizabeth García González; Sobre conexión competitiva, de 18 de julio de 2012, Radicación 1100103-24-000-2006-00373-00, C.P. María Elizabeth García González FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00230-00

Actor: LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: El SIGNO “PROPOLITO” ES DIFERENTE A

“PROPOMIELITO”, AL NO EXISTIR EN LOS SIGNOS CONFRONTADOS UNA

RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN, NI SEMEJANZAS

SIGNIFICATIVAS, PUES SI BIEN ES CIERTO QUE AMBOS CONTIENEN EL

VOCABLO “PROPO”, QUE EVOCA EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR LA

IDEA DE “PROPÓLEOS”, DICHO VOCABLO ES DÉBIL Y POR LO MISMO SUSCEPTIBLE DE REGISTRAR EN FAVOR DE CUALQUIER PERSONA La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LIMITADA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, que se interpreta como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones núms. 20793 de 29 de abril de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 27829 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 51573 de 6 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 13 de marzo de 2008, la sociedad LABORATORIOS NATURAL FACTOR LTDA. presentó solicitud de registro de la marca “PROPOLITO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Previo al registro de la marca en controversia, la SIC le había concedido a la actora el registro marcario del signo “PROPOMIELITO” para distinguir productos

comprendidos en la Clase 30 Internacional. 3º: La actora contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los que fueron resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 27829 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, a través de la Resolución núm. 51573 de 6 de octubre de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las Resoluciones acusadas violó el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las marcas en conflicto presentan similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que pueden llevar al consumidor a una confusión directa e indirecta. Resaltó que los elementos predominantes a analizar respecto del estudio de confundibilidad de las marcas enfrentadas, son los aspectos gramaticales y ortográficos, fonéticos o auditivos y conceptuales y visuales de los signos cotejados. Por lo anterior, consideró que la SIC se equivocó en este estudio, toda vez que dentro del análisis de confundibilidad no tuvo en cuenta la marca previamente registrada “PROPOMIELITO”, que ampara productos de la Clase 30 Internacional, respecto de la cual existe similitud gramatical, visual, fonética y conceptual con el signo posteriormente registrado “PROPOLITO”. Estimó que la confusión auditiva que puede tener el consumidor frente a los signos

cotejados, juega un papel determinante dentro del estudio de irregistrabilidad, pues es la que va a predominar en el análisis o juicio que hace el consumidor al adquirir el producto. En relación con la confusión gramatical, indicó que la marca en controversia es muy similar a la marca “PROPOMIELITO”, de la cual es titular, toda vez que la totalidad de los grafemas que componen la expresión “PROPOLITO” están contenidos en el signo previamente registrado, lo que sin duda alguna afecta al consumidor en el análisis que este haga sobre la distinción del producto, respecto del mismo, su origen, calidades y la procedencia empresarial. Adicionalmente a ello, sostuvo que al coincidir las secuencias vocálicas y consonánticas de los signos cotejados, la tonicidad de la palabra de la marca cuestionada resulta idéntica, lo que contribuye aún más al riesgo de confusión y asociación que puedan tener los consumidores respectos de los productos. Igualmente, adujo que la marca “PROPOLITO” reproduce totalmente la derivación del signo solicitado y la imagen de “la abeja” del signo “PROPOMIELITO”, generando con ello una similitud en la parte gráfica de las marcas. Planteó, por lo tanto, que si las vocales son idénticas y se hallan situadas en un mismo orden, se presumiría que los signos son semejantes y están relacionados entre sí, lo que generaría, desde el punto de vista ortográfico y fonético, la impresión general de que las marcas comparten un origen empresarial. Señaló que desde el punto de vista conceptual, los signos cotejados traen la

misma significación, originados en la idea de que protegen productos que están hechos a base de “propóleo” y por la imagen de “la abeja” que resulta similar y de forma confusa en las dos marcas: “PROPOMIELITO” y “PROPOLITO”. Sostuvo que no es necesario que los dos productos identifiquen servicios incluidos en una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que existan factores que permitan concluir que sí hay conexidad competitiva, pues comparten los mismos canales publicitarios y de comercialización y el mismo uso, en cuanto tienen una finalidad nutricional y los productos pueden contener propóleo o miel de abejas. Expresó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que la Superintendencia demandada desconoció la obligación constitucional de proteger la propiedad industrial derivada de la marca “PROPOMIELITO”, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, consideró que se violó el artículo 58 de la Constitución Política, en cuanto la demandada desconoció el derecho adquirido de la actora de usar en forma exclusiva y excluyente su marca, diluyendo en el mercado su fuerza distintiva. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a

derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que se concedió el registro de la marca “PROPOLITO” (mixta) por no estar comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, ni estar incursa en causal alguna que impida su registro. Expresó que el signo cuestionado tiene suficiente distintividad y su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores, toda vez que dicho signo frente a la marca previamente registrada “PROPOMIELITO” es claramente diferenciable, de tal manera que el consumidor reconocerá en cada caso los aspectos relevantes de cada signo y, por ello, determinará fácilmente su origen empresarial. Indicó que la marca “PROPOLITO” consiste en una combinación de letras arbitraria, cuyo pronunciamiento cuenta con un ritmo diferente al del signo de la opositora. Adujo que aunque los signos compartan algunas de sus letras, estas pretenden evocar el mismo concepto genérico inapropiable en exclusiva de propóleos. Estimó que las diferentes terminaciones utilizadas por cada uno de los signos permite su diferenciación, teniendo en cuenta la debilidad del signo opositor por su carácter evocativo. Sostuvo que los signos confrontados presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica, que permiten su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación. II.1.2.- La sociedad NATURAL FACTOR LTDA., tercero con interés directo en las

resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de sustento jurídico. Señaló que entre los signos en conflicto no se presentan semejanzas capaces de causar riesgo de confusión dentro del mercado y el público consumidor. Expresó que aún cuando los signos “PROPOLITO” y “PROPOMIELITO” coincidan en el prefijo “PROPO”, el cual es de uso común para los productos de la Clase 5ª Internacional, existen diferencias sustanciales de orden silábico que le otorgan a cada signo la distintividad requerida. Manifestó que la marca solicitada “PROPOLITO” se compone de nueve (9) letras, distribuidas en cuatro (4) sílabas, mientras que la marca opositora “PROPOMIELITO” se compone de doce (12) letras, distribuidas en cinco (5) sílabas, lo que genera una percepción completamente diferente, caracterizada por la incorporación de la expresión MIEL al interior de su estructura gramatical y la cual pronunciada en su conjunto genera una entonación muy distinta. Que, por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una de las marcas, razón por la cual queda a salvo el interés de aquél y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. Indicó que los signos en conflicto no tienen tonicidad idéntica, por cuanto la diferente composición en su estructura gramatical genera a su vez una sonoridad muy distinta. Que diferente sería si las dos marcas compartieran las mismas vocales,

consonantes y se encontraran en una misma posición dentro del conjunto marcario. Recordó que la marca opositora, al describir con su marca “PROPOMIELITO” (PROPO evocativo de polis: sustancia que se obtiene de las abejas) y MIELITO evocativo de miel), para distinguir productos a base de miel de abeja, pretende desconocer que sus expresiones no deben ser apropiables en exclusiva, por evocar los conceptos de PROPOL y MIEL. Adujo que no se puede apropiar de dichos términos, porque se estaría excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizarlos para designar los mismos productos, por lo cual se llegaría al absurdo de excluir estos vocablos del uso común, convirtiéndolos en un bien de uso exclusivo del titular de la marca

“PROPOMIELITO”.

Alegó que el signo “PROPOLITO” cuenta con una preponderante y significativa parte gráfica, donde dicha estructura refuerza las diferencias, pues muy a pesar de que los signos en conflicto incorporan el diseño de una abeja para describir sus productos, el diseño gráfico del signo solicitado cuenta con trazos especiales que representan un diseño original frente a la marca opositora. Anotó que la marca cuestionada no involucra la vocal E, ni la consonante M, por lo cual se concluye que no contienen las mismas consonantes y vocales, ni mucho menos se encuentran en el mismo orden. Consideró que la SIC no incurrió en la violación de los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, por cuanto actuó con plena competencia para estudiar y resolver las solicitudes marcarias, así como las actuaciones administrativas por ella adelantadas y se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en esta

materia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Señaló que el elemento denominativo predomina sobre el gráfico; que no existe similitud alguna entre las marcas enfrentadas, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. Respecto a la conexidad competitiva, expresó que la marca cuestionada “PROPOLITO” distingue “productos farmacéuticos (medicamentos de origen natural), elaborados con recursos naturales a base de miel de abeja y extractos naturales”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca previamente “PROPOMIELITO” ampara productos a base de miel de abeja, comprendidos en la Clase 30 de la citada Clasificación. Estimó que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dado que se dirigen a mercados diferentes, sin generar algún riesgo de confusión o asociación. En relación con las marcas evocativas, trajo a colación la sentencia de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00171-00, Actora: Industrias DORMILUNA S.A.)1, en la que se señaló que “ […] el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas o pretender sus

exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia […]”. Manifestó que, teniendo en cuenta lo anterior, no existe duda que en el presente 1 Consejera ponente María Elizabeth García González. caso los signos cuestionados son evocativos, en el entendido que el elemento común “PROPO” de las marcas cuestionadas es evocativo de la expresión propóleos, que según el Diccionario de la Real Academia significa “ […] sustancia cérea con que las abejas bañan las colmenas o vasos antes de empezar a obrar […]”, lo que hace que los referidos signos sean considerados marcariamente débiles y no puedan ser de apropiación exclusiva de su titular y puedan coexistir en el mercado. Advirtió que las marcas en conflicto contienen las partículas de uso común “PROPO” y “MIEL”, lo cual las convierte en débiles y conlleva a que su titular no pueda impedir su inclusión en marcas de terceros. Concluyó que el signo “PROPOLITO” cumple los requisitos de distintividad y no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486, razón por la cual puede coexistir en el mercado de forma pacífica con el signo previamente registrado, sin generar riesgo de confusión y asociación.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2:

“[…] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de confusión en el público consumidor. 2 Proceso 275-IP-2016. […] 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. 1.6. No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. […] 2.1. Como en el proceso interno se señaló que las marcas en controversia tienen carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a

relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 2.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 4.1. En la controversia planteada se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de la Clase 05 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 05 que distingue la marca registrada PROPOLITO (mixta) y los productos de la Clase 30 que

distingue el signo PROPOMIELITO (mixto). 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […].” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 20793 de 29 de abril de 2009, confirmada por las Resoluciones núms. 27829 de 29 de mayo de 2009 y 51573 de 6 de octubre de 2009, concedió el registro de la marca “PROPOLITO” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y el signo previamente registrado “PROPOMIELITO” (mixto) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión, al ostentar características ortográficas y fonéticas disímiles, gracias a sus distintas desinencias, que implican combinaciones vocálicas y consonánticas diferentes. Asimismo, expresó que aunque los signos en conflicto compartan algunas letras y pretenden evocar el mismo concepto genérico inapropiable en exclusiva de propóleos, las terminaciones utilizadas por cada uno de ellos permiten su diferenciación, teniendo en cuenta la debilidad del signo opositor por su carácter evocativo. La actora alegó que la marca “PROPOLITO” (mixta) es confundible con su marca previamente registrada “PROPOMIELITO” (mixta), que ampara productos de la

Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Explicó que tienen semejanzas ortográficas, gramaticales y fonéticas, en cuanto el signo cuestionado posee la totalidad de los grafemas de su marca y reproduce la imagen de la abeja; ambos signos coinciden en secuencias vocálicas y consonánticas, tienen idéntica tonicidad y el mismo significado, originado en la idea de que protegen productos que están hechos a base de propóleo y tienen la misma finalidad nutricional y uso, además de que comparten los mismos canales publicitarios y de comercialización. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de la CAN, procedía el registro de la marca “PROPOLITO” (mixta) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto es

preciso adoptar las reglas que para efectuar el cotejo marcario, señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. […].” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA REGISTRADA CUESTIONADA (MIXTA) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) Como en el presente caso se va a cotejar la marca previamente registrada “PROPOMIELITO” (mixta), de la parte actora, frente a la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se

requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica de las marcas mixtas, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas si son solicitados a su expendedor, ello se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica, razón por la cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,

tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/ o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente. (iii)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […].”3 Respecto al elemento ortográfico, es preciso indicar que la marca “PROPOLITO” se encuentra estructurada por 9 letras, 4 vocales y 5 consonantes; y “PROPOMIELITO” está estructurada por 12 letras, 6 vocales y 6 consonantes. El signo cuestionado, “PROPOLITO”, tiene 4 sílabas y el signo previamente registrado, “PROPOMIELITO”, tiene 5 sílabas. 3Proceso 361-IP2015 De tal manera que en cuanto al aspecto ortográfico se refiere, la longitud d