CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00264-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo INVERENERGETICAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa ENERGITECA registradas en las clases 9 y 35; mixtas ENERGITECA registradas en la clase 9 y 35 y la enseña comercial mixta ENERGITECA de las clases 9 y 42 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es INVER en la clase 40 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ENERG en las clases 9, 35 y 40 / EXPRESIÓN DÉBIL – Lo es ENERG / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Bajo la visión de conjunto / MARCA EVOCATIVAConcepto / MARCA EVOCATIVA – Lo son INVERENERGETICAS y ENERGITECA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo INVERENERGETICAS por no existir similitud con las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA De la confrontación que se hace entre INVERENERGETICAS y ENERGITECA, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por una (1) palabra de dieciséis (16) letras y siete (7) sílabas y la segunda por una (1) palabra de diez (10) letras de cinco (5) sílabas. Adicionalmente, ambas marcas comparten la expresión ENERG, la cual es de uso común, por lo tanto es una expresión débil e inapropiable en exclusiva

por cualquier empresario. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERG, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERG se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, esto es [im-be-re-ner-xe-‘ti-kas] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-kas]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, cuyo titular es el tercero con interés, y las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y elemento nominativo de la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. […] La Sala considera que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, constituye una unión sintética de palabras, que si bien no es conocida en el idioma castellano, si resulta

evocativa de una idea en la que se combina, por un lado, el concepto “inversión” y, por el otro, el concepto “energía”, dando lugar a que el consumidor promedio, encuentre en su forma compuesta un signo distintivo que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los servicios amparados por la mencionada marca mixta en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la Sala advierte que las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, son también evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERG que viene de la palabra “energía” e ITECA que se deriva del morfema –teca que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […] Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra diferencias ideológicas entre las denominaciones cotejadas, suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el consumidor promedio. Por un lado, la marca solicitada evoca de una manera caprichosa la conjugación de los conceptos “inversión” y “energía”, mientras que las marcas registradas y la enseña depositada evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un

consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye, aplicando la vision de conjunto, que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, cuenta con suficientes elementos distintivos para ser diferenciada de las marcas nominativas ENERGITECAS y de las marcas mixtas ENERGITECAS, cuyo titular es la parte demandante, debido a que no son similares fonética, ortográfica ni conceptualmente. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MATERIA MARCARIAClases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Término de caducidad / EXCEPCIÓN DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No probada

[L]a Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1. Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2. Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la

acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. 44. La Sala observa que la referida acción prescribe cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado, en consecuencia, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: 44.1. La Resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, quedó ejecutoriada el 15 de septiembre de 2009. 44.2. La demanda se presentó el 14 de mayo de 2010, esto es, aproximadamente ocho (8) meses después de la fecha de concesión del registro demandado; es decir, que la demanda se presentó dentro del término de los cinco (5) años a que se configure la prescripción de la acción de nulidad relativa. 45. En consecuencia, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa ejercida por el demandante no se encontraba prescrita cuando se radicó la demanda ante este Corporación, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00264-00

Actor: COEXITO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tema COMPARACIÓN ENTRE MARCA NOMINATIVA Y MARCAS

NOMINATIVAS. AUSENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Coexito S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21760 de 30 de abril de 2009, 29851 de 18 de junio de 2009 y 43814 de 31 de agosto de 2009. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Coexito S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21760 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se 1 Cfr. Folio 2 a 3 del cuaderno principal. 2 Cfr. Folios 96 a 97 del cuaderno principal.

3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacados de la Sala). 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” decide una solicitud de registro de marca”, 29851 de 18 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones declararon infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedieron el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS5 solicitada por Compañía Colombiana de Inversiones S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, en consecuencia, que se ordene a la parte

demandada cancelar el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es Compañía Colombiana de Inversiones S.A., para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones6: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 21760 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 08-084162, la cual declaró infundada la oposición formulada por COEXITO S.A. y concedió el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, para identificar servicios de la clase 40.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 29851 proferida por la iefe de la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 21760.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 43814 de fecha 231 de agosto de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 21760 de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca INVERENERGETICAS, solicitada para distinguir servicios de la clase 40. 5 Conforme se encuentra escrito en el formulario único de registro. 6 Cfr. Folios 97 a 98 del cuaderno principal.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4.1. Compañía Colombiana de Inversiones S.A., el 13 de agosto de 2008, presentó la solicitud de “[…] registro de la marca INVERENERGETICAS, para distinguir servicios de la clase 40 de la clasificación internacional de marcas […]”8. 4.2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 597 de 31 de octubre de 2008 y se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 08-084162. 4.3. La parte demandante, en la respectiva oportunidad, presentó oposición contra la solicitud de9: “[…] oposición, en virtud de ser titular en Colombia de las siguientes

marcas: No Signo Titular Expedient Clas Tip Certificad Vigencia . e e o o Niza 1 ENERGITEC COEXIT 92 8 4 MI 6563 EC A O S.A. 347353 2 ENERGITEC COEXIT 00 7 9 MI 232720 29/01/201

A O S.A. 031578 1 3 ENERGITEC COEXIT 00 7 9 MI 13464 31/05/201

A O S.A. 031580 0 4 ENERGITEC COEXIT 96 7 9 NO 197298 26/05/201

A O S.A. 050811 6 5 ENERGITEC COEXIT 98 8 9 MI 12394 EC A O S.A. 073529 6 ENERGITEC COEXIT 98 7 9 MI 263367 21/01/201

A O S.A. 073941 2 7 ENERGITEC COEXIT 04 8 35 MI 293310 28/02/201 7 Cfr. Folios 98 a 99 del cuaderno principal. 8 Cfr. Folio 98 del cuaderno principal. 9 Cfr. Folio 98 del cuaderno principal.

A O S.A. 070897 5 8 ENERGITEC COEXIT 04 8 35 NO 292425 26/01/201

A O S.A. 070901 5 […]”. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es Compañía Colombiana de Inversiones S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009. 4.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 29851 de 18 de junio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm.

43814 de 31 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 13410 y 136, literales a) y b)11 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación12: 6.1. Afirmó que la parte demandada desconoció el artículo 134 de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] por cuanto la marca INVERENERGETICAS, solicitada por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro […]”13. 6.2. Adicionó que14: “[…] Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad COEXITO S.A., podemos concluir que la marca INVERENERGETICAS, no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de ‘producción y generación de energía, energía eléctrica y energía térmica, servicios relativos a la generación y producción de energía, energía eléctrica y termina, servicios de electricidad a partir de la energía” clase 40 de la clasificación internacional de marcas […]”. 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 11 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 12 Cfr. Folios 100 a 123. 13 Cfr. Folio 100 del cuaderno principal. 14 Cfr. Folio 101 del cuaderno principal.

6.3. Agregó que la parte demandada desconoció el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4. Argumentó que15: “[…] es fundamental resaltar que la partícula INVER, es un componente de uso común, tal como lo demuestra la existencia de más de doscientos registros vigente, en diversas clases de la clasificación internacional de marcas […]. […] De acuerdo con la jurisprudencia citada el signo que cobra mayor relevancia en el análisis comparativo es ENERGETICA […]”. 6.5. Señaló que16: “[…] la marca solicitada INVERENERGETICAS es prácticamente idéntica a la marca ENERGITECA, más aún se tiene en cuenta que no es usual que el consumidor final tenga a su disposición las dos marcas una al lado de la otra, para tomar la decisión de compra […]”. 6.6. Manifestó que la parte demandada desconoció el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto17: “[…] COEXITO S.A. es propietario de los establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial ENERGITECA, en los cuales se prestan los siguientes servicios:  Servicios de reparación, instalación, mantenimiento de productos generadores de energía tales como baterías.  Servicios de reparación y revisión del sistema eléctrico de vehículos automotores […]”. 15 Cfr. Folio 101 del cuaderno principal.

16 Cfr. Folio 117 del cuaderno principal. 17 Cfr. Folio 123 del cuaderno principal. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial18, contestó, mediante escrito de 28 de junio de 201119, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Sostuvo que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables.

7.2. Precisó que20: “[…] Marca solicitada Marca opositora INVERENERGETICAS ENERGITECA  En su estructura gramatical  Su estructura gramatical está está compuesta por siete compuesta por cinco sílabas. sílabas.  Dentro del conjunto se observa  Dentro del conjunto se que comparten dos sílabas observa que comparten dos ENERG, su terminación es sílabas ENERG, su diferente es TECA pero con los terminación es diferente es fonemas que acompañan al TICAS pero como los fonemas conjunto en completo lo hacen que acompañan al conjunto distintivo sin generar riesgo de en completo lo hacen confusión. distintivo, sin generar riesgo de confusión.  Contiene la partícula INVER. En su aspecto visual, fonético de las marcas enfrentadas, presentan una dicción totalmente disímil y entre los mismos existe suficiente distintividad no siendo similares contrario a lo que afirma el demandante. A su vez se observa el signo solicitado y las marcas opositoras son distintivas, más aún cuando se observa el diseño a la parte grafica de

las opositoras otorgándole más distintividad en el mercado permitiendo que el consumidor las identifique individualmente sin llegar a confusión. 18 Cfr. Folios 176 a 179 del cuaderno principal. 19 Cfr. Folios 180 a 190 del cuaderno principal. 20 Cfr. Folio 188 del cuaderno principal. Frente al aspecto ideológico la marca solicitada evoca inversiones en el sector energético mientras las marcas opositoras evocan los lugares en donde se adquiere la energía […]”. 7.3. Adujo que21: “[…] Al compartir los signos enfrentados una partícula de uso común, como ENERG, no le otorga derecho de exclusividad sobre la misma, teniendo en cuenta que cualquier empresario puede utilizarla para el registro de otra marca, la cual debe ser distintiva, esta partícula puede ser utilizada por cualquiera, más aún se observa dentro del registro marcario en esta Superintendencia que dicha partícula ENERG, es usada por varias marcas previamente registradas. Visto el conjunto y sin fraccionar la unidad de cada una de las estructuras gramaticales contrario como refiere el apoderado judicial del demandante, los signos enfrentados gozan de suficiente distintividad en el mercado, otorgándole al consumidor la posibilidad de distinguir su origen empresarial […]”. 7.4. Propuso la excepción de fondo denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento propuesta”22, de conformidad con el numeral 2 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984.

8. Compañía Colombiana de Inversiones S.A., actualmente Celsia S.A. E.S.P.,

vinculada como tercero con interés en el resultado del proceso23, en adelante el tercero con interés, no contestó la demanda24. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de febrero de 201425, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, profirió la interpretación prejudicial 198-IP-2015 proferida el 21 de agosto de 201526, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró27: 21 Cfr. Folio 188 del cuaderno principal. 22 Cfr. Folios 189 del cuaderno principal. 23 Cfr. Folios 157 y 173 del cuaderno principal. 24 Cfr. Folios 192 a 193 del cuaderno principal. 25 Cfr. Folios 196 a 197 del cuaderno principal. 26 Cfr. Folios 215 a 231 del cuaderno principal. 27 Cfr. Folio 218 del cuaderno principal “[…] 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

15. Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 […]” (Destacado de la Sala).

11. Finalmente, expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables, a su juicio.

Alegatos de conclusión

12. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador,

mediante auto proferido el 29 de agosto de 201728, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 12.1. Dentro del anterior término legal, la parte demandante y la parte demandada presentaron sus alegatos de conclusión, en los cuales reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la demanda. 12.2., El tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal29. Reconocimiento personería apoderada de la parte demandada

13. Vistos los artículos 160 de la Ley 1437 y 74 y siguientes de la Ley 1564, sobre el derecho de postulación y los poderes, en virtud de que el poder otorgado fue conferido y presentado, junto con los alegatos de conclusión, en el mes de septiembre de 2017.

14. Atendiendo al memorial visible a folio 239 del expediente, la Sala reconocerá personería a la abogada CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para 28 Cfr. Folio 233 del cuaderno principal. 29 Cfr. Folio 247 del cuaderno principal. actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

15. Visto el artículo 128, numeral 7.º del Decreto 01 de 198430, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 30831 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8033 de 12 de marzo de 201934, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia del propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 198IP-2015 proferida el 21 de septiembre de 2016; vii) cuestión previa sobre la excepción propuesta de “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”; viii) la jurisprudencia de la Sección Primera sobre la aplicación de los criterios para cotejo marcario entre signos y/o marcas de nominativas y/o elementos nominativos de las marcas mixtas; y ix) el análisis del caso concreto. 30 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley

[…]”. 31 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 33 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 34 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

17. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

18. Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados, sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así: 18.1. Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 200935, mediante la cual la Jefe

de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés. En la Resolución se indicó: “[…] CONSIDERANDO […] 1.2.1. Comparación de los signos Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad: […] En el caso que nos ocupa, si bien las marcas opositoras son mixtas, el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto, el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones (INVERENERGETICAS / ENERGITECA), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfico pueda ser determinante. La División, luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo INVERENERGETICAS y la marca opositora ENERGITECA, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. En primer lugar, encontramos diferente extensión, por un lado, siete sílabas y, por el otro, cinco sílabas. Si bien ambos comparten algunas sílabas, vemos que éstas se distribuyen en diversa forma dentro de cada conjunto, así mismo, las sílabas en común se ven

acompañadas por fonemas diversos en cada signo, lo que genera una marcada diferenciación fonética y visual. Estas diferencias ortográficas confieren a cada signo considerado en su 35 Cfr. Folios 13 a 19 y 137 a 143 del cuaderno principal y folios 139 a 145 del cuaderno antecedentes administrativos. conjunto, una v