CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00266-00-2015

SIGNO CAFÉ CON ALMA SIBARISTA – Procedencia de su registro al no tener similitud con la marca SIBARITA El anterior examen permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. Ahora bien, debe precisarse que no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 30), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca CAFÉ CON ALMA SIBARISTA cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20812 DE 2009 (29 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 32026 DE 2009 (30 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 38566 DE 2009 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00266-00

Actor: LA SIBARITA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso LA SIBARITA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra las Resoluciones números 20812 de 29 de abril de 2009, 32026 de 30 de junio de 2009 y 38566 de 30 de julio de 2009, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante que se sustentó en el registro previo de su marca SIBARITA para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de la marca CAFÉ CON ALMA SIBARISTA a favor de la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la misma

clase. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. “1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 20812 del 29 de abril de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada una oposición y concedió el registro de la marca Café con Alma Sibarista (nominativa) (sic), para identificar “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos de la clase 30 de la clasificación internacional a favor de la sociedad colombiana

Café con Alma Colombia C.I. S.A.

2. Se anule igualmente la resolución No. 32026 del 30 de junio de 2009, por medio de la cual se confirma la decisión contenida de (sic) la Resolución No. 20812 del 29 de abril de 2009.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 38566 del 30 de julio de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución No. 20812 del 29 de abril de 2009, por medio de la cual se declaró infundada una oposición y se otorgó el registro de la marca Café con Alma Sibarista, en clase 30, a favor de la sociedad Café con

Alma Colombia C.I. S.A.

4. Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores, se ordene, mediante oficio, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca Café con Alma Sibarista, clase 30, con certificado de registro 386029, solicitud que fue tramitada bajo el expediente No. 08.84985.” 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. El 15 de agosto de 2008 la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA C.I.

S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CAFÉ CON ALMA SIBARISTA (mixta), para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos

del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos de la Clase 30 de la clasificación internacional. 2.2.2. Publicado el extracto de la solicitud, la sociedad hoy demandante formuló oposición al registro de la marca con fundamento en la confundibilidad de ésta con su marca SIBARITA (nominativa), registrada previamente para identificar también productos de la Clase 30. 2.2.3. Mediante Resolución núm. 20812, del 29 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado, acto éste contra el cual LA SIBARITA S.A interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.2.4. Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante Resolución núm. 32026 del 30 de junio de 2009. 2.2.5. Mediante Resolución núm. 38566 del 30 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado, que concedió el registro de la marca CAFÉ CON ALMA SIBARISTA (mixta). 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios

de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de esta disposición manifestó: 2.3.1. Que la marca Café con Alma Sibarista (mixta) es similarmente confundible con la marca Sibarita, previamente registrada para identificar los mismos productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, lo que causa un evidente riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2.3.2. Que aunque la marca cuestionada es compuesta el elemento predominante para efectos de su distintividad es la expresión Sibarista, la cual hace referencia directa a la expresión Sibarita, a la que se le agrega el sufijo “ista”, que convierte ese adjetivo en sustantivo para designar a la persona que es “Sibarita”. 2.3.3. Que contrario a lo expresado en los actos acusados, Sibarista es una expresión que tiene contenido conceptual propio, relacionado con la palabra que constituye la marca previa, al ser la sustantivación del adjetivo Sibarita, palabra que como lo acepta la Superintendencia, recogiendo lo afirmado por el Diccionario de la Real Academia Española, designa a una persona de gustos refinados. 2.3.4. Que dentro de la expresión que conforma la marca Café con Alma Sibarista, la palabra con mayor relevancia distintiva y característica es Sibarista, en tanto que dentro del conjunto de la expresión es una calificación de la expresión Café con Alma, del cual se dice que es Sibarista, o Sibarita. 2.3.5. Que es evidente la similitud visual y fonética entre la marca Sibarita y la

expresión Sibarista, que es la predominante en la marca demandada; además, por lo antes expresado, es claro también la similitud ideológica o conceptual entre ambas marcas, en tanto se refieren a la persona que tiende o está inclinada a ser Sibarita. 2.3.6. Que tratándose de marcas similarmente confundibles para identificar un mismo tipo de producto, es evidente el riesgo de confusión que se podría derivar en el consumidor, con una consecuente afectación del derecho que tiene La Sibarita S.A. sobre su marca, y sobre la generalidad del mercado. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló que en la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y que la marca CAFÉ CON ALMA DE SIBARISTA cuenta con elementos propios, nominativos y gráficos, que la hacen suficientemente distintiva frente a la marca SIBARITA y, en consecuencia, no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de esta normativa, al no ser confundible con la marca de la demandante.

Agregó: i) que las marcas confrontadas no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta; ii) que tienen una extensión diferente y ello hace que visual y fonéticamente sean distintas; iii) que aunque puedan existir similitudes entre las expresiones Sibarita y Sibaristas, éstas se ven disminuidas por el hecho

de que la primera tiene contenido conceptual, en tanto que la segunda carece de él por ser de fantasía; iv) que en la Resolución número 32026 de 2009 la SIC se refiere al significado conceptual de la palabra Sibaritas y no de la expresión Sibaristas, como equivocadamente lo sostiene la demandante; y v) que dentro de la marca concedida todos los elementos -nominativos y gráficosguardan estrecha relación y no hay ninguno que sobresalga frente a los otros. 3.2.- La sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA C.I. S.A., tercera con interés directo en el proceso, aunque fue notificada legalmente de la demanda no la contestó. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora y la entidad demandada, reiteraron, en lo fundamental, las consideraciones expuestas tanto en la demanda como en el escrito de contestación a ésta, respectivamente. (Fls. 129 a 141). El tercero interesado y el Ministerio Público guardaron silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 47-IP-2012 de fecha 1º de junio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de

representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos

o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

7. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca CAFÉ CON ALMA SIBARISTA

(mixta) a favor de la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA C.I. S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca SIBARITA (nominativa), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la Clase 30 y que, por ende, carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 6.3. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación

económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 6.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 47IP-2012, dictada en este proceso: “Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las

terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos mixtos y de los denominativos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos: “Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del

consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Marca: “CANALETA 90”. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite

diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas anteriormente; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” 6.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: (marca cuestionada)

SIBARITA

(marca registrada a nombre de la demandante) 6.6. Comparación entre las marcas. De conformidad con los parámetros consignados en la interpretación prejudicial

remitida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera oportuno poner de relieve que el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por tratarse de la dimensión más característica y la que mayor impresión, impacto y recordación genera en los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo. 6.6.1. En ese orden, inicialmente, debe precisarse que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la demanda la parte actora propone un análisis en el que fracciona la marca cuestionada, destacando en ella la expresión SIBARISTAS que, en su criterio, es predominante en el conjunto marcario registrado. La Sala no comparte ese punto de vista, en consideración a que desconoce la regla de cotejo marcario mencionada. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es claro en señalar en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que la comparación de signos distintivos debe efectuarse examinando las marcas como una unidad sin fraccionar sus elementos. Esta regla, por supuesto, es aplicable aun tratándose de marcas denominativas compuestas en las que eventualmente puede existir un vocablo más relevante.

En este caso, además, no es cierto que en el conjunto marcario constituido por las palabras CAFÉ CON ALMA SIBARISTA -en la forma en que fue registradosea la última palabra la que tenga mayor poder distintivo, si se tiene en cuanto el tipo y el tamaño de letra en que están escritas. De este modo, se tiene que la estructura de cada uno de los signos cotejados es la siguiente: C A F E C O N A L M A 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4

S I B A R I S T A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marca cuestionada S I B A R I T A 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca registrada a nombre de la demandante La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico aquellos no tienen similitudes significativas susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. En efecto, se advierte con claridad que los signos tienen una conformación gramatical diferente: la marca cuestionada es un signo compuesto por cuatro palabras (CAFÉ-CON-ALMA-SIBARISTA) y nueve sílabas en total, en tanto que la marca de la demandante solo por una expresión (SIBARITA) y cuatro sílabas. Ahora bien, es cierto que las expresiones SIBARISTA y SIBARITA comparten distintos fonemas, diferenciándose solo en la letra S. Esa similitud, no obstante, es claramente diluida al analizarse la marca como el conjunto marcario que fue registrado, el cual tiene unas evidentes diferencias con el signo opositor. En ese

orden, las marcas confrontadas generan una impresión de conjunto distinta. 6.6.2. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

CAFÉ CON ALMA SIBARISTA-S