CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00299-00-2017

CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – No impide el control de legalidad / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Efectos ex nunc En relación con el signo opositor, identificado con el certificado de registro núm. 259259, es necesario mencionar que conforme la información suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio (fol. 101, cuaderno principal), dicho registro fue cancelado mediante la Resolución núm. 17722 del 27 de marzo de 2012, lo cual en modo alguno hace improcedente el control de legalidad de los actos acusados en la medida en que cuando se expidieron dichos actos administrativos, esto es, en el año 2009, el registro del signo opositor no se encontraba cancelado. En efecto, conforme lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala, el juicio de legalidad del acto administrativo debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 27 de mayo de 2010, Radicación 25000-23-27-000-2005-01869-01, C.P. Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta. COTEJO MARCARIO – Entre el signo AVANSIS y la marca ADVANTIS / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo AVANSIS al no existir riesgo de confusión con la marca ADVANTIS La Sala estima, en este caso, que al ubicarse en el lugar del consumidor, el elemento gráfico del citado signo [AVANSIS] es el que se capta con mayor facilidad y, al ser comparado con la simple denominación «(…) ADVANTIS (…)»,

no existiría riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, atendiendo, adicionalmente, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado, que en principio, si el elemento gráfico es el preponderante, no habría riesgo de confusión, por lo que no se encuentra que los artículos 134 y 136 (letra a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, hayan sido transgredidos por los actos administrativos demandados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00299-00

Actor: SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: SIGNOS «AVANSIS» (MIXTA) y «ADVANTIS» (NOMINATIVA).

COTEJO ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS / EN EL PRESENTE

ASUNTO SE ENCONTRÓ QUE EL ELEMENTO GRÁFICO PREVALECÍA SOBRE EL NOMINATIVO POR LA PARTICULAR CONFIGURACIÓN DEL SIGNO «AVANSIS» (MIXTA) La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual se

interpretó como de nulidad conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, presentó la sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A., en contra de las resoluciones 44236 del 31 de agosto de 2009, 51028 del 30 de septiembre de 2009 y 69415 del 30 de diciembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca «AVANSIS» (MIXTA), para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- ANTECEDENTES I.1. La demanda La sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A., mediante apoderado judicial, presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, interpretada como de nulidad de acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 44236 del 31 de agosto de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 08 136446, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. y se concedió el registro de la marca 1 Auto del 25 de febrero de 2011, mediante la cual se admite la demanda que en este proceso se

decide. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones es del siguiente tenor: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado». «AVANSIS» (MIXTA), solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 51028 del 30 de septiembre de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A., confirmando la decisión adoptada en la Resolución 44236 del 31 de agosto de 2009. I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 69415 del 30 de diciembre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A., confirmando la decisión adoptada en

la Resolución 44236 del 31 de agosto de 2007. I.1.4.- Como consecuencia de la anterior declaración «(…) y a título de restablecimiento del derecho (…)», solicita: «(…) 2.4.1.- Que se reconozca que la marca AVANSIS (MIXTA) es semejante en grado de confusión a la marca ADVANTIS previamente registrada por mi representada, razón por la cual no puede ser registrada en Colombia de acuerdo con las prohibiciones establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) 2.4.2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, se cancele de los Libros de Registro de la División de Signos Distintivos, el registro No. 393834 correspondiente a la marca AVANSIS (MIXTA) en la clase 42, expedido en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones cuya nulidad se pide, y (…) 2.4.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso (…)». I.2.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos enjuiciados transgredieron las normas en que han debido fundarse los actos administrativos, en particular, los artículos 134, 136 (letra a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. I.2.1.- La violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La parte actora considera que los actos

administrativos demandados incurrieron en violación de la citada disposición comunitaria porque la marca «AVANSIS» (MIXTA) es sustancialmente semejante a la marca de la cual es titular, por lo que carece de distintividad. Explica que entre las marcas «AVANSIS» (MIXTA) y «ADVANTIS» (NOMINATIVA) existe una innegable semejanza gráfica, fonética, visual y ortográfica, por lo que, en su concepto, la Superintendencia de Industria y Comercio contrarió las reglas de comparación de las marcas, «(…) como son por una parte la de efectuar la comparación examinando su conjunto y no los detalles fraccionándolas, y por la otras, teniendo en cuenta las (escasísimas) diferencias existentes entre ellas y no las evidentes semejanzas que presentan las marcas AVANSIS y ADVANTIS (…)». I.2.2.- La violación del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Los actos administrativos demandados son acusados de violar, igualmente, la letra a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones por cuanto, insiste la demandante, las marcas enfrentadas son casi idénticas y amparan la misma clase de servicios. Para desarrollar su argumento, resalta que: «(…) La esencia de la violación es el grave yerro cometido por cada una de las autoridades marcarias, al establecer que los signos enfrentados en este asunto no se confunden porque la marca registrada tiene una “D” y una “T” que no están presentes en la marca solicitada. La Superintendencia de Industria y Comercio ha contrariado absolutamente todas las reglas de

hermenéutica que ella misma ha venido aplicando y que permanentemente cita en sus providencias, y así, aunque reconoce que “se evidencia que los signos si bien utilizan la misma composición vocálica no sucede lo mismo con su aspecto consonántico, haciendo que los signo (sic) emitan sonidos diferentes en su partícula inicial y final, AVA frente a ADVA y SIS frente a TIS, donde esta última sílaba marca la diferencia fonética entre los signos haciendo que puedan ser diferenciadas”. De la redacción de esta determinación se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio realmente se erigió en la defensora de la marca solicitada, buscando argumentos que resultan verdaderamente contraevidentes para sentencia que no hay riesgo de confusión entre las marcas ADVANTIS y AVANSIS (…)» Posteriormente, advierte que las marcas comparadas, examinadas sucesivamente, exhiben un grado tal de semejanza que un consumidor promedio las confundiría. I.2.3.- La violación del artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Finalmente el actor acusa los actos administrativos enjuiciados de ser violatorios del artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones porque, a su juicio, la Superintendencia de Industria y Comercio no siguió «(…) la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (…)» si se tiene en cuenta que los programas de computador son productos comprendidos dentro de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, la autoridad pública, por petición del solicitante, registró la marca «AVANSIS»

(MIXTA) en la Clase 42, pese a que dicha marca pretende distinguir programas de computador. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados. En este sentido expresó que los signos enfrentados «AVANSIS» (MIXTA) y «ADVANTIS» (NOMINATIVA), no eran susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, por cuanto: «(…) si bien es cierto, la marca solicitada AVANSIS (MIXTA) y la marca registrada ADVANTIS (NOMINATIVA) comparten únicamente el uso de las letras “A-V-A-N-I-S”, sin que esto sea razón suficiente para negar el registro del signo solicitado. En el campo ortográfico, el signo opositor se caracteriza por la inclusión de la letra “t” y la desinencia “TIS”, que es diferente a la terminación “SIS” del signo solicitado. De lo anterior, se pueden evidenciar diferencias gramaticales que se reflejan a su vez en el plano fonético. (…) En consecuencia el signo solicitado es de tipo mixto y aunque predomina la denominación “AVANSIS” por su tamaño y disposición también tiene otra denominación que dice “SISTEMAS AVANZADOS”, entre tanto la marca registrada es nominativa, de manera que gracias a los elementos gráficos del signo solicitado, el consumidor podrá diferenciar fácilmente entre uno y otro signo. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés

del consumidor (…)». II.2.- El ciudadano JULIÁN BARBERI GARCÍA, en su condición de tercero interesado en el resultado del proceso, pese a ser notificado del auto que admite la demanda y entregársele copia de la demanda y sus anexos (fol. 79, cuaderno principal), no contestó la demanda. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia líneas atrás. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio y el Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 234-IP-2016 de fecha 7 de febrero de 20172, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, cuyo contenido es el siguiente:

«(…) D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado AVANSIS

(mixto), y la marca registrada ADVANTIS (denominativa), sobre la base de la

cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad. 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: (…) 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso: 234-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00299 Referencia: Signos involucrados: AVANSIS (mixto) y ADVANTIS (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el

consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evoca una idea y/o

valor idéntico y/o semejante. 1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera

que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. 1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud (sic), y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables. 1.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre AVANSIS

(mixto) y ADVANTIS (denominativa), es necesario que se analice los parámetros de comparación. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la

marca en el mercado. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra

dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

3. Conexión competitiva entre las Clases 9 y 42 3.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado AVANSIS (mixto) para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, podría confundirse con la marca ADVANTIS

(denominativa) registrada en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que

amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva. De igual manera, los canales de

distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión

competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. (…)». V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Los actos administrativos acusados Los son las resoluciones números 44236 del 31 de agosto de 2009, «(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)» y 51028 del 30 de septiembre de 2009 «(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)», ambas expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; así como la Resolución núm. 69415 del 30 de diciembre de 2009, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)», proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyas partes más de