CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00310-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SALTIN SPLENDID y las marcas mixtas SALTÍN NOEL y SALTINES NOEL / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SALTIN y SALTINES en la clase 30 / EXPRESIÓN SALTIN – Naturaleza / EXPRESIÓN SALTIN – Carece de distintividad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo SALTIN SPLENDID para identificar productos comprendidos en la Clase 30 por no tener semejanza con las marcas mixtas SALTÍN NOEL y SALTINES NOEL previamente registradas En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que, mientras el signo solicitado está conformado por una sola expresión (SPLENDID) que tiene ocho (8) letrasdos (2) vocales y seis (6) consonantes-, las marcas previamente registradas en favor del tercero interesado, que contienen el mismo elemento nominativo (NOEL), están conformadas por una sola expresión de cuatro (4) palabras –dos (2) vocales y dos (2) consonantes. De lo anterior, para la Sala es claro que entre los signos enfrentados no existe ningún tipo de similitud desde el punto de ortográfico, dado que las mismas varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de letras y vocales utilizadas. Por otro lado, también se puede concluir que, desde el componente visual, no presentan ningún grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. […] En cuanto a la similitud

ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. En ese orden de ideas, para la Sala resulta evidente que el signo nominativo solicitado no reproduce ninguna palabra de las marcas mixtas, razón por la cual, es completamente distintivo y diferente en comparación con los signos mixtos registrados en favor del tercero interesado en las resultas del proceso. Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub examine no se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, en consideración a que, la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas, de ninguna manera podría generar riesgo de confusión y asociación entre el consumidor promedio, de allí que, en principio, le asiste razón al demandante cuando afirma que sí era procedente la concesión del registro marcario que le fue denegado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00310-00

Actor: COLOMBINA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas en Conflicto: Saltin Splendid – Saltin Noel – Saltines Noel Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad COLOMBINA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 43380 del 30 de octubre de 2008, 53674 del 18 de diciembre de 2008 y 6052 del 2 de febrero de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo «SALTIN SPLENDID» (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Colombina S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 43380 del 30 de octubre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 15 de

noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06090.271, mediante el cual se negó a la sociedad COLOMBINA S.A. el registro de la marca SALTIN SPLENDID en la clase 30 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa COMPAÑÍA

DE GALLETAS NOEL S.A.S.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 53674 del 18 de diciembre de 2008 por fijación en lista del 23 de diciembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-090.271, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 43380 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por COLOMBINA S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 6052 del 2 de febrero de 2010 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de febrero de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-090.271, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 43380, confirmando la decisión contenida en la misma, rechazando así el registro de la marca SALTIN SPLENDID en la clase 30 internacional a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., y declarando fundada la oposición presentada por COMPAÑÍA DE GALLETAS

NOEL S.A.S.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a titulo de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca SALTIN SPLENDID en clase 30 internacional, a nombre de COLOMBINA S.A. ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S contra la solicitud de registro de marca SALTIN SPLENDID en la clase 30 internacional a nombre de COLOMBINA S.A tramitada bajo Expediente N. 06-090.271. […]”.

I.2. Los hechos

2. Manifestó que el 8 de septiembre de 2006, la sociedad Colombina S.A., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo «SALTIN SPLENDID» para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza.

3. Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A.S. presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios «SALTIN NOEL» y «SALTINES NOEL», los cuales identifican productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que mediante la Resolución No. 43380 del 30 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del signo «SALTIN SPLENDID», frente a lo cual presentó recurso

de reposición y, en subsidio, de apelación.

5. Recordó que mediante la Resolución No. 53674 del 18 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 6052 del 2 de febrero de 2010 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación I.3.1. Normas violadas

7. De la lectura detallada al escrito de la demanda, la Sala puede advertir que la parte demandante invoca las siguientes normas como transgredidas: artículos 134, 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

I.3.2. El concepto de violación I.3.2.1. Violación de las normas procesales y sustanciales en que debían fundarse a) Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 – Debilidad del signo común SALTIN

8. En primera medida, puso de presente que el signo «SALTIN SPLENDID reúne todos los requisitos para ser registrado como marca dentro de la clase 30 del nomenclátor internacional de Niza, toda vez que el mismo se encuentra conformado por una expresión de uso común «SALTIN» y una de fantasía

«SPLENDID».

9. Así las cosas, manifestó que, contrario a lo afirmado en los actos acusados, dicho signo no es confundible con las marcas «SALTIN NOEL» y «SALTINES NOEL», en tanto que la única expresión que tienen en común es «SALTIN», la cual no puede ser apropiada exclusivamente en favor de la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A.S., por cuanto dicha expresión es de uso común y generalizado para distinguir los productos comercializados en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

10. En efecto, señaló que la palabra «SALTIN» es un vocablo proveniente del término en inglés «SALTINES», comúnmente utilizado en el mercado para referirse a «galletas saladas», por lo que se debió ser considerado como débil y de uso común. En igual sentido, consideró que es incapaz de ser apropiado exclusivamente en favor del tercero interesado, en tanto describe las características propias del producto que pretende comercializar.

11. Asimismo, indicó que « […] cuando una expresión es de uso común o ha adquirido tal naturaleza en consideración a su uso en el comercio, el titular de la misma debe soportar su uso por terceros (…), [pues de lo contrario] sería conceder monopolio en favor de la empresa COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. e iría en contravención con lo ya dispuesto por el Tribunal Andino, que ha establecido que las oposiciones formuladas (…] sobre expresiones débiles y de uso común aunque podrán ser formuladas no tendrán éxito […]».

12. Con fundamento en lo anterior, señaló que el análisis de confundibilidad entre

los signos enfrentados debió ceñirse únicamente a las expresiones de fantasía «SPLENDID» y «NOEL», por ser estas las denominaciones que otorgan distintividad a las marcas cotejadas. b) Violación de los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la decisión 486 de 2000 – Falta de confundibilidad entre las marcas enfrentadas

13. Argumentó que la expresión «SPLENDID» se encuentra registrada en favor de la sociedad Colombina S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional; por lo que el público consumidor conoce de antemano el origen empresarial de los productos comercializados por dicha empresa y, en esa medida, no existe riesgo de confusión o asociación con los signos registrados en favor del tercero interesado.

14. Manifestó que desde el punto de vista fonético, el elemento nominativo de los signos en conflicto está conformado de tal manera que al ser pronunciados sucesivamente entre sí, resulta entre ellos un sonido claro y totalmente diferente, que hace que la confusión entre ambos sea imposible, puesto que se encuentran constituidos por letras y palabras, dispuestas de forma tal, que al pronunciarlas emiten sonidos totalmente diferentes y caracterizantes que permiten al público general percibir diferencias e identificar los productos respectivos en el mercado.

15. Expresó que al efectuar una visión en conjunto de los signos contrapuestos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, se aprecia una evidente disparidad entre ellas, pues si bien se presentan algunas coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos al momento de determinar una posible coexistencia armónica dentro del mercado del que se trata.

c) Violación del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil – Pronunciamientos relacionados con el uso común y debilidad de la partícula SALTIN

16. Finalmente, puso de presente que la Superintendencia de Industria y Comercio, en otras oportunidades, ha considerado que la expresión «SALTIN» es una expresión de uso común que no cuenta con los elementos suficientes para ser registrada como marca por sí sola a menos de que se encuentre compuesta por otras palabras que le otorguen distintividad.

17. Asimismo, manifestó que la entidad demandada, en otras oportunidades, ha concedido el registro de signos marcarios conformados por la expresión «SALTIN» -de uso comúny otras expresiones que le logren otorgar distintividad a la marca, tal como acontece en el asunto que nos ocupa.

18. Razón por la cual, solicitó que «[…] en consideración a la unidad de criterio que rige las decisiones tanto judiciales como administrativas, tener en cuenta todos los anteriores antecedentes para la acción de nulidad que actualmente se examina toda vez que (…) las decisiones mediante las cuales se declara fundada la oposición presentada por COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. es completamente infundada y carece de base legal […]».

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

19. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió de manera unificada a los cargos de violación formulados de la

siguiente manera:

20. Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la

doctrina aplicable al caso concreto:

21. Señaló que, si bien es cierto la expresión «SALTIN» «[…] se trata de una expresión que evoca las características propias del tipo de galleta referido con anterioridad (galleta salada), se hace palmario que las modificaciones efectuadas a la expresión saltine, hace que se trate de una expresión novedosa y distintiva capaz de ser materia de registro de conformidad con la normativa nacional y comunitaria en materia marcaria […]».

22. Manifestó que existe confusión desde el punto de vista visual entre los signos en controversia, por cuanto la marca denegada reproduce en su totalidad el término «SALTIN», previamente registrado en favor de la sociedad Compañía de

Galletas Noel S.A.

23. Afirmó que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 30 internacional de Niza y que la marca registrada distingue productos de esa clase, lo cual hace más evidente el riesgo de confusión y /o asociación, por lo que no pueden coexistir en el mercado.

24. Reiteró que los signos en conflicto, apreciados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, sí son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

25. Por último, manifestó que, aun cuando la parte demandante señaló otras

actuaciones administrativas como sustento del concepto de violación, lo cierto es que cada caso concreto es independiente. Enfatizó en que las decisiones proferidas en casos análogos o similares no comprometen ni limitan la discrecionalidad de la oficina nacional competente, puesto que es su deber efectuar un análisis autónomo e independiente a cada caso particular.

II.2. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO.

26. En este punto resulta importante destacar que, pese a que la sociedad Compañía de Galletas Noel, tercera interesada en las resultas del proceso, fue notificada en debida forma de la presente demanda, esta decidió guardar silencio1.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 215-IP-2014 de fecha 18 de marzo de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso concreto, en particular se hizo referencia a los artículos 134 literal a), 136 literal a) y, de oficio al artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 2000. 1 Folio 207.

28. Por otro lado, señaló que no resultaba procedente la interpretación el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por no ser pertinente para la resolución del caso en concreto.

29. Así pues, y luego realizar una interpretación del alcance y contenido de las disposiciones normativas procedentes para resolver el caso sub examine, formuló

las siguientes conclusiones: […] PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición del registro.

SEGUNDO: Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificarse cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor; si el denominativo o el gráfico.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiere existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

TERCERO: El juez consultante deberá determinar si la palabra “SALTIN”-que tiene la misma pronunciación de la palabra “SALTINE” de la marca registradaes o no una palabra reconocida por el público consumidor. En caso que el público consumidor identifique un significado a la palabra “SALTIN”, el Juez Consultante deberá determinar si dicha palabra, compartida por los signos confrontados, es o una palabra de uso común, descriptiva o genérica para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.

CUARTO: El Juez Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el

respectivo análisis de confundibilidad.

QUINTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo […].

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

30. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. Vencido el plazo, la parte actora reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Publico no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo - CCA2, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 12 de marzo de 20193, la Sección Primera del Consejo de 2 «[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos

privativamente y en única instancia: […]

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.

Estado es competente para decidir en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial. V.2.- El problema jurídico

32. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad COLOMBINA S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 43380 del 30 de octubre

de 2008, 53674 del 18 de diciembre de 2008 y 6052 del 2 de febrero de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «SALTIN SPLENDID» (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COLOMBINA S.A.

33. Para tal efecto, se deberá determinar si los actos administrativos acusados infringieron lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas previamente registradas «SALTIN NOEL» y «SALTINES NOEL».

34. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán algunos planteamientos respecto de: i) la normatividad aplicable; ii) el examen de registrabilidad; iii) las reglas de cotejo marcario; iv) las expresiones de uso común descriptivas, evocativas y de idioma extranjero y; v) resolución al caso en concreto.

V.3.- La normatividad aplicable.

35. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 134 literal a), 135 literal g), 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la 3 Por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado expidió el reglamento Interno de la

corporación. Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido es del siguiente tenor: […] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. (…) ARTÍCULO 305 CPC: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la

invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”. […] (Negrillas fuera de texto). V.4.- El examen de registrabilidad

36. De la lectura detallada a los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

37. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

38. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo

[…]»4.

39. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de

asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

40. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5.

41. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”6. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca:

“CHILIS Y DISEÑO”.

42. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya

que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.5.- Las reglas de cotejo marcario

43. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria7 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON 7 Ibídem. producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la

experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (Negrillas fuera de texto).

44. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.

V.6. De las expresiones de uso común, descriptivas, evocativas y de idioma extranjero. V.6.1. De las expresiones de uso común

45. En relación con este tipo palabras, utilizadas en muchas ocasiones para solicitar el registro de un signo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: […] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca,

descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando8. El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso