CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00313-00-2017

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión de rechazo de solicitud de desistimiento de la demanda / ACCION DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Procede contra acto administrativo que concede registro marcario en contravención de la normatividad de la comunidad andina / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procede contra acto administrativo que niega el registro marcario [L]a Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina establece el régimen de la acciones contra los actos administrativos que contienen registros marcarios, del que hace parte la acción de nulidad relativa, la cual procede cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la citada Decisión o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe (inciso 2º del artículo 172). Y de otra parte, que como esta normativa comunitaria no regula expresamente el caso de los actos administrativos que nieguen el registro marcario, se debe atender la normativa interna a efectos de cuestionar la legalidad de dicha decisión. En este evento, tratándose dicho acto de una decisión de carácter particular y concreto, su control jurisdiccional deberá surtirse por medio de la acción de nulidad y restablecimiento establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.[…] [L]o que determina si es procedente la acción de nulidad relativa o la de nulidad y restablecimiento del derecho no es la disposición que se estima desconocida con el acto acusado sino que éste conceda o no el registro de una marca.

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es desistible

/ TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO - Desistimiento / DESISTIMIENTO

DE LA DEMANDA – Características [L]a acción incoada fue la de nulidad y restablecimiento del derecho y ésta admite el desistimiento. Por consiguiente, en consideración a la fecha en que éste fue formulado, debe darse aplicación al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula esta figura procesal y que es aplicable por la remisión del artículo 267 de Código Contencioso Administrativo. De lo dispuesto en la citada norma se advierte que el desistimiento, como forma anormal de terminación del proceso, tiene las siguientes notas características: a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas excepciones legales; b) Es incondicional; c) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y por ende se extingue el pretendido derecho, independientemente de que exista o no; y d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia absolutoria. En el sub lite se dan los presupuestos para aceptar el desistimiento, toda vez que la acción es desistible y quien desiste está en capacidad de hacerlo, pues el apoderado de la sociedad demandante se encuentra facultado en el poder para el efecto; además, aún no se ha pronunciado sentencia y el desistimiento se entiende como incondicional, como quiera que quien desiste no hace salvedad alguna.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 – INCISO 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 276 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 342 /

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el desistimiento frente a la acción de nulidad relativa marcaria, ver auto de Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00313-00

Actor: M.J. S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Recurso ordinario de súplica contra el auto que rechazó el desistimiento de la demanda (C.C.A.) Se decide el recurso de súplica interpuesto por la parte actora contra el auto del 8 de julio de 20141, mediante el cual se rechazó la solicitud de desistimiento de la demanda2. 1.- Antecedentes La sociedad M.J. S.A., a través de apoderado judicial, formuló demanda en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 41482 de 21 de agosto de 2009, 50245 del 30 de septiembre de 2009 y 69986 del 31 de diciembre de 2009; 41481 de 21 de agosto de 2009, 50238 de 30 de septiembre de 2009, 69969 de 31 de diciembre de 2009; y 41478 de 21 de agosto de 2009, 50240 de 30 septiembre de 2009 y 69970 de 31 de diciembre de 2009, expedidas todas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del signo MUEBLES JAMAR (mixto) para identificar los productos comprendidos en las clases 18, 20 y 24, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad M.J. S.A. 1 Proferido por la Consejera de Estado María Claudia Rojas Lasso. 2 Presentada el 14 de agosto de 2013. Previa inadmisión para que se aportara copia de la demanda y sus anexos3, ésta fue admitida mediante auto del 2 de noviembre de 2010 como interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho4. 2.- El Auto Suplicado El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2014, rechazó la solicitud de desistimiento de la demanda. Se señala en la providencia que la acción fue admitida por auto de 6 de octubre de 2010 y que fue interpretada como

de nulidad relativa. Y se agrega que si bien la Sección Primera venía admitiendo el desistimiento de acciones contra registros marcarios que involucran causales de nulidad relativa, en sentencia del 20 de junio de 2013 modificó su jurisprudencia en el sentido de rechazar las solicitudes de desistimiento en estos casos. 3.- El Recurso de Súplica. La parte actora interpuso recurso de súplica contra la anterior decisión, para que en su lugar se acepte el desistimiento, en consideración a que la acción de nulidad relativa, a la que se refiere el criterio jurisprudencial invocado en la providencia impugnada, fue establecida respecto del acto de la autoridad nacional que concede el registro marcario, pero no frente al que lo niega, en el que solo está de por medio el interés de quien solicitó la marca y fracasó en su pretensión5. Afirma que frente a este último acto la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual es desistible. 4.- CONSIDERACIONES 4.1. Problema jurídico. De acuerdo con los antecedentes reseñados, la Sala debe determinar si la demanda incoada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que niega un registro marcario puede ser objeto de desistimiento. 4.2. Análisis del asunto 3 Auto de 6 de octubre de 2010 (Fls. 183 y 184 del cuaderno principal) 4 Fl. 188 del cuaderno principal. 5 Folios 236 a 238 de este cuaderno. 4.2.1. En orden a decidir lo pertinente, la Sala estima oportuno recordar, de un

lado, que la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina establece el régimen de la acciones contra los actos administrativos que contienen registros marcarios, del que hace parte la acción de nulidad relativa, la cual procede cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la citada Decisión o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe (inciso 2º del artículo 172). Y de otra parte, que como esta normativa comunitaria no regula expresamente el caso de los actos administrativos que nieguen el registro marcario, se debe atender la normativa interna6 a efectos de cuestionar la legalidad de dicha decisión. En este evento, tratándose dicho acto de una decisión de carácter particular y concreto, su control jurisdiccional deberá surtirse por medio de la acción de nulidad y restablecimiento establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. 4.2.2. En la Sentencia de 20 de junio de 2013, invocada en el auto suplicado, esta Sección estimó que no era procedente el desistimiento de la acción de nulidad relativa, en razón a que ésta no solo se encamina a la protección de los derechos de un tercero sino a los del público consumidor y a los de sus competidores. Sin embargo, este criterio jurisprudencial -vigente para la fecha en que se profirió la decisión recurrida-, no resultaba aplicable en este asunto, como quiera que los actos acusados por la parte actora no concedieron el registro de la marca mixta MUEBLES JAMAR, sino que lo denegaron, por lo que la acción pertinente para

desvirtuar su legalidad era la de nulidad y restablecimiento del derecho, la que fue efectivamente interpuesta por la sociedad M.J. S.A. Para la Sala no había lugar, como se hizo en el acto acusado, a interpretar la demanda como de nulidad relativa, menos aun cuando ya había sido admitida en la forma en que fue interpuesta. Esta adecuación no era pertinente ni siquiera por la invocación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 como norma vulnerada, pues lo que determina si es procedente la acción de nulidad relativa o la de nulidad y restablecimiento del derecho no es la disposición que se estima 6 El artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 prevé en efecto que: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. Esta disposición contiene el denominado principio de complemento indispensable, según el cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. desconocida con el acto acusado sino que éste conceda o no el registro de una marca. 4.2.3. En el anterior contexto, para la Sala es claro que la acción procedente en este asunto es la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual es desistible. Con todo, si se admitiera en gracia de discusión que en este caso la acción formulada fue la de nulidad relativa, no habría lugar tampoco a rechazar el desistimiento de la demanda, pues en estos eventos sí es procedente tal

manifestación, de acuerdo con lo expresado recientemente por la Sala en pronunciamiento de 28 de septiembre de 20177, en el que se revisó y modificó el criterio que predominaba en la materia. En este proveído en efecto se acogió nuevamente la tesis que sostenía la Sección en el sentido de admitir el desistimiento frente a la acción de nulidad relativa, dado el interés subjetivo que ella envuelve. 4.2.4. En este caso, no obstante se reitera que la acción incoada fue la de nulidad y restablecimiento del derecho y ésta admite el desistimiento. Por consiguiente, en consideración a la fecha en que éste fue formulado8, debe darse aplicación al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula esta figura procesal y que es aplicable por la remisión del artículo 267 de Código Contencioso Administrativo.9 De lo dispuesto en la citada norma se advierte que el desistimiento, como forma anormal de terminación del proceso, tiene las siguientes notas características: a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas excepciones legales; b) Es incondicional; c) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y por ende se extingue el pretendido derecho, independientemente de que exista o no; y d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia absolutoria. 7 Proferido en el proceso con radicación número 11001 0324 000 2011 00258 01, Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

8 El día 14 de agosto de 2013 (Fl. 219 del cuaderno principal). 9 Es pertinente la aplicación de esta norma procesal (C.P.C.) y no la prevista sobre esta misma materia en el Código General del Proceso (C.G.P.), en razón a que este estatuto procesal entró a regir en la jurisdicción contenciosa administrativa a partir del 1º de enero de 2014, según lo precisado por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de Unificación de 25 de julio de 2014, proferido en el expediente número 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero, y el recurso se encontraba en trámite. En el sub lite se dan los presupuestos para aceptar el desistimiento, toda vez que la acción es desistible y quien desiste está en capacidad de hacerlo, pues el apoderado de la sociedad demandante se encuentra facultado en el poder para el efecto (folio 2 del cuaderno principal); además, aún no se ha pronunciado sentencia y el desistimiento se entiende como incondicional, como quiera que quien desiste no hace salvedad alguna. Ahora bien, como quiera que la parte demandada no coadyuva el desistimiento y, por lo tanto, no solicitó que haya exoneración de costas, se condenará a la parte actora a pagarlas. Así las cosas, la Sala revocará el auto suplicado y, en su lugar, se aceptará el desistimiento de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR el auto de rechazo de desistimiento de fecha 8 de julio de 2014, visible a folios 230 a 235 de este cuaderno.

SEGUNDO: ACEPTAR el desistimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la parte actora.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Liquídense por Secretaría.

Notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ