CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00341-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SHAPE-UPS y la marca mixta UPS / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son SHAPE y UPS. Idioma extranjero / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo SHAPE-UPS para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca mixta UPS previamente registrada en la misma clase La Sala comprueba que a pesar de la reproducción de la denominación que constituye la marca registrada, la pronunciación en un solo golpe de voz del signo solicitado por razón de su extensión, genera diferencias significativas frente a la marca registrada UPS, lo que genera semejanzas de tipo fonético. (…) La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando el signo y la marca evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. Para la Sala resulta claro que los términos SHAPE y UPS no son palabras en español por lo que no son términos evocativos o débiles y en tal sentido, no es posible hacer la comparación ideológica por ser palabras de fantasía para efectos de la figura del consumidor promedio que conoce su propio idioma y aplica un nivel de atención estándar. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas confrontadas, de manera sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que las marcas bajo examen no presentan similitudes ortográficas, fonéticas, gráficas o conceptuales

que conlleven a la configuración de un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor por lo que no se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a).

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00341-00

Actor: SKECHERS U.S.A., INC. IL Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Criterios de comparación entre signos nominativos compuestos y marcas mixtas. Distintividad de signos que incluyen términos en otros idiomas. Riesgo de confusión directa y de asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Skechers U.S.A., Inc. Il contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 46149 de 11 de septiembre de 2009, 03464 de 27 de enero de 2010 y 017461 de 26 de marzo de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Skechers U.S.A., Inc. Il, en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante el Código Contencioso Administrativo, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 46149 de 11 de septiembre de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 03464 de 27 de enero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 017461 de 26 de marzo de 2010 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante las resoluciones mencionadas se negó el registro del signo nominativo SHAPE-UPS para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la

Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada conceder el registro del signo denominativo SHAPE-UPS, para 1 Cfr. Folios 2 al 11 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare

el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que se reconozcan las siguientes: Pretensiones4

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución número 46149 de 11 de septiembre de 2.009, por la cual se negó de oficio el registro de la marca solicitada con base en el Certificado de Registro No. 284.630, correspondiente a la marca UPS + Diseño en clase 25 a nombre de la sociedad United Parcel Service of America. Inc.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución 03464 de 27 de enero de 2.010, notificada a mi representada por fijación en lista de 28 de enero de 2.010, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por mi representada la sociedad Skechers U.S.A., Inc. Il, confirma la decisión contenida en el Acto Administrativo No. 46149 de 11 de septiembre de 2.009, y niega el registro de la marca SHAPE-UPS para proteger productos comprendidos en la clase 25 Internacional. TERCERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 017461 de 26 de marzo de 2.010, notificada a mi representada el 09 de abril de 2.010 por

medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial al decidir el recurso de apelación interpuesto confirmó la Resolución No. 46149 de 11 de septiembre de 2.009, y declaró agotada la vía gubernativa. CUARTA. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de Ias resoluciones mencionadas anteriormente, y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca “SHAPE-UPS” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional a favor de la sociedad Skechers U.S.A., Inc. Il domiciliada en Manhattan Beach, California, Estados Unidos de América. QUINTA. Que se ordene la publicación de la sentencia que decida este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos 4 Cfr. Folios 37 y 38

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos5 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo SHAPE-UPS, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. A la solicitud le correspondió el expediente administrativo núm. 09-018946, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 803 de 30 de abril de 2009 bajo el núm. 472. La solicitud no recibió oposiciones. 4.2. La División de Signos Distintivos de le Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 46149 de 11 de Septiembre de 2.009, negó

de oficio la solicitud de registro del signo nominativo SHAPE-UPS en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con base en el certificado de Registro núm. 284.630, correspondiente a la marca mixta UPS, registrada bajo la titularidad de United Parcel Service of America, Inc. por considerar que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4.3. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 46149 de 11 de septiembre de 2009. 4.4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 03464 de 27 de enero de 2010, confirmó la Resolución núm. 46149 de 11 de septiembre de 2009. 5 Cfr. Folios 38 a 40 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, profirió la Resolución núm. 017461 de 26 de marzo de 2010 por medio de la cual confirmó la Resolución núm. 46149 de 11 de septiembre de 2009 que negó el registro del signo SHAPE-UPS para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La demandante adujo en su libelo6 la vulneración de los artículos 1347 y 136 literal a)8 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación10 así: 6 Cfr. Folios 35 a 52 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 8 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 10 Cfr. Folios 40 a 48 6.1. Afirmó que los actos demandados vulneran el artículo 134 de la Decisión

486, por falta de aplicación, teniendo en cuenta que “[…] la marca solicitada a registro cumple con los presupuestos allí señalados. La marca "SHAPE-UPS" que se emplea para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional, consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de los consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca mixta "UPS", pues se trata de dos signos realmente diferentes. […]”11. 6.2. Sostuvo que la demandada viola el artículo mencionado “[…] en la medida que no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona, omitiendo las reglas que deben aplicarse cuando se comparan marcas similares, que tiene como premisa esencial que las marcas deben ser cotejadas como un todo, sin fraccionamiento de ninguna clase; pues al aplicar la mencionada premisa encontramos que la marca solicitada goza de la suficiente distintividad y novedad para ser concedida […]”12. 6.3. Manifestó que la demandada violó el artículo 136 literal a) por falsa motivación, debido a que los dos requisitos de la causal no se cumplen. Por un lado afirmó: “[…] la marca solicitada por mi representada "SHAPE-UPS" se encuentra provista de elementos adicionales los que por ser sustanciales, esenciales y predominantes dentro del respectivo registro, la hacen diferente y en consecuencia, fácilmente identificable por los consumidores […]13” y, por otro lado

indicó: “[…] Al efectuar la comparación entre las marcas en supuesto conflicto, la Oficina de Marcas individualizó y parcializó las marcas a diferenciar, pues desconoce las expresiones predominantes y características de ambos signos, teniendo en cuenta únicamente la expresión UPS, que como se mencionó es la única coincidencia entre los signos enfrentados, desconociendo como ya se mencionó todos los factores visuales, fonéticos e ideológicos, que son parte integrante de los signos enfrentados […]”14. 11 Cfr. Folios 40 y 41 12 Ibidem 13 Cfr. Folio 43 6.4. Finalizó indicando que la demandada ha permitido la coexistencia pacífica de marcas que contienen expresiones similares razón por la cual debe aplicarse un criterio semejante en este caso. Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial15, contestó la demanda16y se opuso a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos demandados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina reconocida y que su trámite administrativo se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa.17 7.2. Afirmó que “[…] Conforme lo señalan los actos administrativos acusados, el signo solicitado SHAPE-UPS (nominativo) Clase 25 Internacional es similarmente confundible con la marca previamente registrada UPS (mixta) Clase 25

Internacional de titularidad de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.18

7.3. Indicó que el elemento primordial del signo solicitado y la marca registrada es el denominativo por su fuerza expresiva y que, lejos de apartarse de criterios anteriores, la demandada no fraccionó el signo SHAPE-UPS (nominativo) sino que verificó que existían semejanzas que podrían inducir a error al consumidor por lo que concluyó que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a). 14 Cfr. Folio 44 15 Cfr. Folios 77 a 80 16 Cfr. Folios 67 a 76 17 Cfr. Folios 68 y 69 18 Cfr. Folio 70

8. United Parcel Service of America, Inc., vinculado en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso19, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de abril de 201520, ordenó suspender el proceso para solicitar la interpretación prejudicial de las normas de la

Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 614-IP-2015 de 19 de agosto de 201621, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136, literal a), de la Decisión 486; indicó que no era procedente interpretar el artículo 134 de la misma Decisión y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201722, reanudó el trámite

procesal y corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días 19 La vinculación se realizó mediante auto de 13 de septiembre de 2010, el cual se notificó personalmente, según consta a Folio 63. 20 Cfr. Folios 93 y 94 21 Cfr. Folios 102 a 113 22 Cfr. Folio 115 presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Vencido el plazo, las partes reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda.

13. El tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

14. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201223, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados24, y atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114, y tarjeta profesional de abogado núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderado especial de la demandada25 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 23 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 24 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

25 Cfr. Folio 126 a 134

15. Visto el artículo 128, numeral 726, del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30827 de la Ley 1437 de enero 18 de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 129 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200330, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la Interpretación Prejudicial 614IP-2015 de 19 de agosto de 2016 y viii) el análisis del caso concreto.

17. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

18. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 26 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el

dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 29 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 30 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 18.1.Resolución núm. 46149 de 11 de septiembre de 200931, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de negar el registro del signo nominativo SHAPE-UPS para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] Como puede observarse, entre los signos SHAPE-UPS y UPS, existen similitudes fonéticas y ortográficas que los hacen confundibles entre sí. En efecto, las similitudes se derivan de la comparación entre los segmentos a cotejarse, pues, el signo solicitado SHAPE-UPS, reproduce en su totalidad la marca registrada UPS. […] Desde el punto de vista ortográfico la adición de la denominación SHAPE en el signo solicitado no logra imprimirle distintividad frente a la

marca registrada. Lo anterior hace que al ser pronunciados los signos en conflicto se perciba similitud entre los sonidos que cada uno emite. Las anteriores similitudes pueden inducir al consumidor a error, en el sentido de adquirir un producto por otro convencido de que proviene del mismo origen empresarial de la sociedad titular de la marca registrada y que el nuevo signo es una nueva línea de productos o una nueva imagen. Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: "calzado, a saber zapatos, zapatos de tela con suela de goma, tenis, sandalias, zapatillas, chancletas, pantuflas y botas", productos comprendidos en la clase 25 internacional. La marca registrada ampara los siguientes productos: "ropa, sombreros, pantalonetas, sweaters, chaquetas, medias, abrigos, camisetas, pantalones, camisas, chalecos, camisetas deportivas, ropa para lluvia, zapatos y guantes", comprendidos en la clase 25 internacional. En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir productos que se encuentran contenido en los productos que ampara la marca registrada, motivo por el cual dichos productos tienen la misma naturaleza, finalidad, y, por ende, comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, por lo cual es evidente que hay una clara conexión competitiva. En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE: 31 Cfr. Folios 12 a 14

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca nominativa SHAPEUPS, tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad SKECHERS U.S.A., INC. ll, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”. 18.2.Resolución núm. 03464 de 27 de enero de 201032, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 46149 de 11 de septiembre de 2009 y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la

resolución se indicó: “[…] Al realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado en registro SHAPEUPS (NOMINATIVA) y la marca registrada UPS (MIXTA), esta Dirección considera que los signos en estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. En efecto, encuentra esta Dirección, que el signo solicitado en registro SHAPE-UPS reproduce íntegramente la marca registrada UPS, sin que la expresión "SHAPE" contenida en el signo solicitado y los elementos gráficos que integran la marca registrada logren diferenciar los signos en el mercado. De igual manera, como consecuencia de la similitud presente entre los signos en cotejo, el consumidor puede creer que el signo solicitado es una variación de la marca previamente registrada, lo cual no corresponde a la realidad. […] De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir calzado, producto que también ampara la marca previamente registrada, razón por la que de permitirse el registro del signo

solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia los productos y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad. RESUELVE 32 Cfr. Folios 21 a 26 ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No 46149 de 11 de septiembre de 2011 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]”. 18.3. Resolución núm. 017461 de 26 de marzo de 201033, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 46149 de 11 de septiembre de 2009. En la resolución se indicó: “[…] Una vez revisados los signos confrontados, esta Delegatura concluye que existen similitudes de orden ortográfico, fonético y auditivo que imposibilitan su identificación e individualización, toda vez que el elemento nominativo y predominante del signo pretendido reproduce con extrema similitud el elemento nominativo de la marca registrada fundamento de la negación, así: SHAPE-UPS / UPS, lo cual obliga a concluir que los signos en cotejo analizados en conjunto y sucesivamente, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión. Aunado a lo anterior, la expresión SHAPE la cual si bien es cierto le

proporciona determinadas características al signo pretendido, la misma no le otorga la distintividad requerida para permitir la coexistencia pacífica, con lo cual, el consumidor medio podrá asumir que se trata de una modificación que el titular del registro anterior incorporó sobre su marca. Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles […] De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que indiscutiblemente se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado […]. 33 Cfr. Folios 27 a 31

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 46149 de 11 de septiembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos […]”. El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, determinar con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda por parte de la demandada y la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, si el signo nominativo SHAPE-UPS solicitado por la demandante para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza es distintivo y, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la misma Decisión, por existir riesgo de confusión con la marca mixta UPS

para distinguir productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es United Parcel Service of America, Inc.

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200035 de la Comisión de la Comunidad

Andina.36 Principios y características del Derecho Comunitario Andino 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el

tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones

anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años