CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00350-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo PROMIX y la marca nominativa TROMIX previamente registrada en la clase 5 / SIGNOS DE FANTASÍA / MARCAS – Identificación de productos complementarios de las clases 5 y 10 / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo PROMIX en la Clase 10 por tener similitud con la marca nominativa TROMIX y existir riesgo de asociación [L]a Sala encuentra que los signos enfrentados presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, pues están conformadas por una sola expresión de igual longitud, cada una de ellas se compone de dos sílabas y de seis letras, cuatro consonantes (P-R-M-X y T-R-M-X) y dos vocales (O-I y O-I), estas últimas, además, ubicadas en la misma posición en ambos signos (letras 3 y 5, respectivamente). Conforme a lo anterior, la segunda sílaba consiste en una partícula idéntica en los signos comparados (MIX) y, aunque la sílaba inicial no es exacta, sí es bastante similar, al punto que comparten dos de tres letras (R y O). De otro lado, la Sala observa que también existe similitud entre los signos desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que la primera letra en cada signo sea diferente genera tan solo una variación ligera en la sonoridad. Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera sustancialmente similar, más aún si se tiene en cuenta que

la sílaba tónica en ambas (PRO-TRO) ocupa el mismo lugar. […] [D]esde el punto de vista ideológico o conceptual, y teniendo en cuenta que ambas marcas están constituidas por expresiones de fantasía, producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, las cuales no tienen un significado propio en nuestro idioma, no hay lugar a realizar una comparación bajo este criterio, razón por la cual resulta imposible predicar similitud o ausencia de ella, entre las referidas marcas. […] En el asunto bajo examen, se solicitó el registro de la marca nominativa «PROMIX» para distinguir “equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales”, productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el registro de la marca «TROMIX» fue concedido para identificar “productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos”, pertenecientes a la Clase 5 Internacional. […] La comparación entre la naturaleza de los productos que se ubican en la clase 10 para la cual se pretende el registro del signo «PROMIX» y la de los artículos pertenecientes a la clase 5 en la cual se encuentra registrada la marca nominativa «TROMIX», pone de presente que, a pesar de que los signos se proyectan sobre clases distintas de la nomenclatura internacional, los productos que uno y otra pretenden identificar se asemejan, al punto en que las notas explicativas de las clases 5 y 10 coinciden en que los artículos allí previstos son bienes para uso médico, de forma tal que se trata de productos complementarios. […] En el mismo sentido, es posible advertir que los productos comparados tienen

finalidades conexas, esto es, la de constituir herramientas que permitan la conservación de la salud de los individuos y la prevención de enfermedades, en particular, a través de tratamientos y procedimientos encaminados al cuidado de la salud, en este caso particular, la salud dental. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que los productos “equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales” y los “productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos”, pertenecen al mismo género, pues en ambos casos se trata de artículos útiles para atender necesidades de salud y bienestar de las personas. Conforme a lo anterior, los productos distinguidos con las marcas que en este caso se comparan ciertamente pueden compartir algunos canales de comercialización, debido a que unos y otros pueden ser ofrecidos en tiendas especializadas en artículos de uso médico y pueden valerse de medios de publicidad similares, como lo son las revistas especializadas de promoción de tiendas de artículos médicos, y catálogos de salud y bienestar, todo lo cual influye para que pueda producirse una conexión competitiva. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo PROMIX y la marca nominativa TROMIX previamente registrada en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MIX en las clases 5 y 10 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo MIX no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la

visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a partícula ‘MIX’ corresponde a una expresión que, al margen de su significado específico, y al menos según una observación estadística, sería de uso común y débil respecto de los productos de las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando estas contengan palabras o elementos adicionales que le confieran al signo fuerza distintiva. […] En esa medida, el tribunal ha reiterado que el juez consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como igualmente lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sección, debe tenerse en cuenta que, si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […] En ese orden, si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común ‘MIX’ que forma parte de los signos enfrentados no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de estos, también lo es que, al excluir dicha partícula de uso común, se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación; razón por la cual, en este caso, el juez debe

hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para el efecto se realizará el estudio de la marca en su conjunto, precisando que es débil debido a que contiene una expresión de uso común, como quedó advertido.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00350-00

Actor: DENTSPLY FINANCE CO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Registro marca nominativa SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Dentsply Finance Co., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, contra las resoluciones números 43566 de 28 de agosto de 2009, 52636 de 20 de octubre de 2009 y 15482 de 23 de marzo de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las

cuales, respectivamente, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. y se negó el registro de la marca nominativa «PROMIX», solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra del primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad Dentsply Finance Co., a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie

con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “3.1. Sírvase declarar la nulidad de la resolución 43566 de 28 de agosto de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09 014944, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y se negó el registro de la marca PROMIX a la actora en la clase 10, versión 9, de la clasificación internacional de Niza. 3.2. Sírvase declarar la nulidad de la (sic) 52636 de 20 de octubre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado dentro del expediente administrativo No. 09

014944 confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca PROMIX solicitada por la actora en la clase 10, versión 9, de la clasificación internacional de Niza. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la (sic) 15482 de 23 de marzo de 2010, proferida por el Superintendente Delegado (E) para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado dentro del expediente administrativo No. 09 014944 confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca PROMIX solicitada por la actora en la clase 10, versión 9, de la clasificación internacional de Niza. 3.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y en restablecimiento del derecho, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PROMIX para identificar equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales, productos comprendidos en la clase 10, versión 9, de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad DENTSPLY FINANCE CO. 3.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Registro a la marca PROMIX para identificar equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales, productos comprendidos en la clase 10, versión 9, de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad DENTSPLY FINANCE CO. 3.6. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia

de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.7. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.8. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada.” 1 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 16 de febrero de 2009 la sociedad Dentsply Finance Co. solicitó el registro de la marca nominativa «PROMIX» para distinguir los siguientes productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “equipos 1 Folios 23 a 25 del expediente. dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales” (expediente núm. 09-14944). El 31 de marzo de 2009, se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 602. En dicho trámite, la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. se opuso a la solicitud de registro, con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca «TROMIX», registrada para identificar productos en la Clase 5 internacional. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la resolución número 43566 de 28 de agosto de 2009, declaró

fundada la oposición y negó el registro de la marca «PROMIX», argumentando que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; de un lado, por tener similitud gramatical y fonética con el signo previamente registrado, la cual llevaría a que el consumidor tome un signo por otro, o les adjudique un mismo origen empresarial; y de otro, por la posibilidad de coincidir en el canal especializado de comercialización, así como en el consumidor objeto de los productos, y en consideración a que los “productos farmacéuticos de uso en procedimientos odontológicos resultan complementarios con los que ahora se solicitan”2. La solicitante interpuso los recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión, el primero de ellos resuelto mediante la resolución número 052636 de 20 de octubre de 2009, en el sentido de confirmarla. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), a través de la resolución número 15482 de 23 de marzo de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada, al coincidir en que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina. 2 Folio 10 del cuaderno principal. 1.3.1. Al respecto, afirmó que los actos acusados negaron el registro de la marca «PROMIX» en consideración a que resultaba confundible con la marca «TROMIX», previamente registrada. En criterio de la demandante, dicha decisión vulnera el principio de especialidad de la marca, según el cual la clasificación de los signos distintivos tiene como fin identificar productos y servicios que presentan diferencias entre clase y clase, tal como ocurre con los productos amparados en la clase 5 y en la clase 10. En efecto, los primeros están pensados para ser comercializados al público en general de manera libre o previa prescripción médica, mientras que los segundos suponen un público consumidor especializado, por cuanto obedecen a necesidades de tipo clínico que deben ser tratadas por especialistas. Adujo que el citado principio tiene como función permitir el registro de marcas similares o iguales cuando éstas se solicitan para amparar productos o servicios diferentes. Así mismo, busca evitar la posición dominante y el abuso de ésta en el mercado por parte de quien tiene un signo distintivo registrado, frente a eventuales productores o empresarios que fabriquen o procuren al público consumidor productos o servicios de naturaleza opuesta a aquellos amparados. Aseveró que, “al analizar el pronunciamiento emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el análisis del caso planteado, resulta inocuo que ésta considere que la especialidad de los productos amparados por la marca TROMIX sea similar a la de los productos que pretenden ser identificados por la marca PROMIX, para finalmente concluir, partiendo de la base de una eventualidad, que

el público consumidor pueda tomar por productos farmacéuticos los equipos dentales y equipos para realizar procedimientos odontológicos que pretenden ser comercializados por el accionante”3. 1.3.2. De otra parte, manifestó que la Superintendencia realizó un indebido análisis de la naturaleza de los bienes ofrecidos en el mercado por cada una de las sociedades involucradas en el presente asunto. Así, destacó que el objeto social de la demandante es la comercialización de productos destinados al uso por parte de odontólogos en el ejercicio de su profesión, especialmente en los procedimientos que deban realizar a sus pacientes. Por su parte, el objeto social de la sociedad Lafrancol S.A. es procurar al público consumidor la elaboración y comercialización de farmacéuticos de libre venta o venta bajo fórmula médica, 3 Folio 29 del expediente. para lo cual cuentan con tres líneas de negocio, a saber: i) medicamentos genéricos; ii) medicamentos de formulación médica, y iii) distribución de medicamentos de otras marcas. En ese orden de ideas, en consideración al objeto social de cada sociedad, señaló que los productos amparados por los signos confrontados están encaminados a proporcionar prestaciones esencialmente distintas, dirigidas a públicos diferentes. Por ello, adujo que son claramente diferenciables en sus calidades y origen empresarial, de manera que la posibilidad de confusión en el comercio es mínima. Así mismo, afirmó que los productos amparados por las marcas confrontadas no pertenecen al mismo mercado relevante, por cuanto «TROMIX» incluye al público consumidor de manera general, mientras que «PROMIX» corresponde a un mercado claramente definido, delimitado y destinado a los profesionales que

ejercen la odontología en el país. Agregó que no es válido asimilar los productos farmacéuticos de consumo masivo, con productos que para su uso se requiere de una formación específica a nivel universitario. Destacó que la especificidad de la Clasificación Internacional de Niza permite deducir que no es lo mismo ni parecido vender productos para realizar procedimientos odontológicos con la comercialización de productos farmacéuticos. 1.3.3. En consonancia con lo anterior, la demandante adujo que existen diferencias sustanciales en los canales de comercialización de los bienes que se identifican con las marcas confrontadas, en razón a que los productos farmacéuticos se venden en cualquier tipo de farmacias, supermercados o grandes superficies, mientras que, en dichos lugares, no es común encontrar productos destinados a la práctica de procedimientos odontológicos, tales como profilaxis, gingivoplastia o cirugías maxilofaciales. Así mismo, precisó que la promoción de los productos amparados por la marca previamente registrada se realiza a través de medios impresos de amplia circulación y pautas publicitarias en radio y televisión. Por el contrario, la publicidad de los productos del signo cuyo registro se pretende se realiza por medio de catálogos, en los que generalmente solo se presentan productos dentales. Enfatizó que los productos amparados por las marcas confrontadas no son sustitutos, en tanto que los productos «TROMIX» están destinados para tratar enfermedades comunes, como son laringitis, bronquitis y enfermedades respiratorias, mientras que los productos amparados con el signo «PROMIX» están dirigidos a que los odontólogos intervengan las diferentes deficiencias

odontológicas, así como a realizar profilaxis o cirugías maxilo-faciales. 1.3.4. De otro lado, alegó la inexistencia de la relación de competencia entre las sociedades interesadas en las marcas confrontadas, en razón a que no comparten ningún segmento del mercado. Reiteró que la comercialización del producto de la sociedad actora es especializada, lo que reduce las posibilidades de que los odontólogos le asignen el mismo origen empresarial a los instrumentos que usan en el ejercicio de su profesión y a aquellos productos que adquieren en una farmacia para tratarse de una enfermedad. 1.3.5. Por último, indicó que la entidad demandada realizó un indebido análisis de confundibilidad, en razón a que las diferencias entre las dos expresiones están contenidas en sus sílabas tónicas, cada una de las cuales le imprime distintividad a la expresión a la que pertenecen. En ese sentido, señaló que: “PROmix: la raíz de esta palabra puede hacer alusión a profesional, indicándole al público en general que su implementación requiere de un grado de entrenamiento, conocimiento y habilidad.

TROmix: por su parte la raíz de este signo distintivo no tiene un significado universal claramente definido, resultando así una marca de fantasía.

Pro/TroMIX: el sufijo de las dos expresiones hace alusión a mezcla y es una expresión de uso común e inapropiable.”4 En ese sentido afirmó que, a pesar de que solo existe una diferencia en la composición de las marcas cotejadas, ésta resulta altamente significativa, y reprochó que “la Superintendencia de Industria y Comercio está dándole un trato desigual a la accionante toda vez que en situaciones iguales se ha pronunciado de

manera contraria a como lo hizo al emitir las resoluciones acá atacadas.”5

2. Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda6. Al respecto, señaló que, tal como se expuso en los actos acusados, el signo solicitado en registro «PROMIX» es similar gramatical y fonéticamente a la marca registrada «TROMIX» y, por lo tanto, su coexistencia es susceptible de causar en el consumidor una idea errónea de su origen empresarial, es decir, de generar una confusión indirecta. Al llegar a la 4 Folio 34 del expediente. 5 Ibídem. 6 Folios 82 a 89 del expediente. anterior conclusión, se procedió a realizar el análisis de especialidad de los productos distinguidos por cada uno de los signos comparados, determinando que los productos de la clase 10 que se pretendían distinguir con el signo «PROMIX», esto es, equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales, tenían una relación de complementariedad con los productos de la clase 5 identificados por la marca registrada «TROMIX»

(productos farmacéuticos e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos), por estar dirigidos a la salud y bienestar de las personas. La anterior circunstancia permite anticipar que, al coexistir en el mercado los productos, podrían compartir la misma naturaleza, finalidad, canales especializados de comercialización y medios publicitarios y, con ello, causarle al consumidor confusión sobre el origen empresarial de los productos identificados por una y otra

marca. Manifestó que en la demanda se exponen varios supuestos de hecho sobre los cuales no se allegó prueba y no se lograron demostrar, por lo que no pasan de ser suposiciones del accionante y aseveraciones insuficientes para restarle validez a los actos administrativos acusados. Específicamente, indicó que no se aportó prueba al expediente que soporte la afirmación de que los productos de la clase 5 están pensados para ser comercializados al público en general, libremente o previa prescripción médica, mientras que los productos de la clase 10 suponen un público consumidor especializado, por cuanto obedecen a necesidades de tipo clínico que deben ser tratadas por especialistas, y que de las notas explicativas de la clase 5 y de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza no se puede desprender tal conclusión. De igual forma, cuestionó que en la demanda se afirme que los productos no pertenezcan al mismo mercado relevante pues, según el certificado de existencia y representación legal obrante en el expediente, el objeto social de Lafrancol S.A. es tan amplio que bien podría incluir el objeto social de la sociedad accionante en lo que se refiere a la compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución o representación de productos dentales, cuya gama es extensa y pasa por productos químicos, farmacéuticos, alimenticios, equipos, etc. 2.2. La sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó escrito de contestación de la demanda7. Sin embargo, mediante auto de 26 de marzo de 2012 se señaló que 7 Folios 68 a 81 del expediente.

dicha intervención no se tendría en cuenta, en razón a que el apoderado judicial que la suscribe no aportó el poder que lo faculta para actuar dentro del proceso, providencia que no fue recurrida y quedó debidamente ejecutoriada8.

3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio9, reiteró en líneas generales los argumentos que expuso en la contestación de la demanda.

Insistió en que la marca «PROMIX» está incursa en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia por carecer de suficiente distintividad, debido a las semejanzas y al nexo de competitividad, lo que lleva a que el principio de especialidad se rompa al generar o inducir al público consumidor a error respecto de su origen empresarial. Agregó que, de acuerdo con los factores de conexión competitiva, se trata de productos que, si bien no pertenecen a la misma clase internacional, sí guardan relaciones de complementariedad y uso conjunto, en la medida en que están dirigidos a satisfacer necesidades relativas a la salud, compartiendo canales de comercialización y publicidad como tiendas y revistas especializadas del campo de la medicina, por lo que un consumidor medio, al estar frente a los signos confrontados, podría deducir, debido a la identidad en la estructura nominativa de los mismos, que se trata de productos del campo de la medicina provenientes de un mismo origen empresarial. 3.2. La demandante, el Ministerio Público y la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. no intervinieron en esta etapa del proceso.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 275-IP-201410, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 8 Folio 97 del expediente. 9 Folios 139 a 147 del expediente. 10 Folios 112 a 136 del expediente. “PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos PROMIX y TROMIX, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 5 y

10, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

CUARTO: De resultar cierta la conexión competitiva, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo PROMIX (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula MIX es de uso común para la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, especialmente, en la clase 5, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados y su fundamento Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 43566 de 28 de agosto de 2009, 52636 de 20 de octubre de 2009 y 15482 de 23 de marzo de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., y negó el registro de la marca nominativa «PROMIX» solicitado por la sociedad Dentsply Finance Co., para identificar productos comprendidos en

la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Revisados los actos administrados acusados, se advierte que la resolución 43566 del 28 de agosto de 2009, señaló entre sus fundamentos lo siguiente: “2.1. Comparación de marcas: […] Al respecto encontramos que la marca solicitada resulta prácticamente idéntica al signo previamente registrado, toda vez que ellas se encuentran conformadas por el mismo número de sílabas, idéntica secuencia vocálica e igual ubicación de la sílaba tónica. Basta entonces con pronunciar las palabras “PROMIX” y “TROMIX” para notar la similitud gramatical y fonética existente entre ellas, similitudes que llevarían que el consumidor, al encontrarse con estas marcas, tome un signo por otro o, en su defecto, que le adjudique un mismo origen empresarial. […] 2.2. Conexión competitiva entre productos y/o servicios […] Así, tenemos que la marca solicitada PROMIX busca distinguir “EQUIPOS

DENTALES, EQUIPOS Y APARATOS