CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00352-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca mixta LA ESPAÑOLA / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – No procede cuando es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta LA ESPAÑOLA respecto de los productos jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos de la clase 29, al no demostrarse el uso real y efectivo dentro del periodo

relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a SIC, mediante la Resolución núm. 9567 de 30 de marzo de 2007, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, con el certificado núm. 255.113, cuyo titular es la sociedad KOUPREY S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos […]”. […] De las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, […]

se observa que las facturas de venta acompañadas de las declaraciones de importación y el contrato de autorización de uso de marca, así como las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de la sociedad actora y de la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LA ESPAÑOLA”, en relación con productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso; y que, además, en dichas pruebas, aparece la expresión “LA ESPAÑOLA” sin estar acompañada de su parte gráfica. Ahora, cabe precisar que, aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto

a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. […] Así las cosas, la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Ahora, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA”, la Sala considera que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a dicho signo y ponen de manifiesto que los productos

identificados con la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de “huevos, leche y otros productos lácteos”. Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. Y en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que el contrato de autorización de uso de la marca se suscribió tres meses antes de que ella presentara la solicitud de cancelación por no uso, para la Sala dicho argumento no es de recibo teniendo en cuenta que basta con que su titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso […]. De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación total de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 255.113, bajo la titularidad de KOUPREY S.A., para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca mixta LA ESPAÑOLA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada

[S]obre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 12 de julio de 2010, según consta a folio 65, del cuaderno principal, y no el 31 de agosto de 2010, conforme lo anotó la sociedad KOUPREY S.A., pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda […]. Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, se notificó a la parte actora mediante listado informativo fijado el 26 de febrero de 2010 y desfijado el 11 de marzo de 2010, y a partir del día siguiente a este debe computarse el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, el que inició el 12 de marzo de 2010 y venció el 12 de julio de ese año. Siendo ello así, resulta evidente que, al haberse radicado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 12 de julio de 2010, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista

en la normatividad vigente para esa época, por lo que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. MARCAS – Elementos / MARCAS NOMINATIVAS – Su elemento sustancial y predominante es la composición fonética, ortográfica y conceptual / MARCAS FIGURATIVAS – Su elemento sustancial y predominante es su representación gráfica / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante / MODIFICACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Procede solo sobre aspectos secundarios, variaciones no sustanciales que no alteren su distintividad / CANCELACION DE MARCA / MARCA USADA DE MANERA DIFERENTE A LA REGISTRADA - No se puede cancelar por falta de uso / CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA – No se altera en el signo “LA ESPAÑOLA” al excluirse la gráfica: figura de una mujer con una falda larga / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [C]abe precisar que, aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión

486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. Sobre el particular, el Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y, por lo tanto, son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro. En tratándose de las marcas nominativas, el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; mientras que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de esta, pueden ser modificados sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. […] Por tal razón, es

dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 7 de junio de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00160-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E); 10 diciembre de 2018, Radicación 11001-03-24-0002014-00046-00, C.P. (E): Hernando Sánchez Sánchez; 9 de agosto de 2019, Radicación 11001-23-24-000-2010-00415-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 24 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-24-000-2013-00193-00, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 136 NUMERAL 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00352-00

Actor: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: LA SOCIEDAD KOUPREY S.A. PROBÓ EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA MIXTA “LA ESPAÑOLA”, CON REGISTRO NÚM. 255.113 EN

EL COMERCIO, ÚNICAMENTE RESPECTO A SU FORMA DENOMINATIVA,

PUES CON ELLO NO RESULTA ALTERADO SU CARÁCTER DISTINTIVO Y SE MANTIENEN SUS ELEMENTOS ESENCIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PREDOMINANTE EN DICHO SIGNO ES EL NOMINATIVO. DE AHÍ,

QUE LA GRÁFICA, COMO ELEMENTO SECUNDARIO, NO PUEDE AFECTAR

EL USO CORRECTO DEL REGISTRO CONCEDIDO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ACEITES DEL SUR COOSUR S.A., mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo

85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 09567 de 30 de marzo de 2007, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”; 25257 de 22 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 08512 de 17 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 255113 de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 21 de octubre de 2005, presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que distingue productos comprendidos en la Clase 292 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad KOUPREY S.A. 2°: Que una vez la SIC corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio respuesta a la

acción de cancelación por no uso argumentando que el signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 21 de octubre de 2002 al 21 de octubre de 2005. 3º: Que mediante la Resolución núm. 09567 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso del registro de la mara “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló 1 En adelante SIC. 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] jalea, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos […]”. 4º: Que contra la citada resolución las dos partes interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. Los primeros, a través de la Resolución núm. 25257 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante Resolución núm. 08512 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de esa entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados, violó los artículos 165, 166, 167, 168 y 170, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, por indebida aplicación, toda vez que las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A. mediante las cuales pretendió probar el uso de la expresión cuestionada, demuestran, a su juicio, que la etiqueta utilizada por la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A.6, sociedad que estaba autorizada para usar dicha marca, difiere en los elementos esenciales de la etiqueta que fue inicialmente registrada, lo que altera su carácter distintivo. Adujo que el contrato de autorización de uso de la marca “LA ESPAÑOLA”, suscrito entre las sociedades KOUPREY S.A. y CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. fue firmado el 26 de julio de 2005, es decir 3 meses antes de que ella presentara ante la SIC la solicitud de cancelación por no uso del registro marcario objeto de conflicto. Advirtió que la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. aportó facturas que demostraban que esta importaba y vendía aceitunas en diversas presentaciones, pero de ninguna manera indicaban que las mismas eran distinguidas bajo la marca cuestionada, hecho que se constata al revisar la página web de la empresa y las declaraciones de importación, en las que tampoco se puede apreciar la marca que identifica la misma.

5 En adelante Decisión 486. 6 En adelante CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. Señaló que es posible la modernización de las marcas, mas no la utilización de elementos que las cambien o difieran ostensiblemente, alterando el carácter distintivo del signo original, circunstancia que, a su juicio, es la que ocasiona y torna en procedente la cancelación del registro de una marca por no uso, debido a que en las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A. no se observa la parte gráfica que acompaña al signo cuestionado, esto es, la figura de una mujer con una falda larga, sino únicamente su elemento denominativo. Concluyó que se encuentra demostrado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no hizo uso real y efectivo de la marca “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período comprendido entre el 21 de octubre de 2002 y el 21 de octubre de 2005, puesto que probó el uso de una marca diferente a la cual fue inicialmente registrada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso de la expresión “LA ESPAÑOLA”, la cual se constituye como elemento preponderante

y representativo del signo cuestionado, por lo que el hecho de que la sociedad demandante se refiera únicamente a la ausencia de la muñeca que hace parte de la etiqueta del signo conforme fue registrado, no es suficiente para que proceda la cancelación total por no uso de dicha marca. Que, en efecto, la ausencia de la muñeca en algunas de las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A no es un elemento que afecte la distintividad de la marca registrada y mucho menos permita concluir un no uso y, en consecuencia, de vía libre a la cancelación de la misma, como se señaló en los actos administrativos que ahora se demandan. Aseveró que la compañía KOUPREY S.A dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 167 de la Decisión 486, puesto que de manera directa y también a través de la empresa CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. aportó facturas comerciales, documentos contables y certificaciones que demostraban la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos distinguidos con la marca “LA ESPAÑOLA” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. II.2. La sociedad KOUPREY S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el único argumento de la actora se sustenta en que se demostró el uso de un signo diferente al cual se registró; sin embargó, con las pruebas allegadas al interior del trámite administrativo sí se demostró que la expresión preponderante “LA ESPAÑOLA”, dentro del signo cuestionado, fue utilizada para distinguir productos de la citada Clase 29.

Indicó que la actora ha promovido varias acciones de nulidad contra sus marcas “LA ESPAÑOLA”, lo que se traduce en un acoso por parte de esta, pues ha realizado numerosos actos tendientes a buscar la desaparición del signo que le fue concedido, conducta esta que la ha llevado a promover demandas ante la SIC. Insistió en que la actora se limitó, solamente, a alegar que se demostró el uso de una marca que no correspondía a la inicialmente registrada pues, a juicio de aquella, al consultar una página web era posible observar que la etiqueta del signo “LA ESPAÑOLA” era completamente diferente, lo cual no resultaba cierto, habida cuenta que las facturas allegadas al proceso sí contenían la parte nominativa de su marca registrada, pues es común que en las mismas únicamente se incluya la expresión sin el gráfico, por lo que no puede inferirse que se haya usado de manera distinta a como se registró. Aseguró que la SIC realizó un correcto análisis de las pruebas de uso aportadas, puesto que, a su juicio, era evidente el uso de la parte denominativa y preponderante del signo cuestionado, esto es, “LA ESPAÑOLA”, las cuales fueron suficientes y fehacientes del uso debido sin que fuera necesario discurrir en la parte figurativa de la marca. Propuso la excepción de caducidad de la acción, puesto que la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que puso fin al proceso fue notificada mediante listado informativo de 26 de

febrero de 2010 y desfijado el 11 de marzo de 2010, mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 31 de agosto de 2010, razón por la cual se encuentra caducada. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A., demostraron el uso dentro del período relevante de la marca “LA ESPAÑOLA”, para identificar productos relacionados con frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, por lo que su cancelación total no era procedente. IV.2El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de negar la cancelación total de la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA” (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo demostraron el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento jurídico. IV.3En esta etapa procesal, tanto la parte actora como el Agente del Ministerio

Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación total por falta de uso del registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […]

2. La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, la SIC resolvió cancelar parcialmente le registro de la marca LA ESPAÑOLA, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “JALEAS, MERMELADAS,

HUEVOS, LECHE Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS” en ese

sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 7 Proceso 283-IP-2019. 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4. Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.

2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos

presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

3. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refie