CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00369-00-2017

EXPRESIÓN MAXI COMO PREFIJO DE LA PARTÍCULA LITRO – Concepto / EXPRESIÓN MEGA COMO PREFIJO DE LA PARTÍCULA LITRO – Concepto /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[R]especto del concepto las expresiones MAXI y MEGA como prefijos de la partícula LITRO, la Sala se ha pronunciado, considerando que “[…] Conceptualmente la expresión solicitada contiene el prefijo MAXI que significa “muy grande o muy largo” y MEGA que equivale a decir “grande”. A su turno, la palabra LITRO indica una unidad de volumen, es decir, evocan en el consumidor la misma idea, esto es, que los productos que identifican las marcas contienen algo más grande que un litro. Todo lo anterior descarta la posibilidad de calificarlas como de fantasía dado su contenido conceptual […]”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 30 de marzo de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2010-00312-00, C.P. (E)

Carlos Enrique Moreno Rubio. EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son las partículas MAXI, MEGA y LITRO / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión en el cotejo de marcas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Dado que las expresiones MAXI y MEGA tienen un contenido conceptual, es necesario establecer si las partículas MEGA, MEGA y LITRO que contienen las marcas en conflicto MAXILITRO ALPINA y MEGALITRO son de uso común. Al efecto, la precitada sentencia, al estudiar la confundibilidad entre los signos

MAXILITRO COLANTA (marca mixta registrada a favor de la sociedad Cooperativa Colanta LTDA – Clase 29) y MEGALITRO (marca registrada a favor de la sociedad Productos Naturales de la Sabana LA ALQUERÍA – Clase 29) determinó que las expresiones MAXI, MEGA y LITRO, que conforman dichos signos, son de uso común o débiles, asunto que resulta similar al aquí analizado. […] Como se puede observar las partículas MAXI, MEGA y LITRO son de uso común y pertenecen al dominio público, lo cual descarta la posibilidad de ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, porque al ser estos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 30 de marzo de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2010-00312-00, C.P. (E)

Carlos Enrique Moreno Rubio. COTEJO MARCARIO – Entre el signo MAXILITRO ALPINA y la marca registrada MEGALITRO / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo MAXILITRO ALPINA al ser distintivo y diferente a la marca

MEGALITRO

[S]e precisa que si bien la marca MAXILITRO ALPINA posee partículas de uso común, esto es, MAXI y LITRO, al estar combinadas con la expresión “ALPINA” es registrable, pues este vocablo la dota de suficiente eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial formando un conjunto lo suficientemente distintivo y diferente al signo previamente registrado MEGALITRO.

[…] En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, como quiera que el signo denominativo compuesto MAXILITRO ALPINA de propiedad de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., cuyo registro se solicitó para distinguir productos de la en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, ya que no es confundible con el signo denominativo simple MEGALITRO cuyo titular es la sociedad actora Productos Naturales de la Sabana S.A. - LA ALQUERÍA y, por ello no hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E)

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00369-00

Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: MAXILITRO ALPINA Y MEGALITRO La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA, por medio de apoderado judicial, en contra de la resolución nro. 21790 de 19 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa MAXILITRO ALPINA (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS

ALIMENTICIOS S.A.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA, presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…]

1. Que es nula la Resolución No. 21790 de 19 de Julio de 2007 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca

nominativa MAXILITRO ALPINA en la Clase 29.

2. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 335559, correspondiente a la marca MAXILITRO ALPINA en la clase 29. […] I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que es titular de las marcas nominativas MEGALITRO concedidas para distinguir los productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., solicitó1 el 10 de enero de 2007, el registro de la marca nominativa MAXILITRO ALPINA para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Relató que la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 573 de 28 de Febrero de 2007. Indicó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 19 de Julio de 2007, expidió la Resolución nro. 217902, por medio de la cual concedió el registro de la marca MAXILITRO ALPINA (Nominativa) en la clase 29. Refirió igualmente que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, asignó el certificado nro. 3355593 a la marca MAXILITRO ALPINA en la clase 29 con vigencia hasta el 19 de julio de 2017. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1 Folio 67 a 88 del expediente (antecedentes administrativos)

2 Folio 89 del expediente (Antecedentes administrativos) 3 Folio 92 del expediente (antecedentes administrativos) La parte actora manifestó que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 61 de la Constitución Política, los artículos 136, literal “a”, 172 y 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los artículos 86, 128, 135, 137 y disposiciones concordantes de Código Contencioso Administrativo. Consideró que el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas de terceros que, por ser confundiblemente similares a la marca registrada, violan el derecho de uso exclusivo de su titular, lo cual fue desconocido por la mencionada Superintendencia al conceder el registro de la marca

MAXILITRO ALPINA.

Adujo la existencia previa de una marca registrada como es MEGALITRO en las clases 29, 30, 32 cuyo titular es la sociedad actora. Indica que la solicitud de registro de la marca MAXILITRO ALPINA fue radicada el 10 de enero de 2007, es decir, dos (2) años después de la adquisición del derecho de la sociedad actora. Alegó igualmente que existe semejanza entre las marcas MEGALITRO y MAXILITRO ALPINA, porque la impresión general y persistente es suscitada por la expresión que aparece en primer lugar, así, por su originalidad, por su fácil recordación y por su ubicación como primera expresión en el conjunto marcario, puede concluirse que el término MAXILITRO es el elemento dominante de la

marca concedida, lo cual lleva a concluir su confundibilidad con la marca previamente registrada MEGALITRO Al respecto, sostuvo que los términos MEGALITRO y MAXILITRO presentan una clara similitud conceptual, porque tanto la marca MEGALITRO como la marca MAXILITRO evocan exactamente la misma idea o concepto, esto es, el de "un litro que es más que un litro" o "un litro que rinde más que un litro"; en consecuencia, esta similitud conceptual es tan importante, que basta por sí sola para determinar la confundibilidad entre las marcas. Así, para la sociedad actora basta con que exista riesgo de confusión en uno sólo de los tres criterios de comparación (ortográfico, conceptual o fonético), para que se determine la irregistrabilidad de la marca solicitada posteriormente. Concluyó indicando que los competidores de la sociedad actora pueden usar todo tipo de expresiones que contengan la palabra LITRO, pero no están facultados para copiar conceptualmente la marca ya registrada de la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. LA ALQUERÍA, limitándose a reemplazar la expresión MEGA por MAXI o SUPER o similares. Finalmente, recuerda que tanto la marca MEGALITRO previamente registrada, como la marca MAXILITRO ALPINA, amparan exactamente los mismos productos, es decir, los de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, por lo que, aunado a lo anterior, se configuran los presupuestos para la aplicación de las causales de irregistrabilidad.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-. La apoderada judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que, en el presente caso, no solo es necesario el análisis del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sino del artículo 150 de la misma Decisión, el cual hace referencia al examen de registrabilidad que debe llevar a cabo la oficina competente, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio. Argumentó que, el mencionado examen de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los opositores, así como los presentados con la solicitud del registro de la marca, además de los aspectos que le son propios en ausencia de oposición. Manifiestó que para que exista un riesgo de confusión o de asociación como el alegado por el demandante, se precisan la concurrencia de dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor al influir en la elección del producto o servicio: el primer elemento a considerar es aquel referente a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y, el segundo elemento es aquel relacionado con el análisis de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Explicó que, el estudio de las marcas deben realizarse en conjunto, de manera sucesiva, más no de forma simultánea, asunto que permite concluir que las similitudes entre la marca registrada y la solicitada no son susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. Sostuvo que, las marcas en conflicto presentan diferencias que permiten su

individualización. En efecto, no se puede predicar la existencia de identidad o de semejanza entre ellas, razón por la que no es relevante realizar el análisis de conexiones competitivas entre las marcas, debido a que en virtud del principio de especialidad, nada obsta para que coexistan marcas pertenecientes a la misma Nomenclatura Internacional de Niza, más cuando éstas son diferentes y no son susceptibles de generar un riesgo de confusión o asociación, tal como sucede en este caso, donde las marcas son de gran notoriedad y reconocimiento en el medio colombiano. Concluyó que, la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio de otorgar el registro de la marca MAXILITRO ALPINA, obedece al compendio de diferentes elementos que sopesados en conjunto, permitieron determinar la viabilidad del registro de una nueva marca. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Adujo que, la marca MAXILITRO ALPINA registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo la titularidad de la sociedad ALPINA, cumple con todos los requisitos necesarios para ser distintivo frente a la marca MEGALITRO, no solo por la inclusión dentro del conjunto de la marca registrada ALPINA, sino por cuanto además a la misma se acompaña la expresión MAXI, la cual carece de significado alguno en la realidad, otorgando el grado de fantasía necesario para determinar la capacidad de identificar productos en el mercado. Expresó que, si se hace el cotejo marcario, las marcas enfrentadas recogen en su

estructura la expresión LITRO, que es de uso común, por lo que extrayendo del análisis comparativo esta expresión debe centrarse la atención en los restantes elementos, que son los que contienen la distintividad existente entre los signos en disputa. Indicó que, de esta forma, se hace evidente, en primer lugar, que al enfrentar las marcas en disputa no existe ninguna similitud desde el punto de vista gráfico que permita observar alguna confundibilidad. En segundo término que cuando se observan desglosadas las marcas en a sus mínimos elementos, se comprueba una absoluta ausencia de coincidencia tanto en el orden de las vocales, como en el número de silabas y las raíces o terminaciones, las cuales no resultan comunes y, en tercer término que observadas las marcas de forma sucesiva, su diferente composición impide que se pueda presentar la confundibilidad visual que afecte los derechos de la sociedad LA ALQUERÍA. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 359-IP-2015 de fecha 24 de febrero de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…]PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los

mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El Juez consultante deberá determinar si los términos MAXI y LITRO son descriptivos dentro del conjunto de la marca; igualmente si el término MEGA de la marca opositora es descriptivo y analizar su capacidad de oposición. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del

signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios Íntimamente relacionados.

CUARTO: El Juez consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor (MEGALITRO denominativo, para así establecer el posible grado de riesgo de confusión en el mercado.

QUINTO: La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante.

[…]”. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto visible a folio 182 del expediente, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo, la parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La parte actora y la Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la resolución nro. 21790 de 19 de julio

de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa MAXILITRO ALPINA (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.. La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 61 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca MEGALITRO (nominativa), registrada para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA

(Nominativa clase 29):

MAXILITRO ALPINA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA pp

(Nominativa clase 29): MEGALITRO V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio Como disposición violada la parte actora cita el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto

de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte indica que no solo es necesario el análisis del artículo 136 literal a) para determinar la legalidad del acto acusado, sino que también debe analizarse el artículo 150 de la misma decisión que hace referencia al examen de registrabilidad, el cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el

signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”4. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”6. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya

que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible

incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”7. En este contexto, al contener las marcas en conflicto solo elementos denominativos, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la jurisprudencia. V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

MARCA CUESTIONADA

(Denominativa clase 29): MAXILITRO ALPINA 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA pp

(Denominativa clase 29): MEGALITRO V.5.2. Análisis de la comparación de los signos Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominativas, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad, en este caso, se debe realizar, teniendo en cuenta que el signo cuestionado es compuesto es decir conformado por más de un vocablo, mientras que la marca previamente registrada es simple por estar conformada por un solo vocablo. En este sentido y para efectos de la aplicación de la reglas del cotejo marcario elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales han sido acogidas por esta Corporación, se recuerda que las marcas en conflicto fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. El cargo esencial de nulidad propuesto y desarrollado por la sociedad Productos Alimenticios de la Sabana S.A. en el escrito de demanda, es la violación del artículo 136, literal “a” la de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por existencia de confundibilidad entre los signos MAXILITRO ALPINA y MEGALITRO. La sociedad actora alegó que la marca cuestionada es similar y confundible con su signo MEGALITRO, previamente registrado y que ampara los mismos productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, dado que aquella contiene como primera expresión “MAXILITRO” en el conjunto marcario, razón por la cual tienen similitud conceptual, en tanto evocan exactamente la misma idea o concepto, esto es, el de "un litro que es más que un litro" o "un litro

que rinde más que un litro". En oposición a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio sostienen que las marcas cotejadas y analizadas en conjunto y sucesivamente presentan diferencias que permiten su individualización por lo que no se puede predicar la existencia de identidad o de semejanza entre ellas. Por su parte, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, indicó que debe extraerse del análisis comparativo la expresión LITRO y centrarse en los restantes elementos que son los que contienen la distintividad existente entre los signos; además advirtió que MAXILITRO ALPINA de la sociedad ALPINA no goza de un significado conceptual propio, ni de forma conjunta o individual, siendo por tanto un nombre de fantasía susceptible de protección marcaria. A éste propósito, la Sala reitera el contenido del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual dispone que “[…] No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando […] sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. En este orden de ideas, tal como se expuso en esta providencia, el problema jurídico que debe resolver la Sala en el presente caso consiste en establecer si la marca MAXILITRO ALPINA es confu