CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00378-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo (mixto) CASAS & COSAS y el nombre comercial y la enseña, previamente usados, BRISSA COSAS DE CASA (mixta) y COSAS DE CASA (nominativa) / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo (mixto) CASAS & COSAS En relación con el análisis de los signos «CASAS & COSAS» (mixta) y «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta) desde el punto de vista ortográfico, no se evidencia que existan similitudes. (…) Tampoco es posible establecer una similitud fonética toda vez que el conjunto marcario opositor, de un lado, incorpora la palabra «BRISSA» y, por el otro, las palabras «CASAS» y «COSAS» que se encuentran presentes en ambos signos, están dispuestos de manera diferente y acompañados de distintos conectores, que no permiten identificar una pronunciación similar. Desde el punto de vista conceptual, cabe indicar que la palabra «BRISSA» no da una idea relacionada con los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio de la demandante, lo cual viene a ser aclarado por la expresión «COSAS DE CASA», la que puede catalogarse como descriptiva de los productos en la medida en que no los identifica en forma particular, sino que sugiere en el consumidor las características, en general, de los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio, esto es, cosas para los hogares. No resulta evidente la similitud conceptual entre la expresión «COSAS DE CASA» y el conjunto marcario «CASAS & COSAS», pues tal y como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca cuestionada tiene

el símbolo «&» que se usa como disyuntivo entre los restantes elementos nominativos, con lo que no se evoca la idea de que las cosas pertenezcan a la casa sino que los presenta como dos conceptos separados o alternativos. (…)Es así, entonces, que en la medida en que la expresión «COSAS DE CASA» (nominativa) resulta ser bastante cercana a los productos que se venden en los establecimientos de comercio de la demandante, es claro que, con sustento en ella, no se puede impedir que otros signos distintivos puedan evocar la idea de productos para el hogar. (…)En relación con el análisis de los signos «CASAS & COSAS» (mixta) y «COSAS DE CASA» (nominativa), desde el aspecto ortográfico, si bien cuentan con 11 letras y comparten las palabras «CASAS» y «COSAS» , como se indicó líneas atrás, en cada uno de los signos presentan una disposición secuencial diferente y van separadas por diversas partículas, en un caso el símbolo «&» y en el otro de la palabra «DE», que generan, en conjunto, una percepción particular, además del hecho consistente, se reitera, en que la expresión «COSAS DE CASA», resulta ser explicativa de los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio identificados con éste signo. Lo anterior produce, igualmente, que los signos no se pronuncien igual o similar, lo que descarta la similitud fonética. Respecto del aspecto conceptual, es menester reiterar que la expresión «COSAS DE CASA» (nominativa), resulta ser evocativa de productos para el hogar que se ofertan al público en los establecimientos de

comercio de la demandante, mientras que el conjunto marcario «CASAS & COSAS», tiene el símbolo «&» que se usa como disyuntivo entre los restantes elementos nominativos, con lo que no se evoca la idea de que las cosas pertenezcan a la casa sino que los presenta como dos conceptos separados o alternativos. Pero además, siguiendo la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la debilidad del signo evocativo mencionado no permite que pueda oponerse al registro de una marca que evoque el concepto de elementos para el hogar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00378-00

Actor: MODANOVA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad Referencia: Se decide la nulidad de las resoluciones 39.191, 46.298 y 56.988 de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca «CASAS&COSAS»

(mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la cual se interpretó como de nulidad conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad MODANOVA S.A., para que se declare la nulidad de las resoluciones 39.191 de 31 de julio de 2009, 46.298 de 11 de septiembre de 2009 y 56.988 de 6 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A. y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca «CASAS&COSAS» (mixta), para distinguir productos de la clase 8 de la clasificación internacional. I.- Antecedentes I.1. La demanda1 1 Folio 34-64, cuaderno principal. I.1.1.- Las pretensiones La sociedad MODANOVA S.A., mediante apoderado especial, presentó, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA, la cual fue interpretada

como de nulidad de acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el auto admisorio de la demanda2, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones: «[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 39191 de fecha 31 de julio de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo No. 07-134100, la cual concedió el registro de la marca CASAS & COSAS, para distinguir productos de la clase 8, a

favor de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. Y/O

ALKOSTO S.A.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 46298 de fecha 11 de septiembre de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirmó la resolución No. 39191 de 31 de julio de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 56988 de fecha 6 de noviembre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 39191 de fecha 31 de julio de 2009, la cual fue proferida en el expediente administrativo No. 07-134100.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]» I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda I.1.2.1.- La parte demandante relata que la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. (en adelante ALKOSTO S.A.) solicitó el registro de la marca «CASAS&COSAS» (mixta), para distinguir productos de la clase 8 de la clasificación internacional, la cual se tramitó bajo el expediente administrativo nro. 07 - 134100.

I.1.2.2.- Realizada la publicación de la solicitud de registro de la precitada marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad MODANOVA S.A. se opuso al 2 Fol. 67-70, cuaderno principal. Auto de 22 de octubre de 2010. registro del signo distintivo por cuanto era titular del nombre comercial y de la

enseña «BRISSA COSAS DE CASA».

I.1.2.3.- La jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 39.191 de 31 de julio de 2009, concedió el registro de la marca «CASAS&COSAS» (mixta), para identificar productos de la clase 8 de la clasificación internacional. I.1.2.4.- La sociedad MODANOVA S.A. presentó los recursos de reposición y apelación (subsidiario) en contra del precitado acto administrativo. Los recursos fueron resueltos mediante las resoluciones 46.298 de 11 de septiembre de 2009 y 56.988 de 6 de noviembre de 2099, en los que se decidió confirmar lo decidido en

la Resolución 39.191 de 2009. I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación I.1.3.1.- Las normas violadas La sociedad demandante acusó a la Superintendencia de Industria y Comercio de trasgredir, mediante los actos acusados, el artículo 134 y el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, este último en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio. I.1.3.2.- El concepto de la violación I.1.3.2.1.- La parte demandante considera que los actos administrativos acusados han desconocido el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina puesto que la autoridad administrativa procedió al registro de un signo que carece de distintividad por ser similar al nombre comercial y a la enseña, previamente usados, «BRISSA COSAS DE CASA» de los cuales es titular. I.1.3.2.2.- Asimismo estima que se trasgredió el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consonancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio (en adelante C.Co.) I.1.3.2.3.- Al respecto, la sociedad actora explica que entre el signo solicitado y el nombre comercial y la enseña de las que es titular existe similitudes desde los aspectos gráfico, fonético y conceptual, al estar conformadas por las mismas palabras. I.1.3.2.4.- Resalta que la autoridad administrativa no tuvo en cuenta que para la fecha en que fueron presentadas las solicitudes de registro, ya había iniciado el

uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial y la enseña «BRISSA COSAS DE CASA», el cual se remonta al año 2002. I.1.3.2.5.- Asimismo, señala que en los establecimientos de comercio que se identifican con dicho signo se comercializan productos de la clase 8, 20, 21 y 24 de clasificación internacional, los cuales guardan conexidad con los productos de la clase 8 de la clasificación internacional para los cuales fue registrada la marca cuestionada. I.1.3.2.6.- Afirma, entonces, tiene derecho de uso exclusivo del signo «COSAS DE CASA», «[…] en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña, o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad […]», protección otorgada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. I.1.3.2.7.- Destaca que en la oposición presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio presentó certificaciones contables y fiscales, certificaciones comerciales, material de publicidad, certificaciones publicitarias y comprobantes de salidas de almacén para acreditar el uso de los precitados nombre comercial y enseña I.2.- La contestación de la demanda3 I.2.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, parte demandada, fue notificada del auto admisorio de la demanda el día 24 de noviembre de 20114, haciéndosele entrega de copia de la demanda y sus anexos. I.2.2.- Mediante auto de 12 de marzo de 20125, el Consejero de Estado que fungía entonces como sustanciador de este proceso judicial decidió «[…] Téngase por

presentada de manera EXTEMPORÁNEA la contestación de la demanda por la 3 Fol. 121-129, cuaderno principal. 4 Fol. 76, cuaderno principal. 5 Fol. 134-135, cuaderno principal. Nación – Superintendencia de Industria y Comercio […]», providencia judicial que se encuentra ejecutoriada y en firme. I.3.- La intervención del tercero con interés en el resultado del proceso, la sociedad ALKOSTO S.A.6 I.3.1.- Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la sociedad ALKOSTO S.A., a través de apoderado especial, contestó la demanda y solicitó que se negaran sus pretensiones. I.3.2.- Inicialmente considera que el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina no es aplicable a la controversia entre enseñas y nombres comerciales con marcas como la que se estudia en este proceso, toda vez que dicho artículo «[…] hace relación a la capacidad que tiene una marca para distinguirse o diferenciarse de otras marcas de terceros sean estas de productos o servicios, más no la capacidad que tiene una marca para diferenciarse de enseñas o nombres comerciales […]» y estima que la norma aplicable es el artículo 136 literal b) de dicha decisión. I.3.3.- Luego aborda el cargo por violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consonancia con los artículos 603, 607 y 610 del C.Co. I.3.4.- Inicia su análisis comparando los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual, fonético y visual, subrayando, en relación con el primero de ellos, que la expresión «COSAS DE CASA» no puede hacer parte de la comparación entre

los signos cotejados debida a que: «[…] dicho término COSAS DE CASA, no constituye un signo distintivo como tal, ya que la citada expresión es descriptiva, porque se limita a informar a los consumidores que los productos que se venden en un establecimiento determinado, consisten en “cosas de casa, lo que es lo mismo “cosas para la casa” […] Si según lo expuesto, la expresión COSAS DE CASA, es un término descriptivo, el mismo, no puede entrar dentro de la comparación de los signos enunciados, ya que según nuestra Jurisprudencia los signos descriptivos por ser de uso público pertenecen a todas las personas, y por lo tanto, sobre los mismos no se puede alegar derechos de exclusiva (sic) […]» 6 Fol. 87-107, cuaderno principal. I.3.5.- A lo anterior agrega que la marca solicitada «CASAS & COSAS» tiene invertidas las palabras respecto de la expresión «COSAS DE CASA», por lo que no puede existir confusión desde el punto de vista conceptual, puesto que «[…] la expresión COSAS DE CASA es descriptiva porque informa a los consumidores que los productos que se venden en un determinado establecimiento consisten en cosas de casa o cosas para la casa; la expresión CASAS & COSAS, es un término evocativo, debido a que dicha marca analizada en su conjunto hacer referencia a una multiplicidad de casas y cosas, lo que hace que las personas al observar la marca CASAS & COSAS no tengan una idea muy clara de en qué consisten los productos que se ofrecen con la citada marca, lo que reitero hace que la marca registrada por COLOMBIANA DE

COMERCIO S.A. CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., sea evocativa, ya que la Doctrina ha sido muy clara en el sentido de que una marca es evocativa, cuando las personas tiene[n] alguna idea sobre el producto o servicio a través del esfuerzo imaginativo, pero no una certeza sobre en qué consiste el mismo […]» I.3.6.- Adicionalmente, indica que tampoco existe confundibilidad entre el nombre comercial «BRISSA» que es acompañado con la expresión «COSAS DE CASA» y la marca solicitada, toda vez que para efectuar la comparación de los signos precitados es menester excluir aquellas expresiones descriptivas, como lo es «COSAS DE CASA», lo que implica que solo se deben confrontar el nombre comercial «BRISSA» y el signo «CASAS & COSAS» (mixta) para distinguir productos de la clase 8 de la clasificación internacional, entre los que no se evidencia similitud conceptual alguna. I.3.7.- Afirma el interviniente que, desde el punto de vista fonético, no existe confusión puesto que para realizar la comparación entre las marcas, reitera, se deben excluir las expresiones descriptivas como lo es, en su concepto, la expresión «COSAS DE CASA» y, en consecuencia: «[…] no puede haber cotejo marcario entre la expresión COSAS DE CASA, y la expresión CASAS & COSAS, por la sencilla razón de que va contra la lógica jurídica de que se compare una expresión descriptiva y por lo tanto de dominio público, con una expresión evocativa […] Siguiendo la anterior exposición, desde el punto de vista fonético tampoco se puede afirmar que existe confundibilidad entre los términos

“BRISSA COSAS DE CASA” y “CASAS & COSAS”, debido a que aplicando la Jurisprudencia ya citada en el presente caso, si se excluye de la comparación de los signos enfrentados la expresión COSAS DE CASA, lo expresado necesariamente nos lleva a la conclusión de que no existe ninguna confundibilidad en pronunciación entre el término “BRISSA” y “CASAS & COSAS”, ya que sin mayor análisis, si se observan los términos comparados se puede apreciar que cada uno tiene una pronunciación completamente diferente […]» I.3.8.- Desde el punto de vista gráfico, resalta que no existe confundibilidad entre el nombre comercial «BRISSA COSAS DE CASA» y la marca «CASAS & COSAS» (mixta) para distinguir productos de la clase 8 de la clasificación internacional, porque visualmente presentan diferencias evidentes y que se aprecian a simple vista. Agrega que: «[…] Como de lo expuesto, se puede apreciar que la Administración consideró y lo cual se observa en forma evidente que no existe ningún tipo de confundibilidad desde el punto de vista gráfico entre la expresión BRISSA con su letra especial, acompañada en su parte gráfica de una hoja abierta y la expresión CASAS & COSAS acompañada de la figura de una casa pequeña de la cual sale de su chimenea una cantidad de humo, desde el punto de vista analizado es evidente que las personas al observar en el mercado ambos signos no los relaciona, porque tienen sus particularidades tanto desde el punto de vista fonético, conceptual como gráfico que los hace claramente diferenciables […] Nótese en la Resolución enunciada, que la Administración reconoció que la frase

COSAS DE CASA, que acompaña al nombre comercial BRISSA es explicativa, porque hace relación al tipo de actividad que se desarrolla con el nombre comercial y los productos que se ofrecen con dicho nombre que generalmente se presentan a través de un establecimiento de comercio […] Para el caso que nos ocupa es de reiterar y por lo establecido en la Jurisprudencia, que en el caso del nombre comercial indebidamente depositado por la Superintendencia de Industria y Comercio porque es descriptivo denominado COSAS DE CASA, el mismo no puede ser materia de cotejo con la marca CASAS & COSAS (mixta) Clase 8, ya que como lo he señalado en varias oportunidades, no es susceptible de comparación una expresión de dominio público como COSAS DE CASA y una marca evocativa como lo es la compuesta por la denominación CASAS & COSAS (mixta) Clase 8 […] Según lo enunciado anteriormente, y teniendo en cuenta que los signos comparados no son confundibles desde los puntos de vista ideológico o conceptual, fonético o auditivo y gráfico o visual, no tiene importancia en el presente caso que la apoderada de MODANOVA S.A. haya presentado pruebas de uso del nombre comercial BRISSA COSAS DE CASA, o alguna pruebas eventual del uso del nombre comercial descriptivo COSA DE CASA, pruebas que no conocí en la etapa administrativa, porque nunca se me dio traslado de las mismas; ya que por no haber confundibilidad entre los signos comparados, es irrelevante si existe conexión competitiva […]» I.3.9.- Descarta la violación del artículo 603 del C.Co., no solo porque no existe confundibilidad desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, sino porque

no resulta aplicable puesto que las normas comunitarias gozan de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los países miembros, regulando la Decisión 486 de la Comunidad Andina lo que se refiere al nombre comercial en el artículo 191, por lo que se ha debido invocar esta disposición. Además considera que los artículos 607 y 610 del C.Co. no son aplicables a esta controversia y, por ello, no puede resultar trasgredidos. I.4.- Los alegatos de conclusión y el concepto del agente del Ministerio Público I.4.1.- Los alegatos de conclusión presentados la parte demandante7 I.4.1.1.- Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la sociedad MODANOVA S.A. presentó sus alegatos de conclusión. En ellos consideró que se encuentra demostrada la confusión entre los signos «COSAS DE CASA» y «CASAS & COSAS», desde los puntos de vista conceptual, fonético y visual. I.4.1.2.- Estima, igualmente, que al nombre comercial se le dispensa la misma protección que a los signos marcarios y, en su concepto, se acreditó el «[…] uso primigenio por parte de mi mandante, del nombre comercial COSAS DE CASA mediante certificado contable, certificaciones comerciales y publicidad […]». I.4.1.3.- Subraya que los signos en conflicto están destinados a proteger productos de la misma naturaleza y, asimismo, que el nombre comercial «COSAS DE CASA» es notorio de acuerdo con el artículo 228 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo cual está probado en la medida en que

«[...] se presentaron pruebas las pruebas (sic) que así lo verifican, entre las cuales se encuentra el nivel de publicidad del mismo, y las certificaciones comerciales allegadas […]». I.4.2.- Los alegatos de conclusión presentados la Superintendencia de Industria y Comercio8 I.4.2.1.- Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó sus alegatos de conclusión, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad demandante pues carecen de apoyo jurídico. 7 Fol. 291-294, cuaderno principal. 8 Fol. 295-301, cuaderno principal. I.4.2.2.- Explica que para que opere la causal para negar el registro de una marca prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, es menester que el interesado titular de un nombre comercial acredite, dentro del trámite administrativo, la existencia de un mejor derecho, esto es: «[…] su primer uso, y además (sic) deberá acreditar, pues sobre él recae la carga de la prueba en virtud del principio onus probando incumbit actor, la continuidad del uso mismo con cada uno de los caracteres que debe tener según lo señalado por el tribunal Andino (sic) de Justicia, es decir, deberá el interesado probar el uso personal, público, ostensible y continuado del nombre comercial […] Como conclusión debe decirse entonces que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de marca debe cumplirse con dos requisitos i) el interesado sobre quien pesa la carga de la prueba, debe presentar oportunamente, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar ii) el

interesado debe allegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial […]» I.4.2.3.- Encuentra que el nombre comercial y la marca cuestionada no son similarmente confundibles puesto que si bien ambos signos incluyen las palabras «CASA » y «COSAS», esto no es determinante para establecer una similitud entre aquellas. Es así como: «[…] la marca “CASAS seguida del signo & que traduce “Y” junto a la expresión COSAS, incorporando dos sustantivos que contienen una significación propia y articulado por el signo & lo cual genera que ni exista identidad o semejanza desde el punto de vista gráfico y fonético […] De otra parte, en el elemento gráfico se contiene la representación de una casa pequeña que despacha una corriente de humo por una chimenea junto a las expresiones CASAS & COSAS […] De otro lado, el nombre comercial “BRISSA COSAS DE CASA”, incorpora la palabra BRISSA la cual predomina dentro de su conjunto dotándola de la distintividad requerida en el mercado la cual va dispuesta en la parte superior en un tipo de letra sobresaliente encima de la cual encontramos la figura de una hoja abierta […] Igualmente se tiene que, en [c]uanto al nombre COSAS DE CASA no obstante tener las mismas palabras de la marca cuestionada, sus palabras integrantes, se encuentran invertidas. Adicionalmente tiene una preposición que le da un significado conceptual, particularizando un concepto […]» I.4.2.4.- Finalmente manifiesta que la demandante, en la vía gubernativa, no

aportó ninguna prueba que acreditara la notoriedad sus signos distintivos, por lo que no es posible la aplicación del supuesto previsto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. I.4.3.- Los alegatos de conclusión por parte del tercero con interés en el resultado del proceso y el agente del Ministerio Público El tercero con interés en el resultado del proceso no presentó alegatos de conclusión y el agente del Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal. I.5.- La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 019-IP-2013 de 15 de marzo de 201310, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: «[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a

error. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

TERCERO: En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 9 Fol. 275-288, cuaderno principal. 10 PROCESO 019-IP-2013.Interpretación prejudicial del artículo 134 literales a), b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 226 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CASAS & COSAS” (mixta). Expediente Interno: Nº 2010-00378.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la

vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

SEXTO: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso, por lo que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien

ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados, por lo que debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar