CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00386-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AVAL para distinguir productos comprendidos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y la marcas denominativas y mixtas AVAL registrada previamente para amparar productos en las clases 35, 36 y 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO –Procede frente al signo AVAL para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir conexidad competitiva [L]a Sala advierte que en el presente caso es indudable la similitud a la que se hizo referencia líneas atrás, por cuanto la denominación AVAL hace parte de los elementos de las marcas previamente registradas, razón por la que resulta necesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan. […] En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que el signo solicitado AVAL busca amparar productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] desodorantes para uso personal […]”, artículo que se cataloga como de aseo personal. Ahora bien, respecto de las marcas del Grupo Aval previamente registradas, clases 35, 36 y 38, se protegen los siguientes servicios financieros, económicos y bursátiles. […] Como se observa y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, para la Sala es dable afirmar que “[…] se trata de productos y servicios diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización […]”. Debe advertirse que uno son los productos para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, son los servicios prestados por las

marcas opositoras, por cuanto su comercialización se realiza empleando diferentes medios de promoción y publicidad, además de tener diversos canales de distribución. Ciertamente, es claro que el consumidor medio se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre, como lo señala la parte actora, que surge en la mente del usuario la concepción de que el Grupo Aval está comercializando desodorantes para uso personal. […] En este orden de ideas, la Sala aplicando las reglas de conexidad competitiva al caso concreto, considera que entre las marcas enfrentadas, sin lugar a duda, no existe dicha conexión, pues se encuentran dentro de diferentes clasificaciones, guardan relación con productos y servicios de naturaleza disímil, y no comparten los mismos canales de comercialización, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00,

C.P. María Elizabeth García González. CONSUMIDOR ESPECIALIZADO – Alcance / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO – - Criterio para eliminar riesgo de confusión entre marcas similares En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad. […] [E]s altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un desodorante sin tener en cuenta el

fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una entidad financiera, bursátil o de mercado se encuentren comercialización esa clase de productos, pues, se advierte, en la adquisición de los productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor conoce bien la procedencia empresarial del producto y sus características. Adicionalmente, la Sala encuentra que no existe complementariedad entre los productos y servicios y, los mismos, no resultan ser sustituible e intercambiables, lo cual reafirma la ausencia de conexidad competitiva.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00376-00, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno. FAMILIA DE MARCAS – Concepto / FAMILIA DE MARCASRasgo distintivo común: AVAL / FAMILIA DE MARCAS – La protección se materializa respecto de los productos y servicios que ellos amparan, pero no en relación con productos y servicios registrados en otras clases [L]a Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir

que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.[…] [L]a Sala advierte que si bien es cierto que las marcas opositoras pertenecen a una familia de marcas (mixtas y denominativas), al poseer un rasgo común, esto es, el elemento “AVAL”, también lo es que dicha protección se materializa respecto de los servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 38 y no en relación con la clase 3º varias veces mencionada. En efecto, el titular de la familia de marcas puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona respecto de los productos y servicios que ellos amparan, pero no en relación con productos y servicios registrado en otras clases, dado que la finalidad es evitar que el consumidor los asocie entre sí por considerarlos de un mismo origen empresarial, lo cual no ocurre en el caso de autos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00386-00

Actor: GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN

CONFLICTO: AVAL.

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 50812 del 30 de septiembre de 2009, 60784 de 27 de noviembre de 2009 y 17985 del 26 de marzo de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca AVAL (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAS S.A. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 50812 del 30 de

septiembre de 2009, por medio de la cual se declaró infundada una oposición, y se otorgó el registro de la marca AVAL (mixta), para identificar desodorantes, productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, por cuanto en su expedición se violó, por falta de aplicación, el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 60784 del 27 de noviembre de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el contenido de la Resolución No. 50812 de 30 de septiembre de 2009.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 17985 del 26 de marzo de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el contenido de la Resolución No. 50812 del 30 de septiembre de 2009, por cuanto la decisión que contiene, violó, por falta de aplicación, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

4. Declarar que la marca GRUPO AVAL, es una marca notoria en el mercado colombiano, en los términos del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. Consecuencia de las decisiones anteriores, solicito se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que proceda a la cancelación del registro de la marca AVAL (mixta), para identificar “desodorantes”, productos de la clase 03 de la clasificación

internacional en favor de la sociedad Intradevco Industrial S.A, con certificado de registro No 398805 […]” (Mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAS S.A., presentó solicitud de registro de la marca AVAL (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que a la solicitud le fue asignada el expediente administrativo 03-14-880 y que, en consecuencia, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Comentó que surtido el trámite anterior, la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. formuló oposición con fundamento en la titularidad de los certificados marcarios mixtos y denominativos del “house mark” AVAL, registrados en las clases 35, 36 y 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 50812 del 30 de septiembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado. Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 0784 de 27 de noviembre de 2009 y 17985 del 26 de marzo de 2010, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] concedió el registro de una marca que no cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca […]”. Señaló que el signo solicitado es similar desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético a las marcas que a continuación se detallan:

MARCA CLASE GRÁFICA CERTIFICADO Grupo Aval 35 211935

(mixta) Grupo Aval 35 Denominativa 220449 Grupo Aval 36 211932 (mixta) Grupo Aval 35 Denominativa 220502 Avalnet 35 Denominativa 315226 Avalnet 36 Denominativa 262662 Avalnet 38 Denominativa 264745 Avalmas 36 221517 (mixta) Alianza Aval 35 Denominativa 11836 Alianza Aval 35 Denominativa 213266 Alianza Aval 35 211933 (mixta) Certiaval 36 256326 (mixta) Advirtió que la marca Grupo Aval goza de alcance y reconocimiento desde 1997, y que es uno de los grupos económicos más importantes del país, conocido por comercializar servicios que no solo se limitan al campo de los servicios bancarios. Manifestó que no se aplicó de manera correcta el ordenamiento jurídico andino, por cuanto la irregistrabilidad se da respecto de cualquier producto o servicios que pretenda desconocer el carácter distintivo de la marca notoria, evitando que se pierda o diluya su fuerza. En efecto, puso de presente que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el signo Grupo Aval es una marca notoria desde el año 2003 y

que en el presente lo sigue siendo, la cual “[…] además ostenta la calidad de marcas de alto renombre o marcas renombradas, al ser signos de alto posicionamiento en el mercado […]”. Consideró que el registro de la marca Aval solicitada creará en la concepción del consumidor la idea que el desodorante o productos reseñados tienen el mismo origen empresarial que los servicios prestados por las demás marcas de su propiedad. Afirmó que la búsqueda en Google de los registros marcarios que son objeto de la oposición y la expresión grupo aval arroja más de 1.080.0000, lo que denota claramente la notoriedad de la marca, no solo en los servicios de banca y finanzas, sino en toda clase de sitios web.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sostuvo que si bien es cierto que las marcas resultan similares, también lo es que el principio de especialidad confiere derechos solo en relación a los bienes o servicios designados en su solicitud de registro, es decir, solo se adquieren para invocar la protección del derecho de marcas, en conexión a los bienes o servicios paras los que ha sido registrada. Advirtió que el signo solicitado Aval (mixto) pretende distinguir productos de la

clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tales como desodorantes para uso personal, los que usualmente se compran en supermercados, farmacias y otros establecimientos comerciales y que la marca opositora está registrada para distinguir servicios bancarios y financieros. Por lo anterior, consideró que los servicios vinculados al mercado económico son totalmente distintos a los productos identificados con el signo solicitado, por lo que no se relacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciables. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que si bien es cierto que no resultaba necesario pronunciarse sobre la presunta notoriedad de las marcas del Grupo AVAL, también lo es que la parte actora no presentó en sede gubernativa ningún documento a través del cual se concluya la referida notoriedad, por lo que en los actos administrativos atacados se consignó que no se habían encontrado como probados los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTRAVEDCO INDUSTRIAL S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que la marca concedida distingue productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a diferencia de las marcas opositoras que se relacionan con servicios bancarios y financieros. Adujo que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 del 2000 ampara a los signos notoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos siempre y cuando se empleen para los mismos productos

o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación. Aseguró que las marcas de la sociedad actora no pueden considerarse de renombre o renombradas, dado el grado de conocimiento que tienen los consumidores del tipo de productos que se distingue con ellas, no trasciende a otros mercados o sectores económicos fuera del sector financiero. Recordó que para determinar el riesgo de confusión se debe hacer una apreciación desde el punto de vista de un consumidor especializado, como lo es para el caso de los servicios bancarios y financieros. En ese sentido, comentó que las marcas del demandante no tienen mayor reconocimiento dentro del mercado relacionado con los productos como “desodorantes para uso personal”, y en consecuencia, no es posible alegar riesgo de confusión o de aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas opositoras.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 571-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 136 literal h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe riesgo de confusión (directo o indirecto) o de

asociación en el público consumidor […] 1.8. El Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidades o similitud, y en un segundo momento determinar la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y unos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los dos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2. Si elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.4 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión, y/o asociación que pudiera existir entre el signo AVAL (mixto), solicitado por Intradevco Industria S.A y las marcas GRUPO AVAL (mixtas), registradas a favor del Grupo Aval Acciones y Valores S.A. […] 4.5 En el caso concreto, se debe determinar si la expresión AVAL supone la base sobre la cual se genera la familia de marcas en favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A o sí, por el contrario, se trata propiamente de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. […] 5.8. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 5.9. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar

de conformidad con los artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. […] 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 6.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de erros en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 6.5. Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad ente un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto. […] 6.7. En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a

objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. […] 6.8. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerando no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad, Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito del establecer la conexión competitiva. […] 6.9. En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado AVAL (mixto) y los servicios de las clases 35, 36 y 38 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas opositoras […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 28 de febrero de 2011, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente

guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., en contra de las resoluciones 50812 del 30 de septiembre de 2009, 60784 de 27 de noviembre de 2009 y 17985 del 26 de marzo de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca AVAL (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTRADEVCO

INDUSTRIAS S.A.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que

la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo

tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado