CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00412-00-2015

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas CREMAX y CRECEMAX / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Concepto / MARCA CREMAX – Notoriedad / MARCA CRECEMAX – Registrable al no presentar similitud ortográfica y fonética con la marca CREMAX y amparar productos en una clase distinta / CONEXIÓN COMPETITIVA - Criterios La Sala en párrafos precedentes concluyó que entre los signos objeto de estudio: I) no se presentaba similitud en los aspectos ortográfico y fonético; y II) no se podia realizar un cotejo desde el punto de vista conceptual por ser signos de fantasía. La notoriedad de la marca opositora, previamente registrada, hace necesario analizar si entre los signos enfrentados existe conexión competitiva. […] En el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan servicios en clases diferentes, esto es, la previamente registrada ampara productos en la Clase 29, mientras que la solicitada en registro en la clase 32. Teniendo en cuenta que la finalidad de los productos es diferente, se advierte que no son intercambiables, no existe relación de vinculación entre los productos. Lo anterior fuerza a la Sala a concluir que entre los signos enfrentados no existe riesgo de confusión o asociación. Por lo expuesto, la Sala en la parte resolutiva de este proveído dispondrá negar las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 136 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

– ARTICULO 224 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 228

NORMA DEMANDADA: No aplica NOTA DE RELATORIA: Sobre los criterios de conexión competitiva entre productos o servicios Consejo de Estado Sección Primera sentencia de 5 de febrero de 2015, Radicación 2008-00065-00, C.P. María Elizabeth García González SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad ALGARRA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de nulidad relativa, presentó demanda contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca CRECEMAX en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.; y se declaró infundada la oposición presentada por la demandante. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00412-00

Actor: ALGARRA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la sociedad ALGARRA S.A., interpretada como de nulidad relativa, contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio: la número 35254 del 14 de julio de 20091, la 43315 del 28 de agosto de 20092 y 25226 del 14 de mayo de 20103.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. “1. Que se declare nula la Resolución número 35254 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de julio de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca CRECEMAX (Nominativa), en la Clase 32 solicitada por la sociedad

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

2. Que se declare nula la Resolución número 43315 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de agosto de 2009 por medio de la cual se confirmó la resolución número 35254 del 14 de julio de 2009.

3. Que se declare nula la resolución número 25266 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de mayo de 2010, por medio 1 Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (folios 7 a 13 del expediente). 2 Por la cual se resuelve un recurso de reposición (folios 27 a 31 del expediente). 3 Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación (folios 32 a 38 del expediente).

de la cual se confirmó la resolución 35254 del 14 de julio de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a titulo de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad ALGARRA S.A., se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el 14 de enero de 2008 por la sociedad ALGARRA S.A. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca CRECEMAX

(Nominativa) en la Clase 32 Internacional a nombre de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca notoria CREMAX previamente registrada y de propiedad de ALGARRA S.A., para productos de la clase 29. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca CRECEMAX (Nominativa) en la Clase 32 Internacional a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.”4 (mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayas del texto original). 1.2.- Fundamentos de hecho

1. El 1º de octubre de 2007, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., solicitó el registro de la marca CRECEMAX

(Nominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación internacional de NIZA.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad

ALGARRA S.A., presentó oposición a la solicitud de registro con fundamento en la existencia previa de la marca notoria CREMAX para identificar productos comprendidos en la Clase 29. 4 Folios 441 (vuelto) a 442 del expediente.

3. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución No. 35254 del 14 de julio de 2009 declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALGARRA S.A., y concedió el registro de la marca CRECEMAX

(Nominativa) en la clase 32 a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS

GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

4. Contra dicha Resolución la sociedad ALGARRA S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 43315 del 28 de agosto de 2009, confirmando la decisión contenida en la resolución impugnada.

6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 25266 del 14 de mayo de 2010, confirmando la Resolución No. 8636 del 26 de marzo de 2008, en el sentido de conceder el registro de la marca CRECEMAX (Nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 Internacional de Niza a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 literal a), 135

literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos: Aseguró que al conceder el registro del signo solicitado, se desconoció el carácter notorio de la marca CREMAX previamente registrada a favor de la sociedad ALGARRA S.A., para amparar productos de la clase 29 internacional, es decir, estando incurso en causal de irregistrabilidad la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de CRECEMAX cuyo titular es la sociedad

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

Indicó que el signo CRECEMAX reproduce el signo previamente registrado CREMAX, adicionando la silaba “CE”, lo cual no le otorga la novedad ni distintividad suficiente para que pueda coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. Sostuvo que la marca CREMAX cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para ser tenida como notoria. Allegó certificado expedido por la sociedad en el que se da cuenta de las ventas de los productos amparados con esa marca para los años 2003 a 2007. Así mismo allegó copia de las facturas de venta para el periodo referido. Con el mismo propósito, adjuntó certificación de la inversión hecha en publicidad para los años 2003 y 2004. De igual forma allegó las facturas de venta de productos y servicios publicitarios de la marca CREMAX, expedidas por terceros. Aportó un estudio de mercadeo para el periodo 2001 a 2004 en el que se evidencia un crecimiento en las ventas de los productos amparados con la marca

CREMAX.

Señaló que la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados podría generar en el público consumidor confusión directa e indirecta y de asociación. Concluyó que de coexistir en el mercado se permitiría un aprovechamiento injusto del signo solicitado respecto de la marca previamente registrada la cual, al mismo tiempo, perdería su fuerza distintiva y su valor comercial publicitario. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, estimó que la marca registrada CRECEMAX de la clase 32 a nombre de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., cumple con los requisitos exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, en tanto el elemento predominante del signo analizado en conjunto es el gráfico5. De lo anterior, concluyó que entre los signos enfrentados no existe semejanza o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 5 Folios 515 a 524 del expediente. Señaló que dentro del trámite administrativo adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio no se probó la notoriedad de la marca CRECEMAX. 2.2. La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., a través de apoderado judicial, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda de conformidad con las siguientes consideraciones6: Sostuvo que al realizar un examen en conjunto el signo CRECEMAX contiene elementos gráficos particulares que le permiten al consumidor retener el signo de

manera más fácil. Destacó las diferencias de tipo ortográfico, fonético y visual existentes entre los signos enfrentados, lo cual se evidencia con la silaba adicional del signo concedido CRE-CE-MAX, silaba que otorga una mayor distintividad desde el punto de vista conceptual. Afirmó que el consumidor al entrar en contacto con una marca retiene el concepto que le provoca, idea que se quedará en su memoria, evitando que se confunda con otras marcas existentes en el mercado. Concluyó que los signos enfrentados analizados en conjunto y sucesivamente no son confundibles, pues cada uno cuenta con los elementos diferenciadores que desvirtúan el riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado. Aseguró que la afirmación del actor, respecto de la notoriedad de su marca para amparar productos de la clase 29, no hace que trascienda las fronteras cognitivas del mercado de manera tal que permita afirmar que la misma es notoria en Colombia o en cualquier país de la región andina.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 3.1. Las sociedades EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO 6 Folios 482 a 502 del expediente. S.R.L.7, ALGARRA S.A.8 y, la Superintendencia de Industria y Comercio9 presentaron escrito de alegatos de conclusión, reiterando en líneas generales los mismos argumentos consignados, respectivamente, en su demanda y

contestaciones. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 39-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CRECEMAX (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a

principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo comparado con otro signo denominativo y uno mixto es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de 7 Folios 572 a 576 del expediente. 8 Folios 593 a 623 del expediente. 9 Folios 577 a 587 del expediente. registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los

hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

OCTAVO: La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

NOVENO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial”.

V.- DECISIÓN Al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

el asunto sub lite, previas las siguientes VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- El objeto del litigio Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ALGARRA S.A., frente a la solicitud de registro de la marca CRECEMAX (nominativa), a nombre de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la

presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”. 6.2.- Las marcas mixtas en conflicto Las marcas mixtas a cotejar son las siguientes:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA CRECEMAX La primera de las marcas se encuentra registrada a nombre de la sociedad ALGARRA S.A., en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca cuestionada, se encuentra registrada en la Clase 32 del mismo nomenclátor. Hecha las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad,

resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas: CLASES PRODUCTOS Y SERVICIOS CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin CLASE 32 alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 6.3.- Análisis Respecto de la confusión que podría originar en el publico consumidor la coexistencia de los signos enfrentados la Sala encuentra que de acuerdo con el Tribunal Andino se debe proceder al cotejo de los signos para luego determinar si existe o no grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto. En ese orden de ideas, se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos en los signos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor. La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo. En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, pues la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado. Siendo el elemento predominante el denominativo, la Sala deberá acudir a aquellas

reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia para el cotejo de marcas denominativas, que se pueden resumir así:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse

también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”10 De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor. Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

CREMAX CRECEMAX

10 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010 Marca Registrada Marca Solicitada De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente CREMAX se encuentra formada por una (1) palabra, seis (6) letras y dos (2) sílabas. En cuanto a la marca cuestionada CRECEMAX, se encuentra conformada por una (1) palabra, siete (7) letras y tres (3) sílabas, de las cuales se evidencia de la reproducción completa de la marca previamente registrada, con inclusión de la silaba “CE” entre las dos sílabas del signo registrado con anterioridad, inclusión que hace diferente la palabra en su extensión y por ende en su pronunciación. Así pues, atendiendo las reglas de cotejo marcario que indican que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el

conjunto marcario, dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Lo anterior, por cuanto se encuentra que la eventual coincidencia en estos aspectos puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico y fonético existen similitudes que no comportan identidad entre los signos enfrentados, es decir, que la sílaba “CE” del signo solicitado en registro, cumple con una función diferenciadora, es decir, hace que la extensión de la palabra y por ende su pronunciación sean diferentes, con lo que se desvirtúa el riesgo de confusión en estos dos aspectos. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes que no tienen la vocación de hacer incurrir en error al público consumidor. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

CREMAX – CRECEMAXCREMAX – CRECEMAX

CREMAX – CRECEMAXCREMAX – CRECEMAX

CREMAX – CRECEMAXCREMAX – CRECEMAX CREMAX – CRECEMAXCREMAX – CRECEMAX En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en

conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “CREMAX” y “CREAMAX”, advierte la Sala que en este caso no se presenta similitud ortográfica y fonética. De otro lado, la normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así mismo, establece criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y la protección contra su uso y registro no autorizado. Respecto de la notoriedad de una marca, la Sala encuentra necesario precisar dicho concepto teniendo como fundamento la Interpretación Prejudicial elaborada por Tribunal de Justicia Andina para el asunto de la referencia: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o

servicios. La notoriedad de un s