CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00415-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / Cancelación por no uso – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca nominativa PRECISION para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza que pertenecen al género de la ciencia, de la navegación, de la geodesia, de la electricidad, de la enseñanza [L]a Sala considera que los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “PRECISION” por no uso: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores [...]” no son similares, ni tienen conexidad competitiva, frente a los cuales sí se probó el uso: “[…] aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) […]”, (aparatos de reproducción de audio e imagen), habida cuenta que tienen géneros distintos, ya que aquellos sobre los cuales no se probó el uso

pertenecen al género de la ciencia, de la navegación, de la geodesia, de la electricidad, de la enseñanza, entre otros géneros, mientras que los productos sobre los que se probó su uso no pertenecen a esos géneros. Dicho productos se comercializan a través de diferentes canales de comercialización, pues los productos respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “PRECISION” por no uso se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de aparatos o productos para la ciencia, la navegación, la geodesía, la electricidad, la enseñanza, entre otras actividades, y se promocionan a través de revistas especializadas en dicha actividades, mientras que los productos sobre los cuales se probó el uso se comercializan en pequeños sitios de audio e imagen y en grandes cadenas o tiendas o supermercados donde se venden toda clase de productos y se promocionan en radio, televisión y prensa. Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, ni pueden usarse en conjunto, dado que las características, finalidades, canales de comercialización y medios de publicidad de ellos difieren, dado que los productos sobre los cuales no se probó el uso se relacionan con la ciencia, la navegación, la geodesia, la eléctrica, la enseñanza, entre otras actividades diferentes, mientras que los productos de los cuales se probó el uso se relacionan con la reproducción de audio e imagen. Así las cosas, la Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso no existe conexidad, ni son similares.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE

CARTAGENA – ARTÍCULO 108 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 109 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 110 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 111 / DECISIÓN 486 DE 2000 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA MARCA NOTORIA – Protección especial / NOMBRE COMERCIAL – Notoriedad / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / PRINCIPIO DE

USO REAL Y EFECTIVO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-23-24-000-2010-00415-00

Actor: PRECISION TRADING CORP Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tesis: PROCEDE CANCELAR PARCIALMENTE UNA MARCA CUANDO NO SE ESTÉ USANDO EN ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUE

REGISTRADA, PARA LO CUAL PUEDE ORDENARSE UNA REDUCCIÓN A LA

LISTA DE PRODUCTOS QUE PROTEGE, ELIMINANDO AQUELLOS

RESPECTO DE LOS CUALES LA MARCA NO ESTUVIESE SIENDO USADA,

PREVIO ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD O SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad PRECISION TRADING CORP., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 23446 de 30 de abril de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC, se deniegue la solicitud de cancelación parcial por no uso del certificado de registro núm. 139379 de la marca nominativa “PRECISION”, para productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se mantenga la cobertura otorgada en el acto, que concedió su registro como marca para todos los productos de la citada clase. 3ª. Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 139379 de la marca nominativa “PRECISION”, con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad

Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el día 30 de abril de 1999, la sociedad DELL COMPUTER CORPORATION solicitó el registro como marca del signo “DELL PRECISION” (nominativo), para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agregó que contra dicha solicitud formuló oposición, aduciendo la titularidad del registro anterior de la marca “PRECISION” (nominativa), para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Indicó que el 27 de septiembre de 1999 la sociedad DELL COMPUTER CORPORATION solicitó la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 139379, correspondiente a dicha marca. 4º: Señaló que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución núm. 06366 de 28 de febrero de 2003, canceló parcialmente por no uso el citado certificado de la marca “PRECISION” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: Adujó que la sociedad DELL COMPUTER CORPORATION, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la resolución mencionada. 6º: Anotó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución núm. 14018 de 28 de junio de 2004, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la resolución recurrida y, en

consecuencia, denegó la cancelación de la marca "PRECISION" (nominativa), Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 7º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación mediante la Resolución núm. 23446 de 30 de abril de 2010, revocó la Resolución núm. 14018 de 28 de junio de 2004 y canceló parcialmente el certificado de registro núm. 139379, correspondiente a la marca “PRECISION” (mixta), en el sentido de excluir de la cobertura, los siguientes productos: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores […]”, de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la Resolución acusada, violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, al estimar que procedía la cancelación parcial del registro de la marca “PRECISION” (nominativa), a pesar de que la documentación aportada demostraba que la marca fue verdaderamente usada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la demanda de cancelación

por no uso. Alegó que se violaron los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, los cuales contienen los parámetros que necesariamente deben concurrir para que la SIC pueda entender que una marca se encuentra en uso, a saber: 1. Que los productos o servicios, que debe distinguir la marca, hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en él; 2. Que tal colocación o disponibilidad en el mercado de productos o servicios, sea en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, según la naturaleza de los productos; y 3. Que tal colocación o disponibilidad en el mercado de productos o servicios, sea en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, según las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Adujo que dichas disposiciones pretenden que el derecho sobre la marca se mantenga, siempre que se pruebe, dentro del término previsto para el efecto, que hubo un uso efectivo y real de la marca registrada. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Indicó que al momento de apreciar si una marca registrada ha sido objeto de uso efectivo y real, debe tenerse en cuenta tanto la naturaleza de los bienes y servicios como las circunstancias en que son comercializados. Anotó que es indispensable que quien vaya a determinar si una marca ha sido usada real y efectivamente, al momento de cuantificar y examinar las ventas, conjugue los actos de comercialización con dos factores esenciales: i) la naturaleza y las características de los productos identificados con la marca y ii) las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, lo cual incluye, desde luego, tener en cuenta la dimensión de la empresa titular de la

marca, para ponderar la cantidad de ventas efectuadas frente al primer factor, esto es, la naturaleza y características de los productos identificados con la marca.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que si bien es cierto que las pruebas aportadas en el caso en debate demostraron el uso de algunos productos, también lo es que resulta evidente que tal demostración no se hizo extensiva para evitar la cancelación respecto de “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes”. Recordó que de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, siendo admisibles las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con el signo en disputa, entre otros. Expresó que la sociedad actora no probó dentro del proceso administrativo el uso real y efectivo de la marca “DELL PRECISION” (sic) para distinguir productos dentro de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional; en consecuencia, la tarifa probatoria aportada no logró la convicción necesaria de la existencia en el mercado de productos distinguidos con esa marca, ni tampoco inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente. II.2. La sociedad DELL COMPUTER CORPORATION, tercero con interés directo

en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Manifestó que el inciso 3º del artículo 165 de la Decisión 486 aclara que cuando no se pruebe el uso para algunos de los productos que cubre el registro, esos mismos productos pueden ser eliminados del registro como consecuencia de una cancelación parcial. Que en el caso en cuestión la sociedad actora no probó el uso de su marca para distinguir computadores, por lo cual la SIC procedió, tal y como es su obligación legal, a excluir ese producto de la cobertura del registro. Señaló que en la resolución acusada la SIC decidió llevar más allá la limitación de la marca “PRECISION”, pues consideró que no se podía extender la cobertura por conexidad en aquellos productos respecto a los cuales hubiera una relación lejana. Así, determinó que debían excluirse del registro los “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores […]”, de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Expresó que la cancelación parcial era procedente porque la demandante solo probó el uso para algunos pocos productos, por lo que no puede pretender, en esta instancia, obviar ese hecho y conseguir una cobertura más amplia, a partir de relaciones de conexidad inexistentes o muy lejanas con los productos que en realidad utiliza. Adujo que la SIC no violó el artículo 165 de la Decisión 486, dado que la

resolución acusada se ajustó a la normativa aplicable y consultó los criterios jurisprudenciales pertinentes. Alegó que no se puede afirmar que la SIC omitió el deber de analizar de manera cuidadosa las pruebas de uso presentadas; y que la actora no puede pretender que se reconozca una relación de conexidad inexistente entre productos con el fin de que se mantenga una cobertura para productos que no están siendo utilizados. Que, por lo precedente, la validez del acto demandado debe mantenerse. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa2, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto administrativo demandado. Señaló que fue acertado el estudio realizado por la SIC, del que concluyó que, ante la falta de prueba de uso de todos los productos amparados por el registro, debía la resolución recurrida ordenar la limitación de los productos frente a los cuales no se hubiese probado dicho uso y que para ello debió analizar su identidad o similitud de manera que corresponda a una misma naturaleza y finalidad. Que, además, encontró que los aparatos de reproducción de audio e imagen no comparten con los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,

eléctricos, de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores relaciones estrechas de conexión, 2 El señor Consejero de Estado, doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, en escrito visible a folios 241 a 242 del expediente, manifestó que se declaraba impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto fungió como Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y en dicha calidad rindió concepto, impedimento que le fue aceptado a través de proveído de 7 de marzo de 2017, razón por la que se le separó del conocimiento del mismo (folio 243). en la medida en que cada uno de estos productos presentan un consumidor especializado, “al conformar el utillaje de determinadas profesiones u oficios que se valen de aparatos e instrumentos propios de cada ramo o, en el caso de extintores o calculadoras están destinados a satisfacción de necesidades totalmente distintas”. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos

por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “PRECISIÓN” (mixta) fue realizada el 27 de septiembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

2. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Cuando no se esté usando una marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, puede ordenar una reducción a la lista de productos o servicios que protege la misma, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca 3 Proceso 36-IP-2013. no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto

de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada.

3. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 23446 de 30 de abril de 2010, canceló parcialmente el registro, por no uso, la marca “PRECISION” (nominativa), registrada con el certificado núm. 139379, a nombre de la sociedad PRECISION TRADING CORP., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas

registradoras, máquinas de calcular y extintores [...]”. En consecuencia de lo anterior, estableció que dicha marca, distinguirá exclusivamente los siguientes productos de la citada Clase 9ª: “[…] aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) […]”. Al respecto, la demandante alegó que no procede la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca “PRECISION” (nominativa), porque existe documentación que demuestra que la marca fue verdaderamente usada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la demanda de cancelación por no uso. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos allegados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “PRECISION” fue presentada el 27 de septiembre de 1999, en vigencia de dicha normativa. Para el efecto, expresó: “[…] El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “PRECISIÓN” (mixta), fue presentada el 27 de septiembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado

de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable al presente caso, es decir, los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser los pertinentes [...]”. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación parcial de la marca “PRECISION” para la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 344 “[…] Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. “Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la

marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. “Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. […]

DECISIÓN 486

[…] DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. […]”. Ahora, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer

si es procedente la cancelación parcial y si la sociedad PRECISION TRADING CORP. demostró o no el uso de la marca “PRECISION” (nominativa), para distinguir “[…]aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores [...]”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación4, es del caso antes abordar acerca del alcance de la cancelación parcial de la marca en la Decisión 344. Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] El artículo 108 atribuye competencia a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca y establece los motivos con arreglo a los cuales procede dicha cancelación, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración. Asimismo, el artículo 108 de la Decisión 344 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no

usada”. En este orden, este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder adelantar dicho trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser 4 La solicitud de cancelación de la marca “PRECISION” fue presentada el 27 de septiembre de 1999 por la sociedad DELL COMPUTERS CORPORATION. evaluado por la Oficina Nacional Competente5. Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".6 Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a