CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00448-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO – Entre la marca notoria y registrada en el exterior de la sociedad Munich SL y el signo MUNICH registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO – Nulidad respecto del signo mixto MUNICH para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe / COMPETENCIA DESLEAL – En registro de la marca mixta MUNICH En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanny García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia. En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanny García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. El anterior examen, permite concluir a la Sala que al demostrarse la competencia desleal y la mala fe por parte del señor Giovanny

García Ríos, se configuró la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, siendo innecesario el estudio de los cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Alcance / PRINCIPIO DE

TERRITORIALIDAD MARCARIA – Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO – Prevalencia / MARCA NOTORIA – Debe probarse tal circunstancia en uno de los países de la Comunidad Andina [E]l Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos. En cuanto a la marca notoria, la Sala recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los países miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se

debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte del señor Giovanny García, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Munich S.L. pueden catalogarse como notorias en los países miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe. Al respecto y de la revisión del plenario, no se encuentra elemento alguno del cual se pueda concluir que los títulos de propiedad industrial de la sociedad Munich S.L. 2

Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L gozan de notoriedad en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en los términos antes señalados. La Sala recuerda que no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos. En efecto, la Sala advierte que en el plenario no se encuentra información ni tampoco los documentos de los que se pueda concluir la notoriedad de la marca en debate en la Comunidad Andina, esto es, no se demostró el grado de conocimiento que se tiene del mismo en los miembros del sector pertinente, además tampoco se probó la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, las cifras de venta y de ingresos de la empresa titular, entre otros. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina y

que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo. MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección En cuanto a las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida, precisó que “uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido”. […] De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224, según el Tribunal de Justicia, debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), […] En este contexto, no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, sino que es por razón de la aplicación del principio básico de la buena fe, que no se toleran situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado o que afecten la lealtad comercial, esto es, una actuación que comporte actuaciones de competencia desleal. 3

Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Inaplicación frente a marcas notorias / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA - Inaplicación frente a marcas notorias / MARCAS NOTORIAS - Rompen ipso facto los principios de territorialidad y especialidad marcaria En coherencia con lo anterior, la Sala estima procedente analizar el principio de territorialidad en materia marcaria, teniendo en cuenta que la sociedad Munich S.L., demandó la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en los registros marcarios efectuados en España, Estados Unidos y en otros países. […] la Sala encuentra que la marca notoria rompe el principio de especialidad; lo cual implica que en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se deberá establecer el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. Cabe resaltar que un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen ese carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, debe advertirse que la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 16 LITERAL B / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 2 / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 BIS / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00448-00

Actor: MUNICH S.L

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –PRIMACÍA

DEL DERECHO COMUNITARIO – NOTORIEDAD MARCARIA – PRINCIPIO DE

TERRITORIALIDAD – PROTECCIÓN DE REGISTROS EXTRACOMUNITARIOS

POR EVENTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE. MARCA EN

CONFLICTO MUNICH (MIXTO) ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Munich S.L. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la

cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Munich (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Giovanny García Ríos.

I-. ANTECEDENTES

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Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Munich S.L. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca MUNICH (mixta), la cual fue tramitada bajo expediente 09-112269, y le fue concedido el certificado de registro 400237, marca que identifica productos de la clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza (vestido, calzado y sombrerería). 2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del

certificado de registro número 400237, asignado a la marca MUNICH (mixta), en clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial 6

Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del

Código Contencioso Administrativo […]”. I.2. Los hechos Manifestó que el señor Giovanny García Ríos solicitó el 9 de octubre de 2009 el registro como marca del signo mixto MUNICH, para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Recordó que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 611 de 31 de diciembre de 2009, no se presentaron oposiciones. Señaló que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, resolvió conceder el registro solicitado, para lo cual expidió el certificado 400237. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición del acto acusado, quebrantó los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de

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Actor: MUNICH S.L 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7º y 16 literal b) de la Convención de Washington de 1929, y 2º, 6º Bis y 8º del Convenio de París.

Al respecto, señaló que la marca solicitada MUNICH (mixta) a nombre del señor Giovanny García Ríos, estaba previamente registrada en diversos países, tales como España, Argelia, Estados Unidos, México, Marruecos, Rusia, Brasil y Japón. Recordó que el registro de la marca fue solicitado por primera vez en España en el año de 1978 y concedido en el mismo año a través del registro 0.845.039, y que el nombre comercial Munich S.L. se comenzó a usar desde 1964, hechos anteriores a la solicitud de registro de la marca mixta MUNICH en Colombia. Sostuvo que la marca es notoriamente conocida1, además que tiene importante prestigio dentro del mercado de calzado en el mundo al ser un signo líder en el sector deportivo, “[…] ya que cualquier persona que vea unos zapatos para jugar fútbol con las dos bandas cruzadas dentro de la flor de cuatro pétalos pensará inmediatamente en el signo MUNICH […]”. 1 Recordó que la marca fue declarada notoria en España en noviembre de 2009. 8

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Actor: MUNICH S.L Expresó que se ha venido usando su marca MUNICH y derivadas, como también su nombre comercial MUNICH S.L., para identificar productos comprendidos en las clases 18, 25 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Anotó que el signo registrado en Colombia constituye una reproducción e imitación del signo distintivo registrados en otros países, por lo que se quebrantó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Argumentó que se están aprovechando injustamente de la reputación ajena y que la solicitud de registro se realizó de mala fe, en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 ibídem. En efecto, advirtió que el solicitante de mala fe pretende aprovecharse del prestigio de la marca MUNICH, lo cual se demuestra en cuanto a que el día 9 de septiembre de 2009, el señor Giovanny García Ríos se comunicó con la sociedad MUNICH S.L. por medio de correo electrónico, con el fin de solicitar información referente a la importación de zapatos de la marca MUNICH hacia Colombia, “[…] debido a que según él estos zapatos gustan mucho en Bogotá y, por lo tanto, propone poder fabricarlos en Colombia, para poder comercializarlos a un costo más económico […]”. Aunado a lo anterior, señaló que el señor Giovanny García Ríos realizó en varias oportunidades la compra de zapatos de la marca MUNICH S.L. a través de la página de la sociedad. 9

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Actor: MUNICH S.L Advirtió que el día 29 de julio de 2010, la sociedad Munich S.L. envió carta de reclamo por correo certificado a través de apoderado al domicilio del señor

Giovanny García Ríos en Bogotá D.C., para que se abstuvieran utilizar el signo distintivo. Indicó que la imitación exacta, contacto y compras previas, así como la solicitud de

registro de una marca previamente registrada en otros países, “[…] demuestra claramente la intención del señor Giovanny García Ríos de apropiarse de algo que no le pertenece, que es de propiedad de un tercero, engañando al consumidor y afectando los legítimos intereses de la sociedad Munich S.L. […]”. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló la excepción de caducidad del medio de control incoado, para lo cual señaló que la acción procedente para atacar el acto administrativo acusado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA. Advirtió que este tipo de acciones deben ser incoadas dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo acusado, esto es, 10

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Actor: MUNICH S.L la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, de conformidad con el numeral 2º del artículo 136 ibídem.

Al respecto, recordó que el referido acto administrativo fue notificado mediante fijación en el listado de la entidad entre los días 21 de abril y 4 de mayo de 2010, quedando ejecutoriada el día 5 de mayo, sin embargo la demanda no fue presentada sino hasta el 27 de septiembre de 2010, más de veinte (20) días después de lo dispuesto para tal fin, lo que permite concluir que la misma se

encuentra caducada. Por otra parte y en cuanto al fondo de la controversia, el representante judicial expresó que el acto administrativo acusado y expedido en la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Indicó que es evidente que la marca MUNICH (mixta) en el momento que solicitó el registro, obedecía a las prescripciones señaladas por la Decisión de la Comunidad Andina y desarrolladas por el Tribunal de Justicia del mismo, razón por la cual esa entidad procedió conforme a derecho a otorgar el registro en comento. Argumentó que no puede pretender el demandante que esa entidad le salvaguardara un derecho que considera propio, máxime cuando a la fecha de la 11

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Actor: MUNICH S.L solicitud, no se encontraban en los registros de la entidad, una marca que le fuera idéntica o semejante, para establecer su existencia.

II.2. Intervención de Giovanny García Ríos El apoderado judicial manifestó que las marcas MUNICH de la sociedad Munich S.L. no son notoriamente conocidas en los términos de las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, puso de presente que ninguno de los elementos probatorios aportados al plenario demuestran la mencionada notoriedad y que el derecho comunitario andino prevalece sobre los tratados internacionales, por lo que los argumentos del demandante soportados en dichos instrumentos no tienen asidero jurídico. Resaltó que el señor Giovanny García Ríos no tenía conocimiento del uso de la marca en ninguno de los países miembros de la Convención de Washington.

Finalmente, argumentó que la sociedad demandante tiene su domicilio principal en España y que no aportó ninguna prueba que indicara la existencia de un establecimiento fabril o comercial a su nombre en ninguno de los Estados miembros, por lo tanto no es posible que sea cobijado con las normas relativas a protección marcaria, contenidas en la convención. 12

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Actor: MUNICH S.L En conclusión, manifestó que quedó demostrado que no hay mala fe en los registros obtenidos, pues nunca existió una relación de distribución o algo semejante con la sociedad demandante que permita indicar lo contrario.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 87-IP-2013 de fecha 20 de septiembre de 2013 (fls. 2013 a 2036. Cdno. 1) en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular el literal h) del artículo 136 y de oficio los articulo 134 literal a), b) y g), 136 literales a) y b), 137, 150, 172, 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho

Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros,

prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. 13

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Actor: MUNICH S.L SEGUNDO: Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto,

como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria que goza de prevalencia sobre la norma nacional.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

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Actor: MUNICH S.L La corte consultante deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

QUINTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto MUNICH fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial MUNICH S.L. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así

determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO: La corte consultante aplicando los parámetros determinados en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MUNICH.

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Actor: MUNICH S.L SÉPTIMO: La corte consultante aplicando los parámetros determinados en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto MUNICH y el figurativo de una flor de cuatro pétalos.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al

adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la 16

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Actor: MUNICH S.L norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos

que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 17

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Actor: MUNICH S.L No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:  La competencia desleal de conformidad con lo previsto en los artículos 137 y 225 de la Decisión 486 . La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: - Posible práctica deshonesta: la solicitud de registro del signo mixto MUNICH. - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena .  La nulidad de un registro marcario de mala fe . 18

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Actor: MUNICH S.L NOVENO: El Tribunal advierte que el solicitante de un registro marcario no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene

dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que si conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios (negrillas y subrayado fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 1 de noviembre de 2013 (fl. 218. Cdno. Ppal), se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio, el tercero interviniente y el demandante, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público no se pronunció.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Actor: MUNICH S.L V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Munich S.L. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Munich (mixta) para distinguir

productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Giovanny García Ríos. La parte actora señaló que el acto administrativo acusados es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7º y 16 literal b) de la Convención de Washington de 1929, y 2º, 6º Bis y 8º del Convenio de París. Previamente a realizar el estudio de fondo del acto acusado, la Sa