CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00449-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo figurativo para distinguir “vestido, calzado y sombrerería” productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas y figurativas notorias de la sociedad Munich SL / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / REGISTRO MARCARIO – Nulidad respecto del signo figurativo para distinguir “vestido, calzado y sombrerería” productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe / COMPETENCIA DESLEAL – En registro de la marca figurativa para distinguir “vestido, calzado y sombrerería” productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a sociedad MUNICH S.L. es titular de distintas marcas mixtas y figurativas, en las que se encuentra como denominador común un elemento gráfico característico consistente en dos bandas cruzadas, en algunos dentro de una flor de cuatro pétalos, las cuales están registradas, entre otras clases, en la clases 25 del Nomenclátor Internacional, en varios países del mundo, y no existe prueba allegada al proceso de que aquellas aparezcan registradas en Colombia o en otro país de la Comunidad Andina. […] Del examen de las marcas en conflicto en su conjunto, resulta evidente una gran similitud entre ellas, pues comparados desde el punto de vista visual, los signos tienen la misma repercusión sensorial respecto del consumidor medio, lo cual deriva en un claro riesgo de confusión entre los

signos. En efecto, la marca censurada corresponde a una gráfica de dos bandas cruzadas al interior de una flor de cuatro pétalos, que representan el símbolo de una X dentro de ésta, figura que, en esencia, es muy similar a la que aparece en las marcas mixtas y figurativas de la sociedad demandante configuradas de esa misma forma. Igualmente la X formada por el cruce de dos bandas es idéntica a la que aparece en la parte lateral de la figura de un zapato. Además de lo anterior, debe destacarse que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular calzado deportivo. En este contexto, la Sala seguirá entonces con el examen sobre si en el presente asunto existió una conducta que se catalogue como competencia desleal. […] [E]l señor Giovanny García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca FIGURATIVA hoy cuestionada (9 de octubre de 2009), tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L. y de sus características, entre ellas de la marca que los identifica, al punto que manifestó su interés de fabricarlos en Colombia. Las anteriores actuaciones (compra, recepción de productos identificados con las marcas FIGURATIVAS de MUNICH S.L. y propuesta de fabricación y comercialización de los mismos) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor García Ríos, al registrar la marca FIGURATIVA censurada, tuvo como propósito aprovecharse del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L, pues, como él mismo lo admite en su comunicación, tenía conocimiento del reconocimiento de los

productos de la demandante. Este acto, para la Sala, es constitutivo de una práctica de competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo empresarial ajeno. […] En el anterior contexto, al demostrarse la competencia desleal y la mala fe en este asunto por parte del señor Gracia Ríos, se configura la causal de irregistrabilidad del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual la Sala declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro concedido, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído, sin que sea necesario el estudio de los demás cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929. MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección En relación con las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida en este proceso, precisó que “[…] mediante la Decisión 486 se estableció un claro ámbito de protección para los signos notoriamente conocidos”, y que “a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486 suprimió la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad”. Así mismo, se agregó por el Tribunal que, bajo el régimen contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la CAN. […] En este contexto, según se deriva de lo señalado por el Tribunal, aunque en principio el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen por sí solo no puede impedir

el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ello sí ocurre si existe un eventual acto de competencia desleal o el ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, con el fin de aprovecharse del esfuerzo empresarial ajeno. De esta forma, entonces, la protección de los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios puede lograrse vinculándolos a las figuras de protección de la propiedad industrial relativas a la competencia desleal y a la mala fe en la obtención de registros marcarios. Sobre tales figuras igualmente se refirió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que rindió en este proceso. APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO – Prevalencia La sociedad MUNICH S.L. considera que el acto acusado es violatorio del artículo 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; los artículos 2, 6 Bis, 6 Quinquies y 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16 (b) y 17 de la Convención de General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington de 1929; y los artículos 18-01 y 18-09 del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia y México. En la contestación de la demanda, el apoderado judicial de Giovanny García Ríos, tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que el Derecho

Comunitario prevalece sobre los tratados internacionales, y que en este asunto no son aplicables las disposiciones que de estos fueron invocadas, al no cumplirse los supuestos previstos en ellas. Sobre el particular, la Sala estima pertinente precisar, con arreglo a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, que el ordenamiento jurídico comunitario andino tiene prevalencia sobre las normas de derecho internacional, de forma tal que las normas que integran dicho ordenamiento deberán aplicarse preferentemente al decidir la controversia sobre la legalidad de un registro marcario.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136

LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-0324-000-2010-00449-00

Actor: MUNICH S.L

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD

TEMA: REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad MUNICH S.L. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina contra la Resolución número 18491 de 12 de abril de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), mediante la cual se concedió el registro de una MARCA FIGURATIVA para distinguir “vestido, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Giovanny García Ríos.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad MUNICH S.L, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones 2.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 18491 de fecha 12 de abril de 2010, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca FIGURATIVA, la cual fue tramitada bajo el expediente No. 09-112267, y le fue concedido el certificado de registro

No. 400236, marca que identifica productos de la clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza (Vestido, calzado y sombrerería); 2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 400236, asignado a la marca FIGURATIVA, en clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y 2.5. Que se condene en costas a la parte demandada.”1 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos de la demanda se aducen los siguientes: La sociedad MUNICH, S.L. alrededor del año 1964 introdujo en las líneas de calzado que fabrica dos bandas cruzadas en la parte lateral de los zapatos, símbolo que con el tiempo se posicionó como signo para identificar el origen empresarial de los mismos. Al respecto, citó las marcas mixtas y/o figurativas que solicitó y/o le fueron concedidas por parte de la Oficina Española de Patentes y

Marcas2, la Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI3, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial4, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos5 –USPTO-, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial –IMPI6, la Oficina 1 Folios 1563 y 1564 del expediente. 2 Esta Oficina concedió el registro de las siguientes marcas: el 5 de diciembre de 1978, la marca MUNICH SL (mixta), en la Clase 25 Internacional; el 6 de abril de 1992, las marcas FIGURATIVAS, consistentes en las dos bandas cruzadas dentro de una flor de cuatro pétalos en posición vertical, en las Clases 18, 25 y 28 Internacional; el 5 de julio de 1992, las marcas FIGURATIVAS, consistentes en las dos bandas cruzadas incluidas en la parte lateral de un zapato, en las Clases 18, 25 y 28 Internacional; y el 5 de noviembre de 1993, la marca MUNICH ACTIV (mixta), en la Clase 25 Internacional. 3 Esta Oficina concedió en el año 2004 el registro de las siguientes marcas: la marca MUNICH (mixta), en las Clases 18, 25 y 28; una marca FIGURATIVA, en la Clase 25; y la marca X (mixta) en las Clases 18, 25 y 28. 4 Ante este Instituto solicitó el 4 de enero de 2006 registro de la marca MUNICH (mixta), en la Clase 25 Internacional. de Marcas de Japón7, y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil8. Y agregó, que el 13 de noviembre de 2009 la Oficina Española de Patentes y Marcas declaró la notoriedad en España de las marcas FIGURATIVAS de

MUNICH S.L.

El 16 de julio de 2009 el señor Giovanny García Ríos realizó una compra a través de Internet, en el portal http://munichshop.net. de propiedad de la sociedad MUNICH S.L., de un par de zapatos identificados con la marca MUNICH, referencia 1x400821 CONTINENTAL, talla 42, modelo MUNICH CONTI, por un valor de 140.25€, para que fueran enviados a su domicilio en Bogotá, a la dirección Calle 17 sur No. 24a-49, barrio Restrepo. Ese mismo día, a través del mencionado medio electrónico, el señor García Ríos se comunicó con la sociedad MUNICH S.L. con el fin de solicitar información referente a la importación de zapatos identificados con la marca MUNICH hacía Colombia, debido a que, según él, estos zapatos gustan mucho en Bogotá, por lo que le propuso fabricarlos en Colombia y comercializarlos a un costo más económico. A su vez, confirmó haber recibido un par de zapatos fabricados por la sociedad MUNICH S.L. El 9 de septiembre de 2009 la señora Rosa Bernal, empleada del Departamento de Exportaciones de la sociedad MUNICH S.L., da respuesta al correo inicialmente enviado y le manifiesta al señor García Ríos que: (i) la estructura comercial para la venta de los zapatos MUNICH no está desarrollada en Colombia y tampoco cuentan con agentes comerciales que abran mercado en el país; (ii) existe un interés de la sociedad MUNICH S.L. por encontrar un distribuidor que tenga la capacidad económica para implantar la plataforma de distribución de los

zapatos que se fabrican y comercializan bajo las marcas MUNICH y FIGURATIVAS, y (iii) el señor García Ríos no tiene la capacidad para ser ese 5 Esta Oficina concedió el 7 de febrero de 2006 el registro de las marcas FIGURATIVAS consistentes en las dos bandas cruzadas dentro una flor de cuatro pétalos en posición vertical, en las Clases 18, 25 y 28. 6 Este Instituto concedió el registro de las siguientes marcas: el 14 de julio de 2006, la marca FIGURATIVA, consistente en las dos bandas cruzadas incluidas en la parte lateral de un zapato, en la Clase 25 Internacional; el 23 de julio de 2006, la marca X (mixta), en la Clase 25; y el 31 de julio de 2006, la MARCA MXNICH (mixta), en la Clase 25. 7 Esta Oficina concedió el 1º de septiembre de 2006 EL registro de la marca FIGURATIVA, consistente en las dos bandas cruzadas dentro de una flor de cuatro pétalos en posición vertical, en las Clases 25 y 28 Internacional. 8 Este Instituto concedió el 26 de febrero de 2008 el registro de la marca MUNICH (mixta), en la Clase 18 Internacional. distribuidor, salvo que realice una inversión muy costosa para poder actuar como tal. El 9 de octubre de 2009, el señor Giovanny García Ríos, a través de apoderado, solicitó ante la SIC el registro de la marca FIGURATIVA (según modelo adjunto) y de la marca MUNICH (mixta), para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitudes que se tramitaron bajo los

expedientes números 09-112269 y 09-112267, respectivamente, y se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 611 de 31 de diciembre de 2009. Al no presentarse oposición por parte de terceros, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las Resoluciones números 18491 y 18492 de 12 de abril de 2010, respectivamente, concedió el registro de la marca FIGURATIVA y de la marca MUNICH (mixta) en Clase 25 Internacional a favor del señor Giovanny García Ríos, otorgando a la primera el certificado número 400236, y la segunda el número 400237. Las citadas resoluciones quedaron en firme y ejecutoriadas el día 5 de mayo de 2010. El día 15 de abril de 2010, el señor García Ríos, a través de apoderado, solicitó ante la SIC el registro de las marcas MUNICH (mixta) y X (mixta), para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitudes que, en su orden, se tramitaron bajo los expedientes números 10-43905 y 1043908, y se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 617 de 18 de junio de 2010. Publicado el extracto de las solicitudes de las marcas MUNICH (mixta) y X (mixta), en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la sociedad MUNICH S.L. presentó oposición a las mismas con fundamento en el registro previo de las marcas MUNICH y X en varios países miembros de la Convención de París de

1886, la Convención Interamericana de Washington de 1929 y el Capítulo de Propiedad intelectual del Tratado G3 celebrado entre México, Venezuela y Colombia. El 27 de julio de 2010, el señor García Ríos realizó una nueva compra a través de Internet, en el portal http://munichshop.net., de propiedad de la sociedad MUNICH S.L., de un par de zapatos identificados con la marca MUNICH y FIGURATIVAS, referencia 1x320513 MUNDIAL T, talla 41, modelo MUNICH MUNDI, por un valor de 102.75€, para que fueran enviados a su domicilio en Bogotá, a la dirección Calle 17 sur No. 24ª-49. El día 29 de julio de 2010 la sociedad MUNICH S.L., a través de apoderado, envió por correo certificado carta de reclamo al domicilio del señor Giovanny García Ríos en Bogotá D.C., titular de mala fe en Colombia de las marcas MUNICH (mixta) y FIGURATIVA en clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, con miras a que se abstuviera de utilizar la marca MUNICH en los zapatos que fabrica. A la fecha, el señor García Ríos no ha dado respuesta a la citada comunicación, de lo que se infiere que no tiene interés alguno en dejar de usar los registros márcarios obtenidos de mala fe. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de las siguientes disposiciones: artículo 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 2, 6 Bis, 6 Quinquies y 8

del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16 (b) y 17 de la Convención de General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington de 1929; y artículos 18-01 y 18-09 del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia y México. Al respecto, expuso el siguiente concepto de violación: 1.3.1. Violación directa de la ley por falta de aplicación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000. Señaló que la Resolución número 18491 de 12 de abril de 2010 vulneró esta disposición en cuanto que desconoció que la marca FIGURATIVA solicitada por Giovanny García Ríos era una marca previamente registrada en diversos países, tales como España, Argelia, Estados Unidos, México, Marruecos, Rusia, Brasil, Japón y países de la Unión Europea (marca comunitaria), y fue declarada su notoriedad en España, lo que afecta los intereses de la sociedad MUNICH S.L., puesto que la marca concedida en Colombia es idéntica y confundiblemente similar con sus marcas prioritarias y mundialmente conocidas, más aún si se tiene en cuenta que estos signos identifican los mismos productos pertenecientes a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (calzado). Indicó que el nombre comercial MUNICH S.L. se comenzó a usar desde el año de 1964, cuando se adoptó para identificar sus productos especializados en zapatería y calzado deportivo, y que la marca MUNICH fue solicitada por primera vez en España en el año de 1978, hechos éstos anteriores a la solicitud del registro de la

misma marca FIGURATIVA por parte del señor Giovanny García, con quien la demandante no tiene ninguna relación. Precisó que las pruebas allegadas con la demanda acreditan que es titular de los registros marcarios previos en diversos países del mundo, a los cuales la norma comunitaria y los diversos tratados internacionales sujetos a reciprocidad por parte del Estado colombiano en materia de propiedad industrial le otorgan un mejor derecho frente a la marca FIGURATIVA solicitada y concedida en Colombia. Y agregó, que ha venido usando su marca MUNICH, las marcas FIGURATIVAS y sus derivadas, e igualmente su nombre comercial MUNICH S.L. para identificar productos comprendidos en Clases 18, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza en diversos países miembros de la Convención de París, de la Convención de Washington de 1929 y del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México - G3. Estimó que sus derechos se verían seriamente afectados en caso de admitirse la vigencia del certificado de registro concedido a la marca FIGURATIVA cuestionada, pues al resultar idéntica a las marcas registradas por la firma MUNICH S.L. en varios países del mundo para distinguir los mismos productos, se estaría permitiendo de manera indiscriminada que un tercero, sin la previa y expresa autorización respectiva, obtuviese una ventaja competitiva y un aprovechamiento de la reputación ajena, gracias al previo e importante prestigio de la demandante logrado dentro del mercado del calzado en el mundo9. Afirmó que al revisar distintos sitios web en los que se refieren el nombre comercial, las marcas, y los productos fabricados por la demandante10, se

evidencia el prestigio, buen nombre, reconocimiento y posicionamiento real, serio y efectivo que la marca tiene dentro del sector del calzado deportivo a nivel mundial, lo que demuestra el impacto y notoriedad de las marcas de la sociedad 9 Al respecto en la demanda se hace un relato acerca de la antigüedad, desarrollo y crecimiento de la sociedad MUNICH S.L., así como de sus marcas. 10 Relaciona los siguientes: http://www.munich.es; http://www.munich.sports.com; http://www.munichMer.cat; http://www.MunichShpt.net; http://www.vimeo.com; http://www.munichmyway.com; http://www.twiter.com/munichsports; http://www. faccebook.com/MUNICHSport#MUNICHSports?v=wall. Solicita otorgarle plena validez jurídica a las imágenes de los sitios web referidos, de conformidad con el principio de equivalencia funcional establecido en la Ley 527 de 1999. MUNICH S.L en el mercado global. En ese orden, cualquier consumidor que vea unos zapatos deportivos o zapatos para jugar fútbol con la marca MUNICH o las dos bandas cruzadas dentro de una flor de cuatro pétalos, productos identificados en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pensará inmediatamente en el signo MUNICH o en la flor de cuatro pétalos de la demandante y los asociará como un producto fabricado por ésta, más aun si se tiene en cuenta que ciertas marcas FIGURATIVAS suyas11 han sido declaradas notorias en España en el mes de noviembre de 2009. 1.3.2. Violación del artículo 7 y del literal b) del artículo 16 de la Convención de

Washington de 1929. Apuntó que, conforme a los citados artículos de la Convención de Washington, el propietario de una marca y/o nombre comercial de un Estado Miembro, podrá oponerse al registro de otra marca, trayendo pruebas encaminadas a determinar: Que la marca se encuentra legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna; Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la protegida o susceptible de producir confusión o error; Que la persona que intenta registrar tenía conocimiento de la existencia y uso, en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca opositora; y Que la marca opositora se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase. Destacó que la marca FIGURATIVA, concedida a través de la Resolución 18491 del 12 de abril de 2010 en la Clase 25 Internacional, era irregistrable, al reunirse cada uno de los citados elementos, en razón a que: (i) La marca se encuentra legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna. En efecto, la demandante es titular de distintos registros de marca en el mundo, entre ellas, de las marcas MUNICH y FIGURATIVAS, en Clases 18, 25 y 28 Internacional, en tres de los países signatarios de la Convención Panamericana de Propiedad Industrial de 1928, como son Estados Unidos, Brasil y México. (ii) La marca solicitada a registro es sustancialmente igual a la protegida o es susceptible de producir confusión o error. En efecto, la marca FIGURATIVA 11 La flor de los cuatro pétalos con las dos bandas cruzadas en su interior.

resulta idéntica a las marcas registradas por la demandante en Estados Unidos, Brasil y México. (iii) La persona que intenta registrar tenía conocimiento de la existencia y uso, en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca solicitada o registrada. Lo anterior, por cuanto, como se refirió en los hechos de la demanda, el señor Giovanny García Ríos tenía conocimiento de la existencia previa de la marca FIGURATIVA, pues se comunicó meses antes de solicitar el registro de su marca en Colombia con la sociedad MUNICH S.L. y compró por internet un par de zapatos identificados con las marcas MUNICH (mixta) y FIGURATIVA. Además, debido al impacto y comercialización de la marca en diversos países del mundo, se puede afirmar que se trata de una marca notoriamente conocida en el mercado. (iv) La marca opositora se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase. En efecto, la marca FIGURATIVA concedida a través del acto acusado ampara los mismos productos que se identifican con las marcas prioritarias MUNICH y FIGURATIVAS de propiedad de la sociedad MUNICH S.L, los cuales están comprendidas en Clase 25 internacional, y ello significa que se utilizará en el mismo mercado en que se comercializan los productos de la demandante y, por lo tanto, que al público consumidor se le creará confusión directa, desde el punto de vista de los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que los zapatos deportivos que se distinguen con la marca MUNICH (mixta) o X (mixta) tienen el

mismo origen empresarial, es decir, la sociedad MUNICH S.L., y los adquirirá confiado en las calidades y cualidades de que gozan los productos realmente fabricados por esta sociedad. Adicionalmente, las marcas MUNICH (mixta) y FIGURATIVAS y el nombre comercial MUNICH S.L. se han estado usando por la demandante en forma suficiente y continua dentro del mercado de los Estados Unidos, Brasil y México, tal y como lo demuestra el informe de exportaciones y ventas aportado con la demanda. 1.3.3. Violación de los artículos 6 Bis y 8 del Convenio de París sobre Protección en Materia de Propiedad Industrial. Precisó que estas normas son perfectamente aplicables al caso concreto, toda vez que las marcas MUNICH y FIGURATIVAS y el nombre comercial MUNICH S.L. han sido empleadas para identificar productos (zapatos deportivos) comercializados durante más de cuarenta años en países miembros de la Unión, como lo es España, de manera que se trata de una marca notoria a la luz de este tratado internacional, del cual Colombia también es parte (Ley 170 de 1994). Ese carácter notorio fue declarado en un país de la Unión (España), gracias a la gran inversión y comercialización que ha realizado en la promoción y publicidad de los productos que se distinguen con las marcas MUNICH y FIGURATIVAS, principalmente en España, México, Brasil y Estados Unidos, entre otros, a través de diferentes medios de comunicación, tales como avisos en periódicos, revistas de circulación nacional e internacional, avisos en televisión, afiches, folletos, catálogos, sitios en internet, video juegos y demás medios publicitarios analógicos y digitales.

1.3.4. Violación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 Resaltó que, bajo los parámetros establecidos en el artículo 172 y en la letra d) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000, se considera que existe mala fe, entre otros múltiples eventos, cuando se dan los siguientes supuestos o hechos: (i) Cuando cualquier persona tiene conocimiento previo de la existencia de un signo distintivo que ha sido utilizado dentro del mercado por otro competidor, el cual ha obtenido un reconocimiento o prestigio debido a su ardua labor de posicionamiento, y decide aprovecharse indebidamente de ese prestigio registrando una marca similar o idéntica que le permita al infractor confundir al usuario o consumidor, y obtener un beneficio para sí con el trabajo de otro. Situación que comúnmente se presenta cuando existe un signo distintivo prestigioso en el extranjero, y muy hábilmente un tercero decide registrarlo como marca en cualquier otro país diferente, sin el previo y expreso consentimiento de su titular, obteniendo una ventaja competitiva que no hubiese podido tener si hubiese utilizado un signo totalmente novedoso. (ii) Cuando una persona tiene, o después de haber tenido algún nexo o relación comercial como representante, distribuidor o licenciatario con el titular de un signo distintivo utilizado o adquirido previamente, pretende registrarlo como marca sin autorización de su titular para ganar el posible lugar en el mercado que en principio no le correspondería. (iii) Cuando con el acto de registro de un signo distintivo se pretenda defraudar la ley, aprovechándose de forma consciente del prestigio y trabajo de otro competidor, o cuando con cualquier otra conducta se pretenda generar un

perjuicio o engaño. (iv) Cuando el titular del signo distintivo, bien sea a nivel nacional o en el extranjero, no hubiere dado su consentimiento a su representante, distribuidor o licenciatario para proceder con el registro del mismo, acto que le permitiría al infractor obtener un aprovechamiento o ventaja propia indebida. Afirmó que, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho hasta ahora expuestos, el registro de la marca FIGURATIVA en clase 25 fue obtenido de mala fe por parte del señor Giovanny García Ríos, por tres razones fundamentales: 1ª) Por el conocimiento previo de la existencia de los signos distintivos MUNICH (mixta), X (mixta) y FIGURATIVAS, usados por la sociedad MUNICH S.L en casi todo el mundo para identificar los zapatos d