CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00457-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto DILETTO CAFÉ y el nombre comercial y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Diferencias / USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Uso personal, constante, real y efectivo de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Protección de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto DILETTO CAFÉ para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Para la Sala el análisis conjunto de las pruebas documentales citadas permite señalar que éstas acreditan debidamente el uso real, efectivo y constante en el mercado tanto del nombre como de la enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO para distinguir productos de la Clase 30 Internacional por parte de la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO, tercero con interés directo en el proceso (opositora en la actuación administrativa), uso éste anterior al 26 de julio de 2008, fecha en la cual la demandante solicitó el registro como marca del signo mixto DILETTO CAFÉ para identificar productos de esa misma clase. En efecto, los documentos atrás referidos son indicativos que la señora OLAYA TRUJILLO se ha identificado en el ejercicio de su actividad comercial de producción y comercialización de productos alimenticios a través del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, denominación ésta que, como enseña comercial, también ha identificado su establecimiento de comercio. Con este nombre y enseña comercial es reconocida en el ámbito comercial por parte

de las personas con quien tiene negocios de esta naturaleza. […] En estas condiciones, es claro que la denominación PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO corresponde a un nombre y enseña comercial susceptible de protección, al haber sido usado de manera real, efectiva y constante en tal condición de signos distintivos y no como marca, como erróneamente lo considera la demandante, al parecer, porque en algunos de los documentos atrás citados terceras personas identificaron tal expresión como marca, circunstancia que, en modo alguno, puede modificar su naturaleza como un signo distintivo usado con el fin de distinguir la actividad económica ejercida por una persona y el establecimiento de comercio respectivo. Por consiguiente, el mencionado nombre y enseña comercia podría, en los términos, del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, impedir el registro de una marca, siempre que ésta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00457-00

Actor: DILETTO CAFÉ S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Referencia: ES IMPROCEDENTE EL REGISTRO DE LA MARCA DILETTO

CAFÉ POR SER CONFUNDIBLE CON EL NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO La Sala decide en única instancia la demanda1 interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. contra las resoluciones números 22163 de 30 de abril de 2009, 36466 de 22 de julio de 2009 y 41177 de 9 de agosto de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se negó el registro de la marca mixta DILETTO CAFE solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se

pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones: “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 22163 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos en el expediente administrativo No. 06-072928, la cual declaró fundada la demanda de oposición formulada por MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO y negó el registro de la marca mixta DILETTO CAFE solicitado (sic) por DILETTO CAFÉ S.A. (antes DILETTO CAFÉ LTDA.). 1 Folios 30 a 48 del cuaderno principal.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 36466 de fecha 22 de julio de 2009, proferida por la división de signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 22163 de fecha 30 de abril de 2009.

TERCERO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 41177 de fecha 9 de agosto de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 22163 de 2009.

TERCERO (sic): Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta DILETTO CAFE, solicitada para distinguir productos de la clase 30.

CUARTO: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTO: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación

en la Gaceta de Propiedad Industrial.” (Folios 31 y 32 del cuaderno principal) 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 26 de julio de 2006 la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. (antes DILETTO CAFÉ LTDA.) solicitó el registro de la marca mixta DILETTO, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó en el expediente administrativo No. 06-072928. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO formuló oposición a la misma, con base en el supuesto derecho prioritario sobre el nombre comercial

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 22163 de 30 de abril de 2009, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado. La sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta decisión. El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 36466 de 23 de julio de 2009, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación. Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución número 41177 de 9 de agosto de 2010, confirmando el acto impugnado.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación A juicio de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que, aunque en los actos acusados se hizo una amplia explicación de las reglas para la protección del nombre comercial, la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró apropiadamente las pruebas aportadas por la opositora, pues éstas no acreditan el uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, de tal suerte que éste no es oponible frente al eventual registro de una marca idéntica o similar. Destacó que para proteger un nombre comercial es necesario: (i) que exista un nombre comercial previamente usado; (ii) que se presente identidad entre tal nombre comercial y el signo posteriormente solicitado para registro; (iii) que el uso previo del nombre comercial haya sido continuo, real y efectivo en el comercio; y (iv) que la razón social, nombre, denominación o signo usado como nombre comercial se encuentre inscrito en algún registro comercial. Anotó que mediante las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió una protección especial a una marca usada y no registrada, lo que claramente infringe la Decisión 486, en cuanto que establece que el derecho de uso exclusivo sobre una marca se adquiere únicamente cuando ésta es debidamente registrada ante la Oficina Nacional Competente. Afirmó que para probar el uso previo continuo e ininterrumpido del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, la opositora MÓNICA MARÍA

OLAYA TRUJILLO aportó distintas pruebas documentales, y sobre ellas señaló lo siguiente:  Se adjuntaron aproximadamente diez (10) cartas emitidas por la señora OLAYA TRUJILLO a través de las cuales promociona sus productos “marca” DILETTO, sin embargo en algunas de ellas no aparece la constancia de la fecha de recibido ni del cargo de la persona que las recibe.  En las certificaciones emitidas por terceros se hace referencia a la señora OLAYA TRUJILLO pero no al establecimiento, empresa o empresario PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, tal y como se observa por ejemplo en la expedida por CARREFOUR, en la que aparece el NIT de aquella, quien está inscrita en la Cámara de Comercio como persona natural.  Las facturas, aunque hacen relación al signo DILETTO como “marca” de producto, aparecen proferidas por la señora OLAYA TRUJILLO.  Se anexaron los siguientes documentos legales: (i) el registro sanitario expedido por el INVIMA a la “marca” DILETTO en el que aparece como titular MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO; (ii) una comunicación de la entidad que asigna los códigos de barras dirigida a esta última, en la que le informa sobre la asignación del código al producto “marca” DILETTO; y (iii) el certificado de cámara de comercio de matrícula mercantil del establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO; este último, por sí solo, no prueba la existencia de tal establecimiento ni el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial DILETTO o PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DILETTO.

Adicionó que en la actividad comercial desplegada por la señora OLAYA TRUJILLO desde el año 2001 hasta el año 2007 siempre se identificó como persona natural, con matrícula número 27737301, la cual se encuentra actualmente cancelada; que mediante documento privado suscrito el 25 de mayo de 2007, registrado en la Cámara de Comercio de Medellín, se constituyó la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., de la cual es socia y subgerente la señora OLAYA TRUJILLO; que en el certificado de existencia y representación legal de esta sociedad aparece una anotación de la inscripción de un embargo sobre el establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, razón por la cual éste, como su enseña comercial de la misma denominación, se encuentran actualmente fuera del comercio; y que la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. desde el 8 de marzo de 2006 da uso del nombre comercial

DILETTO CAFÉ LTDA.

Estimó, a partir de lo antes expuesto, que no se probó el uso del signo PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO como nombre comercial, según lo previsto en la Decisión 486, y que, contrario a ello, lo que efectivamente se acreditó es que la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO ejerce actividad comercial, que estuvo inscrita como persona natural en la Cámara de Comercio desde el 2001 hasta el 2007, que como persona natural ejerció su actividad comercial hasta el año 2007, y que efectivamente dentro del desarrollo de su actividad comercial vendió productos identificados con la “marca” DILETTO.

Concluyó que no se valoraron adecuadamente las pruebas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues, primero, no tuvo en cuenta que en la documentación aportada como prueba del uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO aparece la señora MÓNICA MARÍA OLAYA como comerciante, y que es bajo su nombre y NIT que desarrolla la mayor parte de su actividad comercial; segundo, se equiparó el uso de la marca no registrada DILETTO con el uso de dicho signo como nombre comercial, concediéndole una protección más allá de la prevista por la ley, y tercero, sobre el certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO se encuentra inscrita actualmente una anotación de embargo.

2. Contestación de la demanda. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda2 y se opuso a las pretensiones de la parte actora, en consideración a que los actos acusados no vulneraron ninguna de las normas invocadas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En defensa de la legalidad de los actos acusados, señaló que los derechos sobre el nombre comercial surgen del “uso” que de éste haga su titular en el mercado, y que para para que el mismo sea oponible frente al registro de un signo como marca, deben reunirse dos condiciones: i) que quien alegue derechos previos sobre el nombre comercial debe probar dentro del trámite administrativo su uso personal, público, ostensible y continuo, y ii) que el signo cuyo registro se solicita como marca sea susceptible de inducir a error o confusión al público consumidor

con relación al nombre comercial invocado. 2 Folios 93 a 99 del cuaderno principal. Precisó que, contrario a lo señalado por la parte actora, la opositora, MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO, probó en su oportunidad y de forma suficiente el uso personal, público, ostensible y continuo que ha hecho en el mercado, por lo cual la Superintendencia, de conformidad con la normativa andina, procedió a realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado DILETTO CAFÉ (mixto) en relación con el nombre comercial de aquella, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, del cual concluyó que entre ambos signos se presenta el riesgo de confusión a que alude la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486; pues en ambos signos predomina la parte denominativa y en ésta la expresión susceptible de cotejo, esto es, la palabra DILETTO, es idéntica (las demás expresiones en los signos son descriptivas), además de que, entre los productos que los mismos distinguen, existe conexión competitiva. Consideró que no es cierto que la opositora no haya probado dentro del trámite administrativo el uso de su nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO ni que la Superintendencia haya realizado una indebida valoración del material probatorio aportado por aquella. Agregó, en ese orden, que la opositora, a efectos de corroborar el derecho que le asiste, arribó al plenario, entre otros, los siguientes documentos: i) material publicitario (papelería membreteada, empaques y etiquetas) donde consta el uso del nombre comercial PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DILETTO; ii) copia del registro sanitario expedido por el INVIMA para la comercialización de los productos que se distinguen con el signo DILETTO; iii) certificaciones comerciales expedidas por terceros, en las que consta que conocen y mantienen relaciones comerciales con la opositora como responsable de la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO; iv) comunicaciones de estudios y asignación de códigos EAN-UCC dirigidas a la opositora y/o a la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO; v) facturas de venta en las que aparece el volumen de ellas y se observa el membrete de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, y vi) CD donde consta el logotipo utilizado en la publicidad de los productos y el membrete PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DILETTO.

Concluyó, por consiguiente, que sí se probó en debida forma el uso personal, público, ostensible y continuo que del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO hizo su titular, y que la Superintendencia sí valoró de manera adecuada las pruebas aportadas. 2.2. La señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO, tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda3. Señaló que “[...] el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO le da mi poderdante el derecho de impedir que la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. use el nombre comercial que se ha venido utilizando desde el 2001 […] vale la pena aclarar también que la enajenación del establecimiento de comercio 2007 a la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA. no interrumpe el uso

continuo del nombre comercial; desde que la señora MÓNICA MARÍA OLAYA lo usaba hasta la fecha se ha seguido usando este nombre para darse a conocer en el mercado”, y que “[…] con la venta del establecimiento de comercio también se traspasaron los derechos que la señora MÓNICA MARÍA OLAYA tiene sobre el nombre y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”4. Precisó que, de acuerdo con el artículo 538 del Código de Comercio, el nombre comercial es la denominación que utiliza el empresario para identificarse como tal, y que el derecho sobre el mismo se da por el primer uso y es protegido sin que se requiera registro o depósito alguno; y agregó que, por consiguiente, tiene derecho sobre su nombre comercial desde el 25 de enero del año 2001, fecha en la que comenzó a usarlo para identificar sus actividades comerciales. Apuntó que la marca solicitada DILETTO es idéntica a su nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, lo que puede llevar a pensar al consumidor que se trata de una nueva forma de presentar los productos, asociando entre sí los dos signos, de manera que para éste no existiría claridad sobre la procedencia de los productos, de tal suerte que el signo solicitado no gozaría del atributo fundamental de la distintividad. A ello agregó que las expresiones adicionales que utilizan los signos como “café” o “productos alimenticios” no les otorgan distintividad alguna, toda vez que son descriptivas y por lo mismo de uso común, de manera que no deben ser tenidas en cuenta al momento del cotejo. 3 Folios 62 a 81 del cuaderno principal. 4 Folio 64 del cuaderno principal. Estimó, conforme a lo atrás precisado, que el signo solicitado y el nombre

comercial opositor son confundibles, no sólo por la identidad de los signos sino por los productos a los que ellos se refieren. Indicó, en relación con el cargo de la supuesta insuficiencia de las pruebas presentadas para demostrar el uso del nombre comercial DILETTO, lo siguiente: (i) Que es irrebatible que las pruebas presentadas estuvieran a nombre de la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO, puesto que ella estaba inscrita como persona natural comerciante ante la Cámara de Comercio de Medellín; además, que es obvio que las pruebas allegadas fueran emitidas bajo su nombre y NIT, toda vez que los establecimientos de comercio no tienen un NIT aparte del de su propietario, en este caso, la señora OLAYA TRUJILLO. (ii) Que la Superintendencia avaló el valor de las pruebas presentadas en su momento y quedó claramente demostrado que la señora OLAYA TRUJILLO tenía derechos sobre el nombre y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, según aparece en la Resolución número 22163 de 30 de abril de 2009; que en todo caso las pruebas que según la demandante no tienen validez constituyen apenas un mínimo porcentaje de las presentadas para acreditar el uso del citado nombre y enseña comercial, por lo que, si fueran descartadas, con las restantes se demostraría plenamente tal hecho; y que en las facturas, en su parte superior izquierda, se menciona el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, lo que sin duda prueba su uso. (iii) Que no es cierto que la señora OLAYA TRUJILLO haya usado el mencionado signo como marca sino como nombre y enseña comercial, tal y como se aclaró en

la Resolución 36466 de 22 de julio de 2009. (iv) Que, aunque es cierto que sobre el establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO existe en la actualidad un embargo inscrito ante la Cámara de Comercio (registrado en el año 2010), tal inscripción no interrumpe el uso del nombre comercial ya que, a pesar de tal medida, se ha seguido haciendo uso del nombre comercial, pues aquella no impide tal uso. Concluyó que sí demostró ante la Superintendencia el uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, en los términos de la Decisión 486. Finalmente, consideró que la accionante vulneró el principio constitucional de buena fe, toda vez que, luego de que la Superintendencia confirmó en última instancia la negación del registro de la marca DILETTO, volvió a solicitar nuevamente dicha marca ante esa entidad el 11 de julio de 2009, con el fin de intentar que no se presentara una nueva oposición y que se pasara por alto la decisión anterior.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público La parte actora, además de reiterar los fundamentos de la demanda, señaló5 (i) que la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO no podía tener mejor derecho sobre el signo DILETTO, toda vez que éste se encuentra registrado por DILETTO CAFÉ S.A.S. como marca en Colombia y en la Comunidad Andina antes del alegado y no demostrado uso de tal signo por aquella; (ii) que en el trámite de registro de la marca DILETTO en Colombia en la Clase 43 no se presentaron

oposiciones, lo que condujo a que se solicitara su registro en la Clase 30, por lo que no se entiende cómo la Superintendencia de Industria y Comercio haya negado este último registro; (iii) que el nombre comercial que identifica a la opositora como PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA. solo fue usado desde 2007, en tanto que su nombre comercial ha sido usado desde 2006; y (iv) que los signos enfrentados han coexistido pacíficamente en el mercado, teniendo en cuenta además que el signo sobre el que supuestamente tiene derecho la opositora tiene un alcance más local, mientras que el de DILETTO CAFÉ S.A.S. tiene alcance nacional e internacional. La parte demandada6 y el tercero con interés directo7 en las resultas del proceso reiteraron, en lo esencial, los argumentos de defensa esgrimidos en los escritos antes resumidos. El Ministerio Público emitió concepto8 en el que defendió la legalidad de los actos administrativos acusados. 5 Folios 154 a 159 del cuaderno principal. 6 Folios 144 a 149 del cuaderno principal. 7 Folios 160 a 173 del cuaderno principal. 8 Folios 177 a 186 del cuaderno principal. Precisó que su análisis se circunscribe a los cargos expuestos en la demanda en lo relacionado a determinar si el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO era real, efectiva y constantemente usado en el mercado y, en consecuencia, si era procedente su protección conforme las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que el tema de la confundibilidad de los signos enfrentados no fue materia de debate por la parte actora.

Señaló que, conforme lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, se aportaron como pruebas para acreditar el uso real, efectivo y constante del citado nombre comercial, principalmente: cuentas de cobro, boletas fiscales y facturas cambiarías de compraventa de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, cuyo común denominador es la utilización del logo “DILETTO - Productos Alimenticios” y que dan cuenta de relaciones comerciales con distintas compañías como Almacenes Éxito S.A., Megamarket Ltda., Suratep S.A., Inalac S.A., entre otras; adicionalmente, en la mayoría de ellas se encuentra el sello de cancelado con el logo “DILETTO - Productos Alimenticios”. Agregó que igualmente se allegaron certificaciones y comunicaciones emitidas por distintas compañías como Kokoriko, Almacenes Éxito S.A., Carrefour, así como comunicaciones expedidas por la opositora, en las que se hace mención tanto a ella como a la denominación PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, “[…] siendo identificada y reconocida de las dos maneras, asociando la última de las expresiones como la encargada de poner a punto y a su disposición los productos alimenticios, y a quien se requiere nuevos pedidos y se certifica como productos y comercializador de alimentos”9. Indicó que también se aportó certificado de registro mercantil, en el cual se acredita que la opositora, Mónica María Olaya Trujillo, posee desde el año 2001 un establecimiento de comercio denominado PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, siendo la última fecha de renovación el 17 de marzo de 2006.

Concluyó, a partir de lo anterior, que “[…] no cabe duda entonces que la opositora se ha identificado en el comercio como PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (nombre comercial), pero adicionalmente, ha identificado su establecimiento de comercio con el mismo nombre (enseña comercial) y al haber probado que con anterioridad al 26 de julio de 2006, fecha para la cual se solicitó el registro de la 9 Folio 185 vto. del cuaderno principal. marca DILETTO, la opositora usó de forma real, efectiva y constante el nombre comercial y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, los actos administrativos que declararon fundada la oposición y negaron el registro de la marca DILETO CAFÉ se encuentran ajustados a derecho”10.

4. La Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 84-IP-2013 de fecha 16 de julio de 201311, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DILETTO CAFÉ

(mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación

con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial o a una enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo DILETTO CAFÉ (mixto) fue solicitado para registro el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO era real, 10 Folios 185 y 186 del cuaderno principal. 11 Folios 130 a 141 del cuaderno principal.

efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

SEXTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los

signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

SÉPTIMO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o caract