CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00459-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto DELL PRECISION y la marca mixta PRECISION / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PRECISION en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PRECISION en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Inapropiable / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es DELL por no tener significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto DELL PRECISION para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por ser distintiva y no existir riesgo de asociación con la marca mixta PRECISION previamente registrada en la misma clase [L]a Sala encuentra que, desde el punto de vista ortográfico, existen similitudes entre los signos en conflicto, en cuanto que la palabra PRECISION - que constituye la marca opositora - está contenida dentro de la estructura del signo DELL PRECISION y ambas expresiones se encuentran escritas en inglés. Sin embargo, la extensión de los signos es diferente, por cuanto en este último se incluye un elemento nuevo que antecede a la expresión común y establece una diferencia en cuanto a su configuración. Por lo mismo, la ubicación de la palabra <<DELL>> atribuye a la marca cuestionada una pronunciación particular, razón por la cual ésta goza de una parte inicial lo suficientemente distintiva respecto de la marca opositora. […] En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala

advierte que la similitud entre los signos cotejados no es de tal entidad para que pueda generar confusión en el público consumidor, pues aunque se comparta por las marcas la palabra <<PRECISION>>, el hecho de que el en la marca cuestionada aparezca primeramente la expresión <<DELL>>, la cual no tiene un significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma, resulta suficiente para que no se sugiera en el consumidor una idea o concepto semejante. Ahora bien, la confrontación de los signos en el caso bajo examen pone de presente que, respecto de la marca DELL PRECISION, el elemento característico corresponde a la palabra <<DELL>>, por ser la primera de la composición, por consistir en una expresión de fantasía, según se expuso, y porque por su extensión es la de mayor impacto en la mente del consumidor, tal y como se indicó por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso. Así mismo, la impresión del conjunto marcario (como signo mixto), permite evidenciar que la expresión<<DELL>> es preponderante, en razón a su tamaño y a la especial disposición de los fonemas en ella. A lo anterior se agrega que la palabra <<DELL>>, a su vez, corresponde a una marca notoriamente conocida, […] Así entonces, el hecho de que la marca DELL - que aparece como primer elemento en la marca cuestionada - constituya una marca notoria, diluye el eventual riesgo de asociación con la marca PRECISION que denuncia la sociedad demandante como sustento de sus pretensiones, pues el reconocimiento de la primera en el mercado, así como la trayectoria, prestigio y reputación de la empresa, facilitan la identificación y diferenciación de los productos que se

pretenden distinguir con la marca DELL PRECISION por parte del consumidor medio, en tanto hace que sean fácilmente relacionables con DELL INC., en cuanto a su origen empresarial. […] A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no hay lugar a predicar la existencia de riesgo de confusión para los consumidores, pues éstos al adquirir un producto no van a pensar que están adquiriendo otro, como tampoco van a pensar que tal producto tiene un origen diferente al que realmente posee. De esta forma, igualmente, se descarta la posibilidad de cualquier riesgo de asociación, pues no es viable pensar que entre los productores de los bienes identificados con las marcas exista algún tipo de relación o vinculación económica.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00459-00

Actor: PRECISION TRADING CORP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD

Tema: REGISTRO DE MARCA MIXTA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad

Precision Trading Corp. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, contra las Resoluciones números 44324 de 31 de octubre de 2008, 54325 de 22 de diciembre de 2008 y 22965 de 30 de abril de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca mixta DELL PRECISION para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad Precision Trading Corp., a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución número cuarenta y cuatro mil trescientos veinticuatro (44324) del treinta y uno (31) de octubre del dos mil ocho (2008), proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decidió declarar infundada la oposición presentada por PRECISION TRADING CORP. y se otorga el registro de la marca DELL PRECISION (MIXTA), para distinguir productos de la clase novena (9ª) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2. Resolución número cincuenta y cuatro mil trescientos veinticinco

(54325) del veintidós (22) de diciembre del dos mil ocho (2008), mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PRECISION TRADING CORP., contra la Resolución Nº 44324 del 31 de octubre de 2008, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3. Resolución número veintidós mil novecientos sesenta y cinco (22965) del treinta (30) de abril del dos mil diez (2010), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto por PRECISION TRADING CORP., contra la Resolución Nº 44324 del 31 de octubre de 2010, decidiendo CONFIRMARLA en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro número 403.641 de la marca DELL PRECISION (MIXTA), para identificar productos de la clase novena (9ª) internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia”1 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 30 de abril de 1999 la Sociedad Dell Computer Corporation (hoy Dell Inc.2) solicitó el registro de la marca mixta DELL PRECISION para distinguir productos

1 Folios 21 y 22 del expediente. 2 En el trámite administrativo la sociedad informó sobre la modificación de su nombre “DELL INC.” de la clase 9º de la Clasificación Internacional de Niza. El 25 de mayo de 1999 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 478. Dentro del término legal, la sociedad Precision Trading Corp. presentó oposición con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca mixta PRECISION, registrada para identificar productos de la misma clase 9ª internacional. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 44324 de 31 de octubre de 2008, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta DELL PRECISION solicitada por la sociedad Dell Inc., para distinguir “computadores, periféricos de los computadores, sus accesorios y partes, con excepción de monitores”3, productos comprendidos en la Clase 9ª internacional. Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 54325 de 22 de diciembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 22965 de 30 de abril de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina. Al respecto afirmó que las Resoluciones acusadas afectan indebidamente el derecho exclusivo que la sociedad Precision Trading Corp. ostenta sobre la marca mixta PRECISION, pues ignoraron que el signo DELL PRECISION reproduce en su integridad el elemento nominativo de su marca mixta previamente registrada, circunstancia que pone de presente las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas susceptibles de generar riesgo de confusión entre el público consumidor. De otra parte, reprochó que en las Resoluciones demandadas se hubiere considerado que la expresión <<PRECISION>> es de uso común en los aparatos 3 Folio 8 del expediente. e instrumentos de la clase 9ª internacional por ser una de sus características y que ello le asigna una connotación descriptiva y la hace inapropiable. Según la demandante, las Resoluciones demandadas dieron un alcance equivocado a la palabra, pues la precisión no es una característica propia ni necesaria de los productos de la clase 9ª. Sobre ese punto recordó que los signos descriptivos informan sobre la calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino de los productos. Sin embargo, en el presente asunto, a la pregunta ¿cómo son los productos de la clase 9ª internacional?, no sería lógica una respuesta “precisión”. Así entonces, resaltó que la expresión <<PRECISION>> es novedosa y fantasiosa y que en el registro marcario consta que las únicas marcas que identifican productos de la clase 9ª y que utilizan dicho término son las dos que motivan la presente controversia, a partir de lo cual se advierte que no existe la cantidad de registros suficiente para considerar que se ha debilitado la marca. Además, señaló que la administración desconoció el conflicto directo que existe

entre los signos PRECISION y DELL PRECISION, ya que el primero había sido previamente registrado sin ninguna limitación y el segundo fue solicitado para identificar productos sobre los cuales existe semejanza que genera confusión y riesgo de asociación entre consumidores. En ese sentido, manifestó que se trata de signos mixtos que comparten un elemento preponderante, esto es, la expresión <<PRECISION>>, y que el hecho de que en el segundo se incorpore la expresión <<DELL>> no hace distintiva a la marca, ya que ese componente no resulta lo suficientemente impactante desde el punto de vista gráfico, conceptual o visual. En su criterio, la tesis de los actos demandados implica admitir que cualquier marca registrada puede ser reproducida en marcas de otras personas si se les adiciona una expresión, como si se permitiera que el consumidor encuentre productos identificados con la marca original, y productos que la reproducen y le agregan otro elemento. Igualmente, señaló que en los actos acusados se desconoció la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud de la cual, cuando una marca reproduce otra que se encontraba previamente registrada y le adiciona vocablos u otros elementos, la comparación que entre ellas se haga debe prescindir del elemento o expresión que se agrega. Asimismo, explicó que la palabra <<PRECISION>> es fácilmente reconocida y pronunciada por los consumidores por su equivalente en español PRECISIÓN, razón por la cual los consumidores reconocerán y solicitarán los productos que se identifiquen con ambas marcas acudiendo a ese elemento nominativo. Lo anterior implica que ambos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión ni riesgo de asociación en los consumidores, pues además de

las grandes similitudes que existen entre ellos, el aludido riesgo se deriva del hecho de que el signo solicitado pretende identificar el mismo tipo de productos de la clase 9ª internacional que se amparan con la marca de la demandante. Por tal motivo, considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En cuanto a la violación directa del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, reprochó que en los actos acusados se concluyó, sin fundamento válido, que el signo mixto DELL PRECISION tenía aptitud para distinguir productos de la clase 9ª internacional, desconociendo que es confundible con la marca PRECISION previamente registrada por la sociedad demandante y que, por lo mismo, no tiene vocación para ser registrada como marca.

2. Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda4. Al respecto, señaló que entre las marcas DELL PRECISION y PRECISION no existen similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien coinciden en una expresión, debe tenerse en cuenta que el signo demandado está acompañado de la expresión DELL, la cual le otorga suficiente distintividad e indica el origen empresarial de los productos que pretende amparar. Por lo mismo, encontró que el aspecto fonético de los signos es diferente, pues la pronunciación de cada uno resulta suficientemente distintiva, así como también lo es el impacto visual que genera la confrontación entre ellos.

En consecuencia, reiteró que el signo DELL PRECISION no se enmarca dentro de

las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 ni en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 4 Folios 124 a 131 del expediente. 2.2. La sociedad DELL INC.5, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: En primer lugar, destacó que, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra precisión, significa, entre otras cosas, “Dicho de un aparato, de una máquina, de un instrumento, etc: construido con especial esmero para obtener resultados exactos”. En consecuencia, al encontrar dicha expresión en una marca que identifica aparatos, máquinas e instrumentos, los consumidores la asociarán con las características de ese producto y entenderán que se trata de un bien que ofrece resultados exactos. A partir de lo anterior, adujo que la precisión sí es una de las características intrínsecas de los productos que integran la clase 9ª, tales como calculadoras, aparatos para pesar o medir, instrumentos ópticos, brújulas, entre otros, aparatos que no cumplirían con su función inherente en el caso de no ser precisos. Igual conclusión se predica respecto de los computadores que se identifican con la marca DELL PRECISION, pues estos se definen como máquinas electrónicas, analógicas o digitales dotadas de una memoria con gran capacidad y métodos de tratamiento de información, capaces de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos para cumplir con dichas funciones, de manera que es evidente que los computadores deben ser

productos con precisión, en orden a que arrojen los resultados exactos que de ellos se espera. En consecuencia, aseveró que le asiste razón a la entidad demandada al afirmar en los actos acusados que la palabra precisión se presenta en el mercado de los aparatos e instrumentos de la clase 9ª como una expresión de uso común, por lo que adquiere una connotación descriptiva frente a dichos productos, siendo inapropiable de manera exclusiva. Por tal motivo, la sociedad Precision Trading Corp. está obligada a soportar que otras personas usen dicho término en la conformación de sus marcas, siempre y cuando los conjuntos marcarios resultantes sean lo suficientemente distintivos. 5 Folios 97 a 1119 del expediente. En segundo lugar, destacó que los signos en conflicto poseen elementos ortográficos y gráficos que permiten su clara identificación en el mercado, por cuanto la marca registrada por la sociedad demandante únicamente se conforma por la palabra PRECISION, la cual está escrita en letra cursiva y acompañada de una figura asimétrica formada por puntos. Por su parte, las palabras DELL y PRECISION, que conforman la marca demandada, se encuentran incluidas en un cuadrado que a su vez se divide en dos rectángulos con colores contrapuestos; la expresión DELL se presenta en un primer plano y en mayor tamaño que la palabra PRECISION, por lo que capta primeramente la atención del consumidor; y la letra <<E>> de la expresión DELL, se presenta en una posición diferente en comparación con las otras letras de la palabra, aspecto gráfico que la hace sobresaliente. El conjunto de dichas características gráficas permiten la clara identificación de los signos. En consideración a lo anterior, insistió en que los signos PRECISION y DELL solo

comparten un término descriptivo e inapropiable y en que sus demás elementos son totalmente diferentes, de manera que no hay lugar a estimar configurada la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Adicionalmente, señaló que la marca DELL es de titularidad de la sociedad Dell Inc. y es notoriamente conocida en los países de la comunidad andina y del mundo, pues dicha sociedad es una de las mayores empresas fabricantes de computadores y cuenta con un alto conocimiento entre los consumidores. En ese sentido, se refirió a varios registros en páginas web6 y a la clasificación de la empresa INTERBRAND, creadora y administradora de marcas, que catalogó a DELL como la 8va de mayor valor en el mundo. Asimismo, destacó que, dentro del marco de las Políticas de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio tanto la OMPI como el National Arbitration Forum, han reconocido la notoriedad de la marca DELL. En criterio del tercero interesado, dicha circunstancia impide la confusión de la marca DELL PRECISION (mixta), de la sociedad DELL INC., con la marca PRECISION (mixta) de titularidad de Precision Trading Corp. En el mismo sentido, destacó que las marcas mixtas PRECISION y DELL PRECISION coexisten pacíficamente en varios de los países, incluidos algunos de 6 http://es.wikipedia.org/wiki/Dell; http://www.interbrand.com/en/best-global-brands-/best-globalgreen-brands/2011-report/BestGlobalGreenBrandsTable2011.aspx; http://issuu.com/interbrand/docs/bgb_report_us_version?mode=a_p la comunidad andina, lo cual constituye un indicio indiscutible de que las marcas en conflicto no generan confusión en el público consumidor.

3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante7 reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. 3.2. La parte demandada8 insistió en la legalidad de las Resoluciones acusadas y precisó que el signo DELL PRECISION no presenta similitud alguna con el signo PRECISION, pues la primera impresión que se genera a partir de la marca solicitada se concentra, tanto en el aspecto nominativo como en el gráfico, en la expresión DELL. Asimismo, el signo solicitado tiene un diseño especial en su caligrafía en lo que atañe a la parte superior de la expresión DELL, que se ubica de forma preponderante, y en la parte inferior la expresión PRECISION, todo lo cual se enmarca en un cuadro. Por su parte, la parte opositora tiene una caligrafía especial y está enmarcada en un rectángulo. 3.3. La sociedad DELL INC., tercero interesado9, reiteró en sus alegatos los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda.

Adicionalmente, manifestó que la parte nominativa de la marca contiene una expresión de fantasía (DELL) que no tiene significado en idioma español y cuyo significado en inglés no es ampliamente conocido por los hispanoparlantes ni por el público colombiano en general y que tampoco tiene relación con los computadores, pues hace referencia a un valle pequeño, aislado y profundo en el que crecen árboles y pasto. También señaló que la palabra <<PRECISION>> es ampliamente utilizada para hacer referencia a los productos de la clase 9, como consta en los registros de las

marcas que contienen dicha expresión, concedidos respecto de la misma clase, a saber: “DELL PRECISION”, “PRECISION”, “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, “PARMAK PRECISION TRADEMARK OF QUALITY SINCE 1921”, “ULTRA PRECISION”, “STEREO PRECISION SELECT”, “PRECISIONCORE”, “PRECISION CURVE”. 7 Folios 202 a 214 del expediente. 8 Folios 261 a 266 del expediente. 9 Folios 267 a 297 del expediente. Finalmente, adujo que con el testimonio de la señora Mónica Otero se logró demostrar que la marca DELL PRECISION es una extensión de la línea de productos de la compañía DELL INC, dirigida a diseñadores, arquitectos e ingenieros, para creaciones multimedia y de entretenimento, de manera que se trata de productos de alto nivel, dirigidos a un sector de consumidores muy específico, quienes analizan cuidadosamente los productos que adquieren. Por lo tanto, debido a la especificidad técnica de los productos, el consumidor de los productos es calificado y por lo mismo no hay lugar a confusión. Igualmente, destacó que la marca DELL es notoria para la identificación de productos de la clase 9 internacional, tal como fue reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución 38391 de 26 de junio de 2012, aportada como prueba en curso del testimonio. Con todo, explicó que la marca mixta PRECISION identifica “aparatos de grabación y reproducción de sonido y video”, que se comercializan en establecimientos especializados en tecnología y música y que se publicitan a través de revistas especializadas en sonido y video. En consecuencia, aun cuando

son productos que pertenecen a la clase 9 internacional, responden a distintos canales de comercialización, medios de publicidad y carecen de relación o vinculación, por lo que no existe conexión competitiva entre éstos y los que se identifican con la marca DELL PRECISION. En consideración a lo anterior, a partir de los mismos componentes del signo, del reconocimiento en el mercado y de la percepción del público consumidor, concluyó que la marca mixta DELL PRECISION es distintiva, tanto intrínseca como extrínsecamente, por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. 3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 76-IP-201610, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al 10 Folios 322 a 339 del expediente. caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina expresó:

1. Que, conforme a las reglas y pautas de cotejo de marcas, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de signos en conflicto; se debe emplear el método de cotejo sucesivo, enfatizar las semejanzas y no las diferencias y partir desde la postura del consumidor medio para advertir cómo es percibido el producto. Así, se deberá verificar que en el examen de los signos en conflicto se hayan tomado en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse (fonética, ortográfica, conceptual o

ideológica o gráfica).

2. En el análisis de la marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea es denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos y si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. Además, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, en el cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: “a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen más impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros

signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.”

3. Se deberá establecer si existe o no algún elemento descriptivo en las denominaciones que conforman los signos en conflicto para los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de establecer su carácter distintivo. Posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo cuente con otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. El análisis de registrabilidad debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el estudio de confundibilidad deber ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que pretende registrar, etc.

5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones números 44324 de 31

de octubre de 2008, 54325 de 22 de diciembre de 2008 y 22965 de 30 de abril de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Precision Trading Corp. y concedió el registro de la marca mixta DELL PRECISION en favor de la sociedad Dell Inc., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que concedieron el registro de la marca mixta DELL PRECISION para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional por ser confundible con la marca mixta PRECISION, previamente registrada en favor de la aquí demandante, para identificar productos de la Clase 9ª de esa misma clasificación. En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que la parte actora invocó como desconocidos, y cuyo texto es del siguiente tenor: “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o m