CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00497-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AK ACTIVITY KIDS y la marca AKT / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta AK ACTIVITY KIDS / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «AK ACTIVITY KIDS» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 403098, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada. En efecto, el

mencionado registro estuvo vigente hasta el 12 de abril de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «AK ACTIVITY KIDS». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «AK ACTIVITY KIDS» (MIXTA), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada en los términos del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. […] En el sub examine, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en

que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 403098 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Colombiana de Comercio S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 403098 de la marca nominativa «AK ACTIVITY KIDS» fue cancelado, como se

analizó en los numerales supra: por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00497-00

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Colombiana de Comercio S.A., en contra de las Resoluciones 68399 de 29 de diciembre de 2009, 15014 de 18 de marzo de 2010 y 27163 de 27 de

mayo de 2010, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC, concedió el registro de la marca "AK ACTIVITY KIDS" (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES I.1. Los hechos Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 1. 12 de mayo de 2009, el señor Henry Arsenio Zuluaga Gómez solicitó el registro de la marca "AK ACTIVITY KIDS" (mixta) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para amparar los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-.

Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la 2. sociedad actora presentó oposición contra el registro con fundamento en el riesgo de confundibilidad de la marca "AKT" (mixta) Clase 25, con certificado de registro No 353.533, vigente hasta el 22 de abril de 2018. Mediante Resolución No. 68399 del 29 de diciembre de 2009, la jefe de la 3. División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado. La sociedad Colombiana de Comercio S.A. presentó recurso de reposición y, en 4. subsidio, de apelación. El director de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución 5.

15014 del 18 de marzo de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución No. 68399 del 29 de diciembre de 2009.

6. En igual sentido, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 27163 del 27 de mayo de 2010, confirmó lo considerado en la Resolución 15014.

I.2. La demanda Mediante escrito radicado el 22 de octubre de 20101 ante la Secretaría de la 7. Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad Colombiana de Comercio S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: […] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 68399 del 29 de diciembre de 2009, mediante la cual, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que concedió el registro de la marca "AK ACTIVIY KIDS" (Mixta) Clase 25 (Expediente 09047.930) al señor HENRY ARSENIO ZULUAGA GÓMEZ, para distinguir "vestidos, calzados, sombrerería", productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 15014 del 18 de

marzo de 2010, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 69399 del 29 de diciembre de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declaré la Nulidad de la Resolución No. 27163 del 27 de mayo de 2010, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 68399 del 29 de diciembre de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.4. Consecuentemente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., contra la solicitud de Registro de la marca "AK ACTIVITY KIDS" (Mixta) Clase 25 (Expediente No 09-047.930) para distinguir "vestidos, calzado, sombrerería; productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza" y en consecuencia se niegue el registro de la misma. 2.4.2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria de Comercio, cancelar el Certificado de Registro No 403.098 correspondiente a la marca "AK ACTIVITY KIDS" (mixta) Clase 25 que fue registrada para distinguir ''VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA". 1 Folio 31. 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]. I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen el contenido del 8. artículo 134, de los literales a) y b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Respecto de la transgresión del artículo 134, afirmó que la SIC está en el deber 9. de proteger el derecho a la propiedad industrial de la sociedad Colombiana de Comercio S.A., consistente en la marca "AKT" (mixta) clase 25 (Certificado No. 353.533) por el riesgo de confundibilidad que genera la coexistencia de ambas marcas. En cuanto al literal a) del artículo 135, explicó que la marca denominado "AK

10. ACTIVITY KIDS" (mixta) cumple los requisitos de distintividad intrínseca por cuanto no es genérica, descriptiva, ni se refiere a un objeto o servicio determinado. Sin embargo, «no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares». En lo que atañe al literal b) ibidem, indicó que la solicitud de registro objeto de 11. controversia debió ser negada, toda vez que el signo cuestionado es confundible con su marca “AKT”, pues «presenta las suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético o auditivo y visual». El demandante, adicionalmente, expuso las siguientes razones: 12. […] Deseo expresar que si según la jurisprudencia enunciada, el elemento nominativo es el que resulta generalmente predominante al comparar dos marcas y como sucede en el presente caso, lo anterior hace que los signos enunciados denominados "AKT" (Mixto) y "AK" (Mixto) sean confundibles a la luz de la jurisprudencia, debido a las siguientes razones legales que procedo a exponer a continuación: Porque como bien lo señala la jurisprudencia, cuando las personas demandan unos determinados productos en el mercado, generalmente los identifican con la parte nominativa de las marcas, que está compuesta por letras o palabras o la combinación de ellas etc., que de por sí es pronunciable. Porque en el cotejo marcario y también como lo señala la

jurisprudencia, deben excluirse las expresiones genéricas, descriptivas, comunes etc., lo que significa que al compararse la marca "AKT" (Mixta) Clase 25 con la marca "AK" (Mixta) Clase 25, debe excluirse de esta última la expresión "ACTIVITY KIDS", ya que es una expresión común a nivel internacional que evoca el concepto de "actividades para niños, actividades realizadas para niños o actividades de los niños". Porque los niños que acompañan a la etiqueta no sirven de signo distintivo, debido a que dicho dibujo lo que da a entender a los consumidores es la destinación de los productos de la clase 25 internacional. (…) Porque la marca solicitada en lo que al elemento predominante se refiere copia dos (2) de las tres (3) letras que componen la marca de mis mandantes, sino también porque las marcas enunciadas guardan un mismo orden en las letras que les son comunes, lo que repercute en la pronunciación similar de los signos que se comparan, ya que las leves diferencias que se presentan entre la marca del solicitante en cuanto al elemento predominante de confundibilidad se refiere: "A-K" y las de mis mandantes que tiene al final la letra "T" siendo pronunciada la misma como "A-K-T", no descartan la confundibilidad entre las marcas enunciadas, cuando la estructura de los elementos que destacan en la pronunciación, hacen que se presente un mismo Impacto en el público consumidor, lo que puede hacer que se dé el riesgo de confusión por la similitud fonética que hace alusión al contenido ortográfico de los signos comparados […]. Finalmente, según lo dispuesto por la jurisprudencia de la Sección Primera del

13. Consejo de Estado, «cuando se comparan dos marcas, deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias, donde para el caso que nos ocupa se observa que lo que destaca en las marcas en conflicto son las letras "AK" para el caso de la marca solicitada y "AKT" para el caso de la marca oponente, con relación a productos idénticos y similares de la clase 25 internacional, donde se aprecia una similar combinación de letras entre los signos en conflicto».

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de

14. Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 y, en síntesis, se opuso a todos los cargos luego de efectuar el respectivo cotejo marcario. En tal sentido, explicó que «si bien las marcas confrontadas coinciden en 15. algunos caracteres, los demás elementos incluidos en ellas (AK ACTIVITY KIDS + GRAFICA y AKT+ GRAFICA) le confieren una marcada diferencia visual y fonética lo que permite su coexistencia en el mercado, sin que conlleve al público consumidor a adquirente de bienes y servicios». En su criterio, «para que exista el riesgo de confusión o asociación (…) es 16. preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o

semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto». Con base en el anterior supuesto, en la Resolución 27163 del 27 de mayo de 17. 2010, la SIC aclaró que: «el recurrente no puede pretender que esta Superintendencia proteja de manera enfática el elemento nominativo contenido en su marca, es decir, las letras “AK” de manera individualizada, toda vez que estas, son letras de común uso por los administrados y como tal, mal haría este despacho al otorgar derechos de exclusiva, sobre dichos fonemas considerados aisladamente. Aunado a lo anterior, observamos que la marca solicitada AK ACTIVITY KIDS, gracias a sus elementos gráfico, genera una impresión totalmente diferente a la de la marca registrada». 2 Folios 102 a 111. Con fundamento en lo anterior, concluyó que: «los actos administrativos 18. acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior y supranacional como lo aduce sin fundamento válido la parte demandante».

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación 19. prejudicial 54-IP-2017 de 18 de abril de 2018, en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento del

artículo aplicable al caso concreto. En tal sentido, explicó que «no interpretaría el artículo 134 ni los literales a) y b) 20. del artículo 135, ya que no es motivo de controversia los requisitos para que un signo se constituya como marca y la distintividad intrínseca, y que su análisis se concentraría en las reglas sobre la aplicación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 al tratarse de una controversia sobre distintividad de marcas. Así pues, indicó que el cotejo marcario en los términos del artículo 136 ibidem

21. debía guiarse por las siguientes reglas: […] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (i¡) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario13. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: •Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. •Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la

observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabiiidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […]

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de mayo de 2016, se corrió traslado a las partes, a los 22. intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto. En esta etapa la SIC reiteró, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. Por su parte, el agente del Ministerio Público y la accionate guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, 23. así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2. El problema jurídico En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones 68399 de 29 24. de diciembre de 2009, 15014 de 18 de marzo de 2010 y 27163 de 27 de mayo de 2010, desconocen lo dispuesto en el artículo 134, en los literales a) y b) del artículo 135 y en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Concretamente, el demandante estima que existe un riesgo de confundibilidad 25. entre ambos signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, 26. estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del literal a) del artículo 136, pero «no se interpretaran los literales a) y b) del artículo 135 ni el artículo 134, ya que no es motivo de controversia los requisitos para que un signo se constituya como marca y la distintividad intrínseca». El texto de la norma aludida es el siguiente: 27. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,

en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis 28. de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «AK ACTIVITY KIDS» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 403098, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 12 de abril de 29. 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, 30. mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «AK ACTIVITY KIDS»4. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención el 12 de abril de 2019, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen5: Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el 31. artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario se cancela por las siguientes razones:

[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a 4 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 5 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

[…] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos 32. exclusivos del titular de la marca «AK ACTIVITY KIDS» (MIXTA), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada en los términos del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 33. 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. (…) Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 403098, correspondiente a la marca mixta «AK ACTIVITY KIDS», cuyo titular es Henry Arsenio Zuluaga Gómez, tercero interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de

renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y ComercioSIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […] Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a 34. cabo, las parte