CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00498-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo YER y la marca nominativa registrada EL REY / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo YER para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa EL REY previamente registrada en la misma clase [P]ara la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca YER y la marca previamente registrada EL REY no existe similitud ortográfica. […] [D]e una parte, la marca solicitada a registro inicia con la letra “Y” que al estar seguida de una vocal se convierte un fonema consonántico palatal; de otra parte, se observa que la marca registrada inicia con la letra “E” que representa un fonema vocálico medio anterior, razón por la cual la pronunciación de ambas marcas difiere sustancialmente y se concluye que no existe semejanza fonética entre los signos cotejados. […] [E]n el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término YER habida cuenta que no tiene un significado en el idioma español por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía mientras que el término EL REY es conocido por el consumidor y significa “[…] Monarca soberano de un reino […]”.

En consecuencia, a juicio de la Sala no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. […] [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada YER y la marca registrada EL REY, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. […] La Sala encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo YER y la marca mixta registrada EL REY / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo YER para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta EL REY previamente registrada en la misma clase Como se precisó anteriormente, todas las marcas mixtas citadas como fundamento de la oposición tienen como elemento distintivo esencial la gráfica que se reproduce a continuación mientras que los demás elementos son descriptivos del producto que identifican […] [O]bservada la marca mixta del tercero con

interés, si bien el elemento nominativo EL REY tiene una mayor influencia en la mente del consumidor porque determina la impresión general que va a suscitar las marcas en los consumidores, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y, en este caso, el elemento gráfico que consiste en una figura de un rey evoca el mismo concepto del elemento denominativo y refuerza su distintividad, razón por la cual para la Sala no hay duda que el elemento predominante es el elemento nominativo EL REY. Teniendo en cuenta que en el aparte anterior se cotejaron los elementos denominativos YER y EL REY y que la Sala concluyó que la marca solicitada YER posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada EL REY, se cumple también para el caso del cotejo entre la marca nominativa YER y la marca mixta EL REY, el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. […] [T]eniendo en cuenta las precisiones realizadas sobre la conexidad competitiva, la Sala encuentra que dado que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas, de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. MARCA NOTORIA – Finalidad [S]e entiende por marca notoriamente conocida la que fuese reconocida como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida y su reconocimiento de

la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente; en la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio identificado por razón de su uso intensivo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara. MARCA NOTORIA – Afectación al principio de especialidad / MARCA NOTORIA – Riesgos. Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva / COTEJO MARCARIO – Al no existir similitud y no presentar riesgo de confusión se permite descartar la existencia de riesgo de aprovechamiento indebido y de dilución Teniendo en cuenta que la marca notoria rompe el principio de especialidad, debe protegerse no solo respecto de los productos o servicios que ampara, sino frente a otros productos y servicios en caso de presentarse cualquiera de los dos riesgos adicionales: aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial.[…] Al analizar la existencia de los riesgos de dilución y de uso parasitario, esta Sección ha señalado en jurisprudencia previa que ante la ausencia de similitudes confundibles entre marcas y/o nombres comerciales cotejados no se presenta riesgo de confusión y de asociación, lo que permite a su vez descartar la existencia de riesgo de aprovechamiento indebido y de dilución. .[…]. [L]a marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 teniendo en cuenta que la causal exige del cumplimiento de los supuestos mencionados por lo que, sin ningún otro análisis, relativo a la existencia o no del carácter notorio de la

marca cuyo titular es la demandante, es dable concluir que el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de diciembre de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00; 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, ambas de la C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00498-00

Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Criterios de comparación entre marcas nominativas y mixtas cuyo elemento predominante es el nominativo. Ausencia de riesgo de confusión y de asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, presentó Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5097 de 29 de enero de 2010, 15867 de 23 de marzo de 2010 y 30925 de 17 de junio de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado general1, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el 1 Cfr. Folios 2 a 4 2 Cfr. Folios 54 a 69 artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5097 de 29 de enero de 2010, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 15867 de 23 de marzo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30925 de 17 de junio de

2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las resoluciones mencionadas concedieron el registro de la marca nominativa YER para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la parte demandada cancelar la inscripción del Certificado de Registro núm. 413100 asignado a la marca nominativa YER para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Amix Harbour Chocolates Prima Limited, tercero con interés en el resultado del proceso.

Pretensiones 3 “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 4 “Código Contencioso Administrativo” 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se

hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones7: “[…] 3.1 Declarar la nulidad de la Resolución 5097 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y concedió el registro de la marca YER, a favor de la sociedad AMIX HARBOUR CHOCOLATES PRIMA LIMITED, para identificar productos de la clase 30 internacional, específicamente “chocolates y sus derivados en cualquier forma de presentación”. (Negrilla fuera de texto). 3.2 Declarar la nulidad de la Resolución 15867 del 23 de marzo de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 5097 del 29 de enero de 2010, confirmándola. 3.3 Declarar la nulidad de la Resolución 30925 del 17 de junio de 2010, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 5097 del 29 de enero de 2010, confirmándola. 3.4 A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la

sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y niegue el registro de la marca YER, solicitada por la sociedad AMIX HARBOUR CHOCOLATES PRIMA LIMITED, para identificar productos de la clase 30 internacional. 3.5 Se ordene la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos8 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El 8 de julio de 2009, Amix Harbour Chocolates Prima Limited, el tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, presentó 7 Cfr. Folios 55 y 56 8 Cfr. Folios 56 a 58 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca nominativa YER para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue radicada bajo el expediente núm. 09-70729 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 607 de 31 de agosto de 2009. 4.2. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca nominativa YER, con base en sus derechos previos sobre las marcas registradas EL REY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de le Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 5097 de 29 de enero de 2010,

declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa YER para identificar "[…] chocolates y sus derivados en cualquier forma de presentación […]" en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 5097 de 29 de enero de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 15867 de 23 de marzo de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5097 de 29 de enero de 2010 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 30925 de 17 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5097 de 29 de enero de 2010. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en su escrito de demanda la vulneración de los artículos 1349, 135 literal b) 10 y 136, literales a)11 y h)12 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación13 así: 6.1. Manifestó que la parte demandada violó, por falta de aplicación, el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 por cuanto “[…] El error de interpretación de la

Superintendencia de Industria y Comercio está en haber considerado que los signos en conflicto no son similarmente confundibles. Este error, resultó, a su vez, del hecho de haberse abstenido de comparar los signos YER y EL REY en forma apropiada, sin tener en cuenta las semejanzas existentes entre los signos […]”14. 6.2.Indicó que “[…] La notoriedad de la marca EL REY fue reconocida por la misma Superintendencia de Industria y Comercio mediante resoluciones Nos. 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]”. 10 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 11 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 12 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; […]. 13 Cfr. Folios 60 a 66 14 Cfr. Folio 60 43974 del 31 de agosto de 2009 y 10781 del 25 de febrero de 2010, expedidas dentro del expediente No. 05.116265 de la División de Signos Distintivos […]. EL REY, merece una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo empresarial, en el que ha invertido no solamente recursos en dinero sino humanos a lo largo del tiempo que le permite posicionar la marca dentro del mercado. Y la protección, pretende como

fin primordial evitar que los terceros competidores se aprovechen injustamente de este esfuerzo a través de signos similarmente confundibles, obteniendo un beneficio injusto de la reputación ajena […]”15. 6.3.Argumentó que “[…] existen semejanzas gráficas, ortográficas, visuales y conceptuales entre los signos YER y EL REY, teniendo en cuenta que la expresión YER en la transcripción inversa de la marca EL REY, donde la palabra EL es un artículo definido que designa a REY […]; el signo solicitado para registro YER, identifica los productos “CHOCOLATE y sus derivados” que coinciden exactamente con los productos que identifica mi representada con la marca previamente registrada CHOCOLATE EL REY (Certificado de registro 384493), existiendo una evidente conexidad competitiva, que aumenta el riesgo de confusión […]”16. 6.4. Sostuvo que “[…] el signo “YER” está conformado por las mismas consonantes de la marca REY solo que en orden inverso, lo cual es confundible a los ojos del consumidor desprevenido, quien encontrará en los mismos establecimientos de comercio exhibidos en la misma góndola el CHOCOLATE EL REY y CHOCOLATE YER, lo cual no solamente induce a error sobre el origen 15 Cfr. Folios 60 y 62 16 Cfr. Folio 62 empresarial al consumidor, sino que pone en riesgo la protección de la marca notoria […]”17. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial18, contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante

argumentando lo siguiente:

7.1.Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la Decisión 486, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 7.2.Manifestó que “[…] la marca YER (Nominativa), tal como se sustentó en los actos administrativos demandados, cumple con los requisitos legales previstos y, contrariamente a lo que arguye el demandante, tiene la suficiente distintividad y, por tanto, su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores, toda vez que la marca solicitada YER (Nominativa) frente a la marca de la sociedad opositora EL REY (Mixta), es claramente diferenciable, debido a que estos signos cuentan con evidentes elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, como quiera que el consumidor medio no tendrá duda alguna sobre el origen empresarial de los productos que estos identifican […]”20. 7.3.Indicó que “[…] desde el punto de vista conceptual, no cabe duda que la marca solicitada carece de significado mientras que la marca de la opositora posee su propio contenido conceptual, toda vez que la expresión REY hace referencia a “Monarca o príncipe soberano de un reino”. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Decimonovena Edición, 1970, pág. 1147). Y, 17 Cfr. Folio 63 18 Cfr. Folios 92 a 95 19 Cfr. Folios 82 a 91 20 Cfr. Folio 87

desde el punto de vista ortográfico, presentan una estructura gramatical diversa, toda vez que, como bien se consignó en la Resolución N° 5097 de 2010, hoy cuestionada, la marca solicitada está conformada por una sola expresión, la cual contiene tan solo una vocal intermedia, y dos consonantes al inicio y al final del término. Mientras que la marca previamente registrada contiene dos expresiones, EL REY, la segunda de ellas cuenta con significativas diferencias frente a la presente solicitud, toda vez que contiene una consonante al inicio del término, y las dos letras que siguen actúan como vocal, proporcionando una fonética particular […]”21. 7.4.Argumentó que “[…] Debido a que del estudio registral realizado en su oportunidad legal, se encontró que los signos confrontados no son confundibles, como ahora se ratifica, no fue necesario analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar, entendida como la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir, todo con el fin de determinar si existe o no riesgo de confusión […]”22. 7.5. Sostuvo que “[…] sobre la supuesta violación del artículo 136 h) de la Decisión 486 al no tener la SIC “en cuenta el hecho de que la marca EL REY es notoriamente conocida en Colombia en el mercado de productos de la clase 30 internacional”, cabe anotar que dicho argumento no tiene sustento, en la medida en que el titular de la marca EL REY no acreditó el perjuicio por la concesión de la marca YER, supuestamente “similarmente confundible”. Por lo demás, no hay que perder de vista que la notoriedad de la marca EL REY se acreditó frente a

21 Cfr. Folio 88 22 Ibidem “condimentos”. (Ver Resolución N° 10781 del 25 de febrero de 2010, página 6 de

1. […]”23.

8. Amix Harbour Chocolates Prima Limited fue vinculada al proceso24 como tercero con interés, y no contestó demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de diciembre de 201525, ordenó suspender el proceso para solicitar la interpretación prejudicial de la normativa andina aplicable.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 281-IP-2016 el 20 de octubre de 201626, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que, para el presente caso, debían interpretarse los artículos 136, literales a) y h), y los artículos 22427, 22628 y 22829 de la Decisión 23 Cfr. Folio 90 24 Cfr. Folio 79 25 Cfr. Folios 199 y 200 26 Cfr. Folios 267 a 280 27 “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […]”. 28 “[…] Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo

notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos […]”. 29 “[…] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de 486 para tratar el tema de la notoriedad del signo opositor, exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. En relación con los artículos adicionales invocados por la parte demandante consideró que “[…] No se discuten los requisitos para que opere el registro de una marca por lo que no se interpretará el Artículo 134 ni el 135 literal b) al no referirse el caso a un tema de falta de distintividad […]”30. Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho

Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de mayo de 201831, reanudó el trámite procesal corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Dentro del término legal, la parte demandante, presentó alegatos de conclusión, reiterando los argumentos de nulidad expuestos en la demanda.

13. La parte demandada, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […]”. 30 Cfr. Folios 270 y 271 31 Cfr. Folio 282 Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 732 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 30833 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 135 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200336, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la Interpretación Prejudicial 281IP-2016 el 20 de octubre de 2016, y vii) el análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 32 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De lo