CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00504-00-2015

REGISTRO MARCARIO – Concepto de marca / REGISTRO MARCARIO – Clases de marca El concepto de marca está definido por la Decisión 486 como cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el mercado y podrán para ello registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Como es sabido, es un bien inmaterial que se constituye por un signo que puede estar conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que deben ser susceptibles de representación gráfica para poder distinguir en el mercado productos o servicios, con el fin de que puedan ser identificados por un consumidor medio, para que los valore, diferencie y seleccione sin que corra peligro de confundirse entre productos o servicios y sin que confunda el origen o la calidad del producto o del servicio. Es por ello que se reconocen varias clases de marcas, entre ellas, las denominativas, las gráficas y las mixtas, las más utilizadas sin embargo existen otras, como los sonidos, olores, colores, la forma del producto o su envase y/o envoltura. Es importante hacer énfasis en que la marca debe ser una expresión material identificable, pues es la única manera en que puede ser reconocida por los medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, es así como un consumidor va a tener la libertad de escoger unas y otras. REGISTRO MARCARIO – Distintividad de una marca. Clases El requisito básico de una marca es que sea distintiva, pues ello lleva de manera implícita la posibilidad de identificar productos o servicios de otros, se cumple con ese requisito cuando por sí solo sirva para ello, sin que se confunda con el producto o servicio que ampara, o con sus características esenciales. En este

punto debe hacerse una precisión importante y es que existe la distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio en el mercado y la extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad de diferenciarse de otros signos en el mercado. De conformidad con lo anterior se concluye que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Así lo dispone el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. REGISTRO MARCARIO – Signos mixtos. Composición Los signos mixtos están compuestos de un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y uno gráfico. Cuando estos dos elementos se unen se convierten en un solo conjunto, que produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia andina ha manifestado que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento gráfico y del nominativo, como uno solo y que cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. La otra precisión que sobre los signos mixtos se hace es que la parte denominativa del signo puede ser compuesta, es decir, puede estar integrada por dos o más elementos (nominativos). REGISTRO MARCARIO – Signos descriptivos. No tienen poder distintivo y en consecuencia no son registrables Lo primero que debe señalarse respecto de los signos descriptivos es que no

tienen poder distintivo, toda vez que se confunde con los productos o servicios que va a identificar o con sus características o propiedades. La irregistrabilidad de este tipo de signos se predica únicamente de los que designen de manera exclusiva la calidad, la cantidad, el destino, el valor, su procedencia, la época de producción u otros datos característicos o información de los productos o de los servicios que pretendan amparar, pues si dichas características son comunes a otros productos o servicios, no habrá distintividad y en consecuencia su registro deberá ser negado. MARCA MIXTA “MICRO TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” – Marca irregistrable al ser descriptiva Efectivamente la marca está integrada por varias expresiones descriptivas, pues responden a la pregunta de cómo es el producto. Pues la parte denominativa de la marca es la respuesta: MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA. Es cierto que la marca también tiene una parte gráfica, sin embargo la imagen de un perro (cachorro de la raza “Labrador”) no logra otorgar al conjunto la distintividad suficiente para ser registrable como marca. Se considera que analizado el signo de manera conjunta, sin desfragmentarlo, no es distintivo, toda vez que revela todas las características del producto y el consumidor no tendrá que hacer un esfuerzo adicional para comprender qué productos o servicios ampara la marca. En consecuencia considera la Sala que el signo MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) está incurso en una causal de irregistrabilidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO

134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL E NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 47911 DE 2009 (25 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 59324 DE 2009 (23 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 27773 DE 2010 (28 de mayo)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00504-00

Actor: PAPELES NACIONALES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (interpretada como de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina) interpuso la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. contra las resoluciones Nos. 47911 del 25 de septiembre de 2009, 59324 de 23 de noviembre de 2009 y 27773 de 28 de

mayo de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta), para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad KIMBERLYCLARK WORLDWIDE, INC. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso, por haberse iniciado antes de la entrada en vigencia del CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (interpretada como de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina) para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 47911 del 25 de septiembre de 2009, mediante la cual, la Jefe de Decisión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de la

sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y que concedió la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) en la clase 16 a la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC para distinguir: “pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel para pasar a la mesa”. 2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 59324 de 23 de noviembre de 2009, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 47911 del 25 de septiembre de 2009 confirmándola en todas sus partes. 2.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 27773 de 28 de mayo de 2010, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 47911 del 25 de septiembre de 2009 confirmándola en todas sus partes. 2.1.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la demanda de oposición presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. contra la solicitud de registro de la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) para amparar productos de la clase 16 y en consecuencia se niegue el registro de la misma.

2.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 403.295 correspondiente a la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta). 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. Que el 10 de agosto de 2009, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., solicitó el registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. Que el 30 de abril de 2009, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 603. 2.2.3. Que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A formuló oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en que el signo solicitado a registro carece de distintividad y es descriptivo de los productos de la clase 16. 2.2.4. Que el 25 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 47911, por medio de la cual resolvió declarar infundadas la oposición formulada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), solicitado por la sociedad KIMBERLY-CLARK

WORLDWIDE, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.5. Que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. 2.2.6. Que el 23 de noviembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 59324 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 2.2.7. Que el 28 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 27773, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Considera la demandante que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y los literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmaron: 2.3.1. Que La marca mixta que contiene la frase ‘MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA’, con relación a los productos de la Clase 16 Internacional, dentro de los cuales se encuentran “los pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel para pasar a la mesa”, es

insuficientemente distintiva, ya que la citada frase se refiere a características comunes y esenciales de los productos de uso higiénico. 2.3.2. Que la marca mixta lo único que hace es expresar en forma directa a los consumidores que los productos enunciados son fabricados o elaborados con “micro-tejidos” y tienen los atributos de la “máxima suavidad” y de ser “mullidos o blandos”, donde los atributos enunciados son cualidades comunes o esenciales de los productos enunciados, lo que implica que la frase enunciada en vez de constituir un signo distintivo como tal, se dedica a proclamar las cualidades o características de los productos de la clase 16 lo que lleva a concluir que es un signo descriptivo. 2.3.3. Que existe falta de unidad de criterio en la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar si un signo es descriptivo o no, pues en Resoluciones anteriores se observó que dicha entidad utilizaba parámetros muy claros referentes a la descriptividad. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda y en él procedió a defender la legalidad de los actos administrativos demandados, argumentando lo siguiente: 3.1.1. Que de la visión en conjunto y evitando el fraccionamiento conforme lo enseña la jurisprudencia y la doctrina, observó, que la marca concedida MICROTEJIDO CON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) Clase 16 Internacional, cuenta con elementos propios, nominativos y gráficos, que la hacen suficientemente distintiva en relación (sic) las demás marcas existentes en el

mercado para la respectiva clase y relacionadas, “elementos nominativos y gráficos”, que recalcó, le permiten estar en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 3.1.2. Que la marca concedida MICRO-TEJIDO CON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) Clase 16 Internacional, sí es distintiva y las expresiones genéricas y/o descriptivas contenidas en la misma, no pueden ser tenidas de forma fraccionada, que la marca en su conjunto, cuenta con elementos gráficos, nominativos y cromáticos, que la hacen diferente y diferenciable por lo cual, las pretensiones del actor contra las resoluciones expedidas dentro del trámite administrativo no deben prosperar. 3.2. La sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., tercero con interés directo en el proceso, al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente: 3.2.1. Que la marca, MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta), en clase 16, está constituida tanto por una combinación de palabras, como por imágenes y figuras. Que ese signo es susceptible de representación gráfica y, por tanto, es apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 3.2.2. Que la marca MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, pues si bien la parte denominativa puede describir ciertas características de los productos de la clase 16, la parte gráfica del signo es altamente distintiva y, por tanto, el conjunto resulta lo suficientemente distintivo como para ser registrado

como marca. 3.2.3. Que la entidad administrativa no otorgó derechos exclusivos a mi poderdante sobre la parte nominativa de la marca, sino sobre el conjunto, conformado por el elemento nominativo y la parte gráfica, pues, la marca es de carácter mixto, no nominativo, como erróneamente pretende hacerlo ver el demandante. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda y el tercero con interés en el proceso que intervino en éste presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes1. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 100-IP-2012 de fecha 3 de octubre de 20122, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas

por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).

3. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

5. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

6. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario 1 Folios 142 a 156 2 Folios 124 a 131 del expediente. acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

7. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto) es un signo descriptivo de las características, cualidades o efectos de los productos de la clases 16 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este

objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

8. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

9. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

 Es autónomo.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta), para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., con fundamento en que por esta acompañada, la parte denominativa, de una gráfica absolutamente distintiva, era registrable y podía convivir en el mercado. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. las palabras o combinación de palabras; b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a. no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b. carezcan de distintividad;

(…) e. consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;(…)”. 6.3.- El presente caso implica determinar si la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) fue concedida indebidamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues según lo manifiesta la demandante, se omitió estudiar si era o no un signo descriptivo, causal de irregistrabilidad como se desprende de la lectura de las normas comunitarias aplicables. 6.4.- Para determinar si las pretensiones de la demandante tienen vocación de prosperar se hace necesario analizar lo siguiente: 6.4.1. El concepto de marca; 6.4.2. Signos Mixtos; 6.4.3. Signos Descriptivos 6.4.1. El concepto de marca El concepto de marca está definido por la Decisión 486 como cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el mercado y podrán para ello registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Como es sabido, es un bien inmaterial que se constituye por un signo que puede estar conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que deben ser susceptibles de representación gráfica para poder distinguir en el mercado productos o servicios, con el fin de que puedan ser identificados por un consumidor medio, para que los valore, diferencie y

seleccione sin que corra peligro de confundirse entre productos o servicios y sin que confunda el origen o la calidad del producto o del servicio. Es por ello que se reconocen varias clases de marcas, entre ellas, las denominativas, las gráficas y las mixtas, las más utilizadas sin embargo existen otras, como los sonidos, olores, colores, la forma del producto o su envase y/o envoltura. Es importante hacer énfasis en que la marca debe ser una expresión material identificable, pues es la única manera en que puede ser reconocida por los medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, es así como un consumidor va a tener la libertad de escoger unas y otras. Cuando se afirma que debe ser susceptible de representación gráfica se hace alusión a expresiones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, así podrán ser apreciados en el mercado. El requisito básico de una marca es que sea distintiva, pues ello lleva de manera implícita la posibilidad de identificar productos o servicios de otros, se cumple con ese requisito cuando por sí solo sirva para ello, sin que se confunda con el producto o servicio que ampara, o con sus características esenciales. En este punto debe hacerse una precisión importante y es que existe la distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio en el mercado y la extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad de diferenciarse de otros signos en el mercado. De conformidad con lo anterior se concluye que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Así lo dispone el artículo 135

literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Una vez realizadas estas precisiones sobre el concepto de marca y teniendo en cuenta que la marca MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA es mixta, se hace necesario hacer unas consideraciones respecto de los signos mixtos. 6.4.2. Signos Mixtos Como se dijo con anterioridad, existen varias clases de marcas, entre las más utilizadas se encuentran las denominativas, las gráficas y la unión de ellas, las cuales generan los signos mixtos. Teniendo en cuenta que el signo que está sometido a estudio (MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA) es mixto, se deben hacer unas precisiones al respecto. Los signos mixtos están compuestos de un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y uno gráfico. Cuando estos dos elementos se unen se convierten en un solo conjunto, que produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia andina ha manifestado que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento gráfico y del nominativo, como uno solo y que cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.3 La otra precisión que sobre los signos mixtos se hace es que la parte denominativa del signo puede ser compuesta, es decir, puede estar integrada por dos o más elementos (nominativos).

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 4

También ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.5 Además de lo anterior debe precisarse que cuando se está analizando una marca mixta debe hacerse un esfuerzo por encontrar el elemento que más se destaca, el que con mayor fuerza se inserta dentro del consumidor y determina la impresión que va a generar en ellos. 6 Finalmente debe hacerse referencia a los signos descriptivos y marcas débiles, toda vez que es el argumento utilizado por la parte demandante para acusar de ilegales los actos administrativos que otorgaron el registro de MICRO – TEJIDO CON LA MAXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta). 6.4.3. Signos Descriptivos. 3 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA

VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 50-IP-2005. Marca: “CANALETA 90”. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005. 6 Proceso 46-IP-2008. 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008.

Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Lo primero que debe señalarse respecto de los signos descriptivos es que no tienen poder distintivo, toda vez que se confunde con los productos o servicios que va a identificar o con sus características o propiedades. En efecto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone que la irregistrabilidad de signos descriptivos: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. La irregistrabilidad de este tipo de signos se predica únicamente de los que

designen de manera exclusiva la calidad, la cantidad, el destino, el valor, su procedencia, la época de producción u otros datos característicos o información de los productos o de los servicios que pretendan amparar, pues si dichas características son comunes a otros productos