CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00532-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS y la marca mixta AHORRAMAS / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es AUTOSERVICIO de los servicios que identifica / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AUTOSERVICIO de la clase 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS para identificar productos comprendidos en la Clase 35 porque a pesar de la similitud que tiene con la marca mixta AHORRAMAS de la clase 36, no existe conexión competitiva ni riesgo de asociación A partir de la exclusión del análisis de la palabra AUTOSERVICIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con la palabra AHORRAMAS. Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones AHORRAMAS existe identidad que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. […]En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, así como identidad al reproducirse la totalidad de la expresión AHORRAMAS, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «AUTOSERVICIO AHORRAMAS» busca amparar servicios de la clase 35, […]A

su turno, la marca AHORRAMAS concedida al Banco Comercial AV VILLAS S.A. mediante registro 14784, comprende los servicios identificados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza […] En este sentido, en primer lugar, para la Sala no existe conexidad competitiva entre los servicios que amparan, pues se trata de servicios que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, pues los del AUTOSERVICIO AHORRAMAS son amparados en la Clase 35 y los de AHORRAMAS en la Clase 36. En segundo lugar, tampoco se evidencia la referida conexidad o complementariedad en la medida que mientras la marca controvertida se promociona y publicita servicios para la compra y bienes de consumo para el hogar, la previamente registrada está dirigida especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que les permitan un ahorro de dinero, aunado se trata se servicios prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias. […] La Sala considera que si bien es cierto que los signos en conflicto son similares y presentan identidad al reproducirse la totalidad de la expresión AHORRAMAS, también lo es que los mismos amparan servicios de diferentes clases del nomenclátor internacional, los cuales resultan ser de diferente naturaleza y género, por lo que no puede afirmarse que existe conexión competitiva y riesgo de asociación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00532-00

Actor: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Nulidad relativa Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas en conflicto: AHORRAMASAUTOSERVICIO AHORRAMAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Banco Comercial AV VILLAS S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 5029 del 29 de enero de 2010, 20242 de 20 de abril de 2010 y 34663 de 30 de junio de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Autoservicio Ahorramas (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Pedro Nel Montes Ortiz.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Banco Comercial AV VILLAS

S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 5029 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada una oposición y concedió el registro de una marca AUTOSERVICIO AHORRAMAS (mixta), para identificar “servicios de gestión de negocios comerciales en especial la compre venta, comercialización, importación y exportación de toda clase toda clase (sic) de alimentos y comestibles en general, productos agrícolas, frutas y legumbre frescas; cervezas, aguas minerales, gaseosas toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de aseo y limpieza; preparaciones para blanquear; jabones; perfumería; cosméticos y, combustibles; toda clase de artículos y útiles escolares, revistas, periódicos, papelería; toda clase de mueles, utensilios y recipientes para la cocina; cepillos; cristalería productos textiles, prendas de vestir y en general toda clase de artículos y mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad, diseminación de material publicitario, muestras publicitarias, ferias, administración comercial, gestión de negocios comerciales por presentación, franquicia, página web comercial, nombre comercial electrónico”. Servicios de la clase 35 de la clasificación internacional, en favor del Sr. PEDRO NEL MONTES ORTIZ. 2.- Se anule igualmente la resolución No. 20242 del 20 de abril de 2010,

por medio de la cual se confirma la decisión contenida de la Resolución No. 5029 del 29 de enero de 2010. 3.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 34663 del 30 de junio de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución No. 5029 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca AUTOSERVICIO AHORRAMAS, en clase 35, a favor del Sr. PEDRO NEL MONTES ORTIZ.

4. Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro No. 405155, correspondiente a la marca AUTOSERVICIOS AHORRAMAS (MIXTA), clase 35, la cual se tramitó en el expediente administrativo No. 09-204056 […]». 1.2. Los hechos

2. Manifestó que mediante escrito de 27 de febrero de 2007 el señor Pedro Nel Montes Ortiz, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo Autoservicio Ahorramas (Mixta) para amparar servicios incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional. La mencionada solicitud, se publicó el día 29 de mayo de 2009 en la Gaceta de la Propiedad

Industrial No. 604.

3. Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Banco Comercial AV VILLAS presentó escrito de

oposición basado en sus registros AHORRAMAS, los cuales identifican servicios incluidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que mediante la Resolución No. 5029 de 29 de enero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca Autoservicio Ahorramas (mixta) al Señor Pedro Nel Montes Ortiz, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación

Internacional de Niza.

5. Expresó que dentro de la oportunidad legal, el Banco Comercial AV VILLAS S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución No. 20242 de 20 de abril de 2010 y en apelación mediante la Resolución No. 34663 de 30 de junio de 2010. 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación 1.3.1. Normas violadas

6. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación

7. Sostuvo que no resulta comprensible el hecho que la entidad demandada haya permitido de manera abierta, deliberada y sin justificación jurídica alguna, que una marca debidamente concedida y protegida por la normatividad marcaria vigente como la marca AHORRAMAS (mixta), sea reproducida de forma idéntica en otro

conjunto marcario que pretende amparar servicios íntimamente relacionados con los que distingue la marca de propiedad del demandante.

8. Agregó que si bien es cierto que la marca AHORRAMAS no les confiere monopolio respecto de los conceptos “mayor ahorro” o “ahorrar más”, si les permite impedir que otros signos se reproduzcan de manera idéntica, tal como ocurre con el signo cuya anulación se solicita, ya que AHORRAMAS no constituye en si misma el o los conceptos respecto de los cuales se predica la descriptividad, sino que es una conjunción de elementos mediante las cuales la sociedad demandante aborda y transmite dichos conceptos en el ámbito marcario.

9. Indicó que la expresión AUTOSERVICIO AHORRAMAS constituye la reproducción total de la marca previamente registrada, debido a que no presenta diferencias visuales, ortográficas o fonéticas relevantes con esta, en el entendido que la comparación solo debe tener en cuenta la expresión AHORRAMAS del conjunto marcario solicitado debido a que la expresión AUTOSERVICIO, resulta descriptiva de los servicios que pretende identificar y en consecuencia, no puede ser apropiada por ningún titular que aspire registrar una marca en la clase 35.

10. Sostuvo que la identidad en todas letras que componen las expresiones susceptibles de comparación en las marcas enfrentadas origina el mismo impacto fonético debido a que la identidad en la raíz y el orden de las vocales, hacen que la impresión sonora sea la misma.

11. Así mismo expresó: “Por tal razón, los servicios analizados comparten los mismos consumidores objetivos, ya que quienes tradicionalmente hacen uso directo de los servicios de venta y comercialización ofrecidos por un

AUTOSERVICIO como el que se identifica con la expresión AHORRAMAS, sin duda se valen en múltiples oportunidades, como un complemento directo y necesario, de servicios financieros y de crédito como medio para lograr la obtención de dichos productos”.

12. Argumentó que salta a la vista que un consumidor promedio al encontrarse ante AHORRAMAS y AUTOSERVICIO AHORRAMAS, creerá que existe una especie de vinculación comercial entre empresarios que le permitirá adquirir los productos que se comercializan en el autoservicio, a través de los sistemas de crédito y financiación con la marca AHORRAMAS.

13. Concluyó que en el presente caso no se trata de similitud sino identidad de las marcas, una reproducción exacta de la marca cuyos derechos ostenta, por lo que solicitó decretar la nulidad de los actos administrativos demandados.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio1

14. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: 1 Folios 115 a 123

15. Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

16. Consideró que: “De lo visto con anterioridad, resulta claro y evidente que los

objetos de cada una de las marcas concedidas por esta Entidad, no atienden a los factores de conexión competitivas desarrollados por vía legal y jurisprudencial al advertirse que las descripciones de ambas marcas y de la especificidad de sus actividades, no resulta posible algún tipo de relación de intercambiabilidad y complemetariedad (sic), que pudiese llevar a error a un consumidor promedio de los productos de cualquiera de las dos marcas”.

17. Sostuvo que no es cierto como lo afirmó la parte actora, que los servicios que prestan las marcas en conflicto, los cuales enumeró in extenso, tengan similitud de donde descartó la conexión competitiva entre ellos, dado de ellas no resultaba plausible algún tipo de relación de intercambiabilidad y complementariedad que pudiera llevar a error al consumidor promedio respecto de la naturaleza del signo distintivo y por tanto, no se incurría en causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.2. Intervención del tercero interesado2

18. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que se puede concluir que los signos no son susceptibles de crear confusión, por cuanto los signos en conflicto están formados por diferentes vocales, lo cual hace completamente diferente su pronunciación por tanto el consumidor común y corriente no tendrá opción de confundirse.

19. Afirmó que la marca registrada “AUTOSERVICIO AHORRAMAS”, es suficiente creativa y distintiva, que es un conjunto marcario distintivo, pues la posición en la 2 Folios 87 a 113 que se encuentra ubicadas las palabras, el tipo, diseño y el trazo de letra utilizado,

lo convierten en novedoso.

20. Expresó que no se apropió de la palabra AHORRAMAS, pues lo que se registró es una marca totalmente creativa y distintiva como lo es AUTOSERVICIO AHORRAMAS, con reivindicación de colores.

21. Adujo que el conjunto registrado por su sociedad no solo está compuesto por la parte nominativa, sino que está acompañado de la foto de carnes, verduras y un carrito de mercado, que imprimen en la mente del consumidor en forma clara y precisa que se trata de una marca que comercializa ese tipo de víveres.

22. Menciono que: “En conclusión, La (sic) denominación AHORRAMAS, por si sola, no tiene elementos que logren alejar de la mente del consumidor la idea de más ahorro, de modo que difícilmente podría considerarse una marca de fantasía.

Sin embargo al incluirle a la denominación otros elementos tanto nominativos como gráficos, se da la fuerza distintiva necesaria para su registro, como es el caso de la marca “AUTOSERVICIO AHORRAMAS”, clase 35 Int., (Mixta).”.

23. Recordó que los servicios ofrecidos por el Banco AV VILLAS S.A. están totalmente dirigidos al sector financiero y los servicios ofrecidos por su sociedad están dirigidos a la comercialización de víveres, por tanto tienen diferentes fines, lo que permite que el consumidor no se confunda en el mercado, pues tiene claro el origen o procedencia empresarial de los servicios identificados con cada una de ellas.

24. Adujo que no comparte la relación que el Banco AV Villas S.A. pretende crear entre los servicios de las marcas confrontadas, cuando se refiere a que es usual que para efectos del desarrollo de actividades comerciales, los empresarios recurran a los servicios bancarios que distingue la marca «AHORRAMAS» como

lo hacen las grandes cadenas de supermercados.

25. Expresó finalmente: “En Conclusión entre los signos en conflicto no se dan las premisas exigidas para determinar el riesgo de confusión entre los servicios a ofrecer, no existe posibilidad de confusión entre los servicios o el origen empresarial de estos, al identificar las marcas servicios dirigidos a explotar mercados distintos, por lo cual la marca solicitada por mi representada es distintiva para los servicios que ésta pretende identificar en el mercado”.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 29-IP-2014 de fecha 11 de julio de 20143, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

27. En concreto interpretó los literales a), b) y g) del artículo 134; b) del 135 y h) del 136, y los artículos 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: […] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la

autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación 3 Folios 165 vto. a 184 que pudiera existir entre los signos mixtos AUTOSERVICIOS AHORRAMAS Y AHORRAMAS, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las expresiones AUTOSERVICIOS y AHORRAMAS son descriptivas para las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la posible debilidad de la marca opositora.

QUINTO: La corte consultante tendrá que establecer si el signo mixto AHORRAMAS es evocativo de conformidad con lo establecido en la presente providencia y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados determinando su condición de fantasía, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SÉPTIMO: Una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de

especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:  La protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral (sic), de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentra inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.  En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor.  En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto si puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente

naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.  El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya interesado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un registro idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales. Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación

competitiva tiene mayor relevancia si no se prueba la notoriedad de la marca AHORRAMAS, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. Como los signos en conflicto amparar servicios de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 30 de noviembre de 20154, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. 4 Folio 186

29. Dentro de dicho plazo la parte demandante5 y la demandada6, así como el tercero con interés en las resultas del proceso7 reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma, respectivamente.

30. El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de

Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5 Folios 193 a 208 6 Folios 209 a 213 7 Folios 187 a 192 5.2. Cuestión Previa.

32. El 8 de agosto de 20129, la apoderada del tercero con interés, Pedro Nel Montes Ortiz, allegó la Resolución No. 33170 de 29 de mayo de 201210 mediante la que la SIC, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, canceló por falta de uso la marca «AHORRAMAS», de propiedad del demandante.

33. El 12 de noviembre de 2020, el despacho sustanciador ordenó descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 148784 y correr traslado del mismo a las partes, con el fin de estudiar la viabilidad de dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486.

34. El día 3 de diciembre de 2020 se corrió traslado a las partes por tres (3) días, término dentro del que el apoderado de la parte actora solicitó no dar aplicación a la norma en cita, toda vez que, mediante Resolución No. 00051140 de 28 de agosto de 2013, la SIC revocó la cancelación del registro, la cual allegó. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Folios 135 a 137 10 Folios 138 a 144

35. Lo anterior implica que, a la fecha, el registro de la marca «AHORRAMAS» se encuentra vigente, por lo que no se dan los presupuestos del inciso 4° del artículo

172 de la Decisión 486, siendo procedente el estudio de fondo. 5.3. El problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si la SIC, con ocasión de la expedición de las Resoluciones Nos. 5029 del 29 de enero de 2010, 20242 del 20 de abril de 2010 y 34663 del 30 de junio de 2010, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «AUTOSERVICIO AHORRAMAS» (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor PEDRO NEL MONTES ORTIZ, vulneró el articulo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

37. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca AUTOSERVICIO AHORRAMAS es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «AHORRAMAS», cuya titularidad le fue concedida al Banco Comercial AV VILLAS S.A bajo el No. 148784. 5.4. Las causales de irregistrabilidad en estudio

38. El apoderado de la parte actora invoca que la administración al registrar la marca «AUTOSERVICIO AHORRAMAS», desconoció el 136 literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. 5.5. El examen de registrabilidad

39. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

40. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

41. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo

[…]»11.

42. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

43. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,

caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común12.

44. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”13.

45. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.6. Las reglas de cotejo marcario

46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria14 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,

12 Tribunal de Justicia de