CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00540-00-2017

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – Procedencia La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, la cual considera configurada por existir una indebida acumulación de pretensiones, como quiera que los actos acusados se expidieron en actuaciones administrativas diferentes, esto es: la Resolución número 30229 de 25 de agosto de 2008, en el expediente número 08010663, y la Resolución 30228 de esa misma fecha, en el expediente número

08010661. Para la Sala no tiene vocación de prosperidad la excepción formulada, pues, contrario a lo que aduce la entidad demandada, en el presente asunto sí es procedente la acumulación de pretensiones, en los términos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por virtud de la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, esta Sección de la Corporación es competente para conocer de ellas, las pretensiones no se excluyen entre sí, y deben tramitarse por el mismo procedimiento ordinario.

REGISTRO MARCARIO – La no oposición en sede administrativa al registro de una marca no impide su posterior demanda En las contestaciones a la demanda, tanto la entidad demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, argumentaron que la parte actora no concurrió a la actuación administrativa en defensa de su derecho sobre el signo MULTIPORT como nombre comercial, toda vez que no presentó oposición a las dos solicitudes de registro de las marcas que hoy cuestiona. Como lo ha hecho en otras oportunidades, debe la Sala precisar que una circunstancia como la aquí alegada en nada afecta ni impide a la demandante formular demanda contra los

actos administrativos acusados a través de la presente acción.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de junio de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00069-01, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno. USO DE NOMBRE COMERCIAL – Prueba / NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO – Lo es MULTIPORT E.U. / COTEJO MARCARIO – Entre el nombre comercial MULTIPORT E.U. y el signo MULTIPORT / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo MULTIPORT al ser similarmente confundible con el nombre comercial MULTIPORT E.U. [L]a impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen similitudes sustanciales. Es claro, en efecto, que la marca cuestionada reproduce en su totalidad el elemento principal del nombre comercial de la demandante, esto es, la denominación MULTIPORT. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera similar […] Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que los signos en conflicto son signos de fantasía, en tanto que constituyen una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, razón por la cual no son comparables desde ese ámbito. En este contexto, considera la Sala que existen similitudes sustanciales entre los signos en conflicto que pudieran generar riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se

acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante utiliza el nombre comercial MULTIPORT E.U., relacionadas con el transporte de carga, el agenciamiento marítimo y la representación de compañías nacionales y extranjeras cuyo objeto esté asociado con estas actividades, y los servicios que ampara la marca mixta MULTIPORT en la Clase 39, referidos a “transporte; embalaje y almacenajes de mercancías; organización de viajes”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad. Tal conexidad se aprecia también respecto de los servicios amparados por la marca cuestionada en la Clase 35, esto es, “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, pues es claro que las actividades asociadas al nombre comercial MULTIPORT E.U. requieren o pueden requerir los servicios amparados por la marca cuestionada, implicando un uso complementario.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267 / DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 /

DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 191

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E1)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00540-00

Actor: MULTIPORT E.U

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA MULTIPORT CON EL NOMBRE COMERCIAL MULTIPORT E.U La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho –tramitada como la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andinainterpuesta por la firma MULTIPORT E.U. contra las Resoluciones números 30228 y 30229, ambas de 25 de agosto de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca MULTIPORT (mixta) para distinguir servicios de las Clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad TRANSMARES

LOGÍSTICA LTDA., TM LOGISTICS LTDA.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho –tramitada como de nulidad relativapara que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones: Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 30229 y 30228, ambas de 25 de agosto de 2008, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca MULTIPORT (mixta) para distinguir servicios de las Clase 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza a

la sociedad TRANSMARES LOGÍSTICA LTDA., TM LOGISTICS LTDA.

Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar los certificados de registro números 361464 y 361463 de la marca mixta MULTIPORT, en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, la resolución en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Fundamentos de hecho: El 5 de febrero de 2008, la sociedad TRANSMARES LOGÍSTICA LTDA. TM LOGISTICS LTDA. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos solicitudes de registro como marca del signo MULTIPORT (mixto), para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales fueron

tramitadas bajo los expedientes números 08 010663 y 08 010661. El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 590 de 31 de marzo de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones a éstas por parte de terceros. Por Resolución número 30228 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo MULTIPORT (mixto) para distinguir servicios de la Clase 39. Igualmente, mediante Resolución número 30229 de esa misma fecha, concedió el registro del signo MULTIPORT (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35. La señora Beatriz del Socorro Gallego Flórez, mediante documento privado del 19 de octubre de 2004, constituyó la empresa unipersonal MULTIPORT E.U., el cual se inscribió en la Cámara de Comercio de Buenaventura el día 4 de noviembre de 2004. Con posterioridad, en fechas 19 de enero de 2005, 5 de mayo de 2005, 2 de marzo de 2006 y 11 de diciembre de 2006, se crearon agencias de la citada empresa en las ciudades de Cartagena, Santa Marta, Bogotá D.C. y Barranquilla, inscribiéndose tales actos en el registro mercantil. La empresa MULTIPORT E.U. es la legítima titular del nombre comercial MULTIPORT E.U. y lo ha venido usando de manera continua e ininterrumpida desde su constitución, a través de los citados establecimientos de comercio. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación:

Considera que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, y en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirma que en los artículos 190, 191, 192, 193 y 194 literales b) y c) de la Decisión 486 y en los artículos 603, 604 y 605 del Código de Comercio, se consagra la protección al nombre comercial. Señala que el signo MULTIPORT, registrado en las clases 35 y 39 internacional, constituye la reproducción exacta del nombre comercial MULTIPORT E.U., lo que vulnera el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, norma que impide el registro como marcas de signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación”. Precisa que en este caso es evidente el riesgo de confusión desde el aspecto visual de los signos, toda vez que el solicitado reproduce de manera idéntica su nombre comercial. Destaca que el signo MULTIPORT fue registrado en la clase 35 para distinguir “servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, y en la clase 39 para distinguir “servicios de transporte; embalaje y almacenes de mercancías; organización de viajes”, y que

MULTIPORT E.U. tiene como objeto social: “A) La organización, fomento, realización y explotación industrial y comercial de los servicios para navegación marítima fluvial y de cabotaje para el transporte de carga entre el exterior y puestos de Colombianos y entre éstos y entre sí, y entre puertos Colombianos y extranjeros. B) El agenciamiento marítimo de naves en puertos Colombianos. C) La compraventa, importación y exportación de toda clase de bienes. D) Representación de compañías nacionales y extranjeras que tengan relación directa con el objeto social de la empresa”. Estima que “la confusión evidente que se presenta entre los servicios que presta el demandado y el objeto social de mi representado, inducirá al consumidor a confusión al creer que se trata de la misma empresa por él conocido (sic), provocando engaño en cuanto al servicio que cree estar utilizando”1. Agrega que entre los signos en conflicto también existe similitud fonética, y que sumada ésta a la visual genera en el consumidor una única e idéntica idea sobre el mismo origen empresarial de los servicios identificados con las marcas enfrentadas. Considera, en ese orden, que la marca cuestionada contraviene el artículo 135 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que carece de distintividad. Concluye que las marcas en conflicto “son EVIDENTEMENTE IDÉNTICAS y se destinan a distinguir servicios de la misma naturaleza”2.

2. Contestación de la demanda. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, a través de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de sus pretensiones

y formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. Estimó que se configura la mencionada excepción por indebida acumulación de pretensiones, como quiera que los actos acusados se expidieron en actuaciones administrativas diferentes (en la número 08010663 se tramitó la solicitud de registro de la marca en la clase 35, y en la número 08010661 se tramitó la solicitud de registro de la marca en la clase 39). 1 Folio 429 del cuaderno principal. 2 Folio 432 del cuaderno principal. Afirmó que con la emisión de las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. Señaló que dentro de las actuaciones administrativas surtidas se encontró que las marcas MULTIPORT (mixtas) distintivas de servicios de las Clases 35 y 39, reunían a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, y adicionalmente no se hallaban incursas en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión Andina, por lo que procedían legal y válidamente los registros solicitados. Advirtió –frente a lo alegado por la parte actora sobre un mejor derecho basado en el uso del nombre comercial MULTIPORT E.U. con anterioridad al registro de las marcasque la sociedad demandante tuvo la oportunidad legal de oponerse a los registros dentro del trámite administrativo surtido, en los términos del artículo 146 de la Decisión 486, sin embargo, no lo hizo. Finalmente, indicó que el nombre comercial MULTIPORT E.U. no se encontraba

depositado ante la Superintendencia para la fecha de concesión de las marcas cuestionadas, por lo que la entidad estaba en imposibilidad de conocer su existencia. 2.2. La sociedad Transmares Logística S.A.S. (antes Ltda.), tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución número 15516 del 4 de agosto de 1999, concedió el depósito del nombre comercial y le asignó el certificado número 12921 a la sociedad Eduardo L. Gerlein S.A. para distinguir “servicios consistentes en la promoción y protección de actividades comerciales de agentes marítimos, servicios de información y enlace para negocios relacionados con la actividad marítima, el desarrollo de la actividad del agente marítimo, contratos de fletamento marítimo y arrendamiento de naves, actividades relacionadas con la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza”, la que, en julio de 2010, cedió sus derechos sobre este signo distintivo a favor de Transmares Logística S.A.S. Precisó que de conformidad con el artículo 603 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 605 ibídem, el nombre comercial se adquiere con el primer uso sin necesidad de registro, pero de existir tal acto, el mismo será de carácter declarativo, por lo que se presume que el depositante empezó a usar el nombre comercial desde el día de su solicitud. Apuntó que, como el nombre comercial había sido previamente registrado ante la Superintendencia, el demandante, como tercero, debe respetar la prioridad y exclusividad de uso que tiene Transmares Logística sobre dicho signo distintivo, y

reconocer que ésta estaba plenamente facultada para registrar el mismo signo distintivo como marca, pues con ello no causaría ningún tipo de confusión al público. Agregó que al estar probado el uso del signo distintivo MULTIPORT con el depósito que se hizo de este en agosto de 1999, queda sin objeto la demanda presentada por MULTIPORT E.U., por cuanto está alegando tener la titularidad de un nombre comercial para desvirtuar el registro de una marca, sin tener en cuenta que el uso del nombre comercial estaba registrado desde esa fecha por quien es titular hoy día de los derechos sobre la marca MULTIPORT. Advirtió que el demandante no presentó oposiciones al registro de la marca MULTIPORT, de forma tal que la Superintendencia actuó conforme a la ley. Informó que la actividad a la que Transmares Logística S.A.S. le aplica el signo distintivo MULTIPORT es a la representación que esta hace en Colombia de la agremiación mundial de empresas que se dedican a la actividad marítima, agrupadas en la organización MULTIPORT, la cual en su momento fue representada por la firma Eduardo L. Gerlein S.A., quien solicitó en agosto de 1999 el depósito del citado nombre comercial, el cual fue registrado por la Superintendencia y luego cedido en favor de Transmares Logística. Destacó que, al existir una cesión de derechos, Transmares Logística S.A.S. adquirió todos los derechos sobre el nombre comercial como si lo hubiese sido desde el momento de la solicitud del signo. Así mismo, señaló que el uso del nombre comercial es anterior inclusive a la fecha de constitución de la sociedad demandante, que data de 2004. Apuntó, finalmente, que la marca MULTIPORT no se contrapone al nombre

comercial MULTIPORT, toda vez que ambos signos pertenecen a Transmares Logística S.A.S. y, por ende, no hay necesidad de entrar a mirar la distintividad del signo.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público.

Dentro del término previsto en el artículo 210 del C.C.A., fueron allegados al proceso los siguientes alegatos: Parte actora: Insistió en las consideraciones expuestas en la demanda.

Parte demandada: Reiteró los mismos argumentos de defensa esgrimidos al momento de contestar la demanda.

Tercera Interesada: Señaló que el nombre y la marca MULTIPORT es de propiedad de la agencia mundial Multiport Ship Agency Network, reconocido a nivel mundial desde 1978 y usado en Colombia desde el año 2000, inicialmente por la compañía Eduardo L. Gerlein S.A. y luego por Transmares Logística Ltda., en virtud de los contratos de membresía suscritos con aquella, acuerdo que le permitió a esta última solicitar el registro de la marca MULTIPORT en Colombia.

Agregó que el uso del nombre MULTIPORT E.U. es posterior a los citados contratos de membresía y constituye una clara usurpación de un nombre y marca mundialmente reconocidos en el campo de las agencias marítimas. Apunto, de otro lado, que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió las marcas MULTIPORT en las clases 35 y 39 a nombre de Transmares Logísticas Ltda., en virtud del contrato de membresía existente con el titular mundial Multiport Ship Agency Network, que lo convierte en el representante legítimo en Colombia del uso del nombre y la marca MULTIPORT, siendo tal registro marcario únicamente el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del Convenio de

Paris.

Ministerio Público: Guardó silencio.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 014-IP-2013 de 17 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si los signos MULTIPORT (mixtos), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que los signos MULTIPORT (mixtos) fueron solicitados para registro, el nombre comercial MULTIPORT E.U. (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la

doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

SEXTO: Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios que pertenecen a las Clases 35 y 39 a ser comparados con un nombre comercial, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: La Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

El examen de registrabilidad es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la

Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.”

II. CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron a la sociedad Transmares Logística Ltda. TM Logistics Ltda., el registro de la marca mixta MULTIPORT para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La excepción propuesta por la demandada.

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, la cual considera configurada por existir una indebida acumulación de pretensiones, como quiera que los actos acusados se expidieron en actuaciones administrativas diferentes, esto es: la Resolución número 30229 de 25 de agosto de 2008, en el expediente número 08010663, y la Resolución 30228 de esa misma fecha, en el expediente número 08010661. Para la Sala no tiene vocación de prosperidad la excepción formulada, pues, contrario a lo que aduce la entidad demandada, en el presente asunto sí es procedente la acumulación de pretensiones, en los términos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por virtud de la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, esta Sección de la Corporación es competente para conocer de ellas, las pretensiones no se excluyen entre sí, y deben tramitarse por el mismo procedimiento ordinario.

3. Objeto de la controversia y normativa aplicable.

La demandante considera que la marca MULTIPORT en las clases 35 y 39 es

confundible con su nombre comercial MULTIPORT E.U., puesto que las expresiones son idénticas y se destinan a distinguir servicios de la misma naturaleza, lo que induce a error al público consumidor. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las

circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” (Se resalta por la Sala) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

3. Cuestiones previas. 3.1. En las contestaciones a la demanda, tanto la entidad demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, argumentaron que la parte actora no concurrió a la actuación administrativa en defensa de su derecho sobre el signo MULTIPORT como nombre comercial, toda vez que no presentó oposición a las dos solicitudes de registro de las marcas que hoy cuestiona.

Como lo ha hecho en otras oportunidades, debe la Sala precisar que una

circunstancia como la aquí alegada en nada afecta ni impide a la demandante formular demanda contra los actos administrativos acusados a través de la presente acción. Sobre este particular en Sentencia del 2 de junio de 20113, la Sala expresó lo siguiente: “Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien a