CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00562-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GASOLINA y el nombre y enseña comercial mixta GAS previamente depositados / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GASOLINA para distinguir productos de la clase 25 Internacional al ser diferente del nombre y enseña comercial mixta GAS [R]especto a la similitud ortográfica los signos en conflicto tienen una estructura ortográfica y una extensión diferentes, puesto que la marca solicitada, “GASOLINA”, se conforma por una palabra de ocho letras, mientras que el nombre y enseña comercial “GAS” están formados por una palabra de tres letras y una sílaba. Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “OLINA”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “GAS”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una partícula diferente, “OLINA”. Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “GAS”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener al final la partícula “OLINA”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la

marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que los signos enfrentados son diferentes, pues la expresión cuestionada “GASOLINA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] 1. F. Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables, más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo de petróleo y su posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de motores […]”. Por su parte, el nombre y enseña comercial “GAS” ha sido definido como “[…] 1. m. Fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja densidad, como el aire […]”. […] Adicionalmente, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos y actividades relacionados con la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, además de otras actividades relacionadas con clases diferentes (18, 23, 24 y 42), también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su

origen empresarial. Por tal razón, la Sala estima que la marca cuestionada, “GASOLINA”, no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre la procedencia de los productos que identifica, conforme lo adujo la actora.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00562-00

Actor: GAS EVOLUTION JEANS LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: LA MARCA SOLICITADA “GASOLINA”, SI BIEN POSEE LA

PARTÍCULA DE USO COMÚN “GAS”, AL ESTAR COMBINADA CON OTRA

EXPRESIÓN (“OLINA”) GENERA UN SIGNO COMPLETAMENTE DISTINTIVO

Y DIFERENTE A LOS PREVIAMENTE REGISTRADOS, QUE IMPRIME UNA

EFICACIA PARTICULARIZADORA Y CONDUCE A IDENTIFICAR SU ORIGEN

EMPRESARIAL, LO QUE DESCARTA CUALQUIER RIESGO DE CONFUSIÓN

Y DE ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 14733 de 30 de marzo de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 09100 de 18 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 37805 de 27 de julio de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 1º: Que el 11 de noviembre de 2004, la señora MARIELA MORENO RUBIO solicitó el registro como marca del signo nominativo "GASOLINA", para amparar productos comprendidos en la Clase 254 de la Clasificación Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud, al igual que la sociedad GROTTO S.P.A. presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento, en su caso, con el alto riesgo de confundibilidad con su enseña y nombre comercial mixto “GAS”, registrados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 14733 de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "GASOLINA", en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, se resolvió de manera confirmativa a través de la Resolución núm. 09100 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 37805 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto para que un signo pueda ser considerado como marca debe ser susceptible de representación gráfica y gozar de distintividad, presupuestos que no reúne la expresión “GASOLINA”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que el signo objeto de controversia tiene la capacidad intrínseca para ser constitutiva de derechos pero no así la extrínseca, debido a que en el mercado ya existe la expresión “GAS”, lo que conlleva una real confusión entre los consumidores. 4 Este signo fue solicitado para los siguientes productos: “[...] vestidos, calzados, sombrerería [...]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literales a) e i), ibidem, por indebida aplicación, por cuanto la concesión del signo solicitado “GASOLINA”, para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, genera un engaño a los consumidores y comerciantes en relación con su procedencia. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal b) ibidem, por indebida aplicación, por cuanto para que proceda el registro de una marca, la solicitud debe cumplir con estos cuatro presupuestos: a) inexistencia de un nombre comercial a favor de un tercero debidamente protegido; b) que la administración no conozca su existencia; c) que el signo solicitado para registro no sea idéntico o similar a este; e d) inexistencia de circunstancias que puedan inducir al consumidor a error entre el nombre y el signo que serán registrados. Respecto al primer presupuesto, sostuvo que la expresión “GAS” ya se encuentra protegida de conformidad con lo establecido en la Ley, razón por la que los actos acusados están viciados de nulidad al conceder el registro del signo “GASOLINA”, que es prácticamente idéntico.

Advirtió que el nombre y la enseña comercial son considerados como un bien inmaterial y son objeto de derechos reconocidos que se “adquieren por el primer uso sin necesidad de registro”; y que en el caso en comento, el nombre y enseña comercial “GAS” ha sido utilizado desde el mismo momento de su constitución, haciendo oponible su derecho frente a terceros a través del tiempo, convirtiéndose en una marca reconocida a nivel nacional de la cual tiene un derecho de uso exclusivo y, por lo tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar a la suya. Respecto al segundo presupuesto, resaltó que la SIC tenía conocimiento del nombre y enseña comercial “GAS”, porque fue esa entidad la que expidió la Resolución núm. 10023 de 31 de mayo de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de esta para identificar productos en las clases 18, 23, 24 y 25, y los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación con el tercer presupuesto, afirmó que entre las expresiones cotejadas existe similitud visual provocada por “semejanzas ortográficas”; la primera, se encuentra compuesta por tres sílabas reproducidas en el mismo orden que la segunda, lo que indica que una se deriva de la otra, generando una identidad conceptual. Sobre el cuarto presupuesto, indicó que el signo “GASOLINA” induce al público a error, en razón a que éste se encuentra en el mismo ramo de negocios que el nombre y la enseña comercial “GAS”, para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que en lo concerniente al registro del signo nominativo “GASOLINA”, y el nombre y enseña comercial “GAS”, no existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor en error. Adujo que aún en el evento de que se haya demostrado el uso anterior del nombre comercial “GAS”, se tiene que los signos enfrentados no presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues existen diferencias de tipo ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, máxime si se tiene en cuenta que el signo objeto de controversia tiene mayor extensión. II.2. La señora MARIELA MORENO RUBIO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, no se configura ninguna de las causales de irregistrabilidad alegadas por la parte actora. Manifestó que la única prueba aportada para demostrar el uso continuo y/o ininterrumpido del signo “GAS” es el certificado de depósito como tal de su enseña comercial, la cual, según la SIC y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no constituye prueba de uso. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó acceder a las pretensiones de la misma. Insistió en que en el presente caso es claro que entre el nombre y enseña comercial “GAS” y el signo “GASOLINA” existe similitud visual provocada por semejanzas ortográficas, pues la primera se trata de una palabra compuesta por tres silabas “G-A-S”, las cuales son idénticas y se encuentran en el mismo orden de la expresión objeto de controversia. IV.-2. La señora MARIELA MORENO RUBIO tercero con interés directo en las resultas del proceso, pidió desestimar las súplicas incoadas. Sostuvo que no solamente no hay identidad entre las expresiones enfrentadas, sino que tampoco no existía un signo anterior al registro de la marca “GASOLINA”, para que fueran confrontadas. IV-3. La SIC manifestó que en su momento realizó el correspondiente análisis de registrabilidad verificando los antecedentes marcarios, incluidos la enseña y el nombre comercial de la sociedad opositora, llegando a la conclusión que no existe riesgo de confusión entre los signos “GAS” y “GASOLINA”. IV-4. El Agente del Ministerio Público solicitó que se mantengan incólumes las resoluciones demandadas, por cuanto, a su juicio, del cotejo marcario quedó establecido que el signo nominativo “GASOLINA” cuenta con distintividad tanto intrínseca como extrínseca para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en

respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la normativa comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 134, de los literales a) e i), del artículo 135 y del literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede la interpretación del artículo 134 ni de los literales a) e i) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni de sus requisitos, tampoco es materia de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado a registro por ser engañoso respecto de la procedencia geográfica. De oficio se interpretará el literal b) del artículo 135 y los artículos 190, 191, 193 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema sobre la irregistrabilidad por falta de distintividad respecto de la imposibilidad de asociar un signo a un origen empresarial en particular, y de las figuras del nombre comercial y enseña comercial, así como los conceptos y la normativa aplicable en cada caso. […]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección. 1.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre comercial GAS

(mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 6 Proceso 142-IP-2019. 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su

uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presentan pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo. Pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación

con tal nombre comercial.

2. La enseña comercial y su ámbito de protección 2.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con la figura de la enseña comercial, en virtud de que uno de los fundamentos de la acción planteada consiste en que existe similitud entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y la enseña comercial GAS (mixta), cuyo titular es Gas Evolution Jeans Ltda.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y prueba lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. […]

3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. 3.1. En el proceso interno, Gas Evolution Jeans Ltda alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo GASOLINA

(denominativo) toda vez que los productos que pretende identificar podrían ser asociados a un origen empresarial distinto; por tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de

irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) Carezcan de distintividad. 3.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial, y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 3.3. La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercadob) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 3.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, […] El origen empresarial de un marca 3.9. Dentro del proceso interno, Gas Evolution Jeans Ltda. afirmó que el público consumidor no podría determinar el origen empresarial del signo GASOLINA (denominativo) solicitado a registro, al pensar que son proveídos por el mismo origen empresarial de los signos GAS (mixtos), cuyo titular es la demandante; por lo tanto no podría ser asociado a un origen empresarial

en particular, en consecuencia no cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca. 3.10. para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 3.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo si el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) resultaría confundible con el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), es pertinente analizar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b). sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

4.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 4.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una

idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 4.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 5.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los

signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 5.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre comercial y enseña comercial GAS (mixto) […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 14733 de 2009, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “GASOLINA”, a la señora MARIELA MORENO RUBIO,

para distinguir los siguientes productos: “Vestidos, calzados, sombrerería”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alega que dicho signo es similarmente confundible con su nombre y enseña comercial mixta “GAS”, registradas en la misma Clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal b) y 135, literal b), 190, 191, 193 y 2007, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […], no así la interpretación de los artículos 134, 135, literales a) e i) , “[…] al no ser objeto de controversia el concepto de marca ni sus requisitos, tampoco es materia de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado a registro por engañoso respecto de la procedencia geográfica […]”. Previamente a resolver el fondo de la controversia, debe precisarse que no obstante que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, consideró que no era viable la interpretación del artículo 135, literal i), de la Decisión 486, la Sala estima que al ser el estudio de dichas normas un argumento de la parte demandante, el mismo debe prevalecer en el juicio de legalidad y, por ende, la Sala procederá a analizar si la concesión del signo cuestionado “GASOLINA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, genera un engaño a los consumidores en relación con su procedencia. Precisado lo anterior, el texto de los artículos 135, literales b) e i), 136, 190, 191,

193 y 2008, de la Decisión 486, es el siguiente: “[…]Decisión 486. 7 Estos artículos fueron interpretados de oficio po