CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00020-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto WAPSA y las marcas mixta y denominativa CAPSA previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto WAPSA en la clase 9 por ser distintiva y no tener semejanza con las marcas mixta y denominativa CAPSA previamente registradas Similitudes Ortográficas: En la interpretación prejudicial propia del proceso, se estableció que han de considerarse semejantes las marcas comparadas, cuando de la observación se evidencien coincidencias en las raíces o terminaciones y/o el orden de las vocales. De igual forma, se ha establecido por la jurisprudencia comunitaria que ésta también se puede presentar por la coincidencia de las letras en los segmentos a compararse, toda vez que del orden de tales y su longitud puede aumentar el riesgo de confusión. Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: […] La Sala observa que las marcas confrontadas presentan similitud en su extensión al estar integradas por cinco (5) letras cuya única diferencia radica en la raíz, puesto que la marca registrada con anterioridad a la demandada inicia con la consonante C y la marca acusada con la consonante W, las cuales cuentan con la vocal “A” ubicada en las mismas silabas en las dos marcas, a saber, WAP/CAP y SA/SA, siendo ortográficamente similares. […] Similitud Fonética […] las marcas confrontadas son «WAPSA» que contiene la raíz «WAP» y la terminación «SA». Respecto a la

sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba «WAP». Respecto de «CAPSA», contiene la raíz «CAP» y la terminación «SA», su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba «CAP» y el acento prosódico de las dos en la primera vocal «A»; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la primera consonante (C Y W(U)), lo que las hace fonéticamente diferentes. […] se evidencia que el signo solicitado está conformado por una sola expresión «WAPSA» que tiene cinco (5) letras, dos (2) vocales y tres (3) consonantes, y la marca opositora «CAPSA» está compuesta por una sola expresión: tiene cinco (5) letras dos (2) vocales y tres (3) consonantes. Tal como puede apreciarse, en las marcas enfrentadas la vocal A se encuentra ubicada en ambas en la misma posición: a saber en los numerales 2 y 5; sin embargo, la sonoridad de las dos es diferente, comoquiera que el fonema de la C es /θ/, por lo tanto su articulación es interdental: la lengua está entre los dientes, y el aire pasa a través, a diferencia de la W que es una consonante labiovelar; es decir, que es de doble articulación en el velo y los labios para su

pronunciación, lo que indudablemente conlleva diferencias fonéticas que generan distintividad entre las marcas. […] Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo, el de aprenderlas y el de enlazarlas con los servicios de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza que distinguen. Además de ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, si bien ambas marcas en su estructura ortográfica presentan grandes similitudes, fonéticamente, no son semejantes, y por tanto no se genera riesgo de confusión. […] Conforme a lo anterior, se encuentra demostrado que las diferencias desde el punto de vista fonético permiten concluir que las marcas confrontadas no son confundibles y pueden coexistir en el mercado, puesto que, si bien existen similitudes ortográficas, su pronunciación y por ende recordación en el público consumidor es diferente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / CONVENCIÓN GENERAL

INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO

15 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN

MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 16 / CONVENCIÓN GENERAL

INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO

17 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN

MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 18

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00020-00

Actor: MAC S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE

REGISTRABILIDAD - CONFUNDIBILIDAD MARCARIA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por medio de apoderado judicial, la Sociedad MAC S.A., interpuso en contra de la resolución núm. 24304 del 16 de julio de 2008, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la oposición por ella formulada y concedió el registro de la marca «WAPSA» (mixta) a la sociedad ROBERT BOSCH LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 91 1 “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control ( inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación,

regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de solido o imágenes; soportes de registros magnético, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores, baterías eléctricas para vehículos” productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza, octava edición. de la clasificación internacional de Niza, así como las resoluciones núm. 60795 de 27 de noviembre de 2009 y núm. 22015 de 28 de abril de 2010, por las que confirmó la 24304 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad MAC S.A. presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta como ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “PrimeraQue se declare la nulidad de la resolución No. 24304 de 16 de julio de 2008, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente No. 07-107763, por medio de la cual se desestimó la oposición formulada y se ordenó el

registro de la marca WAPSA. Segunda.- Que se declare la nulidad de la resolución 60795 de 27 de noviembre de 2009, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la resolución 24304 de 2008. Tercera.- Que se declare la nulidad de la resolución 22015 de 28 de abril de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución 24304 de 2008 y concede en forma definitiva el registro de la marca mixta WAPSA.

Cuarta: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. 2 Folios 31 a 56 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

QuintoQue se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en

la Gaceta de Propiedad Industrial”. A continuación, se transcriben, en lo pertinente, los actos administrativos acusados: “RESOLUCIÓN NÚM. 24304 Por la cual se decide una solicitud de registro de marca LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicios de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante petitorio radicado el 12 de octubre de 2007, la sociedad ROBERT BOSCH LTDA, mediante apoderado, presentó solicitud de registro de la marca WAPSA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial y con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MAC S.A., mediante apoderado interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada en el considerando anterior. El objeto de la oposición es que se niegue el registro y se fundamenta de la siguiente manera: - La sociedad MAC S.A., es legítima titular del registro de la marca nominativa y mixta CAPSA para distinguir productos correspondientes a la clase 9 internacional. - En efecto, los signos guardan una identidad inevitable, generando confusión y error al consumidor. - Los signos mantienen la misma cantidad de letras, factor que lleva a confusión al usuario en un primer plano visual. - El signo solicitado se presenta como un tipo de letra mayúscula esencialmente idéntica a la marca registrada. - El signo solicitado modifica la primera letra de la marca registrada C por W, pretendiendo mostrar distintividad, cuando lo que logra es confundir al usuario al solicitar un signo que guarda un mismo contexto gramatical.

• El signo solicitado acentúa las mismas consonantes APSA y APSA. - Uno de los factores, más importantes en la comparación visual y gramatical de los signos, se basa esencialmente en la misma cantidad de vocales, distribuidas de igual manera, tal como sucede con los signos CAPSA y WAPSA. - Las consonantes se ubican de igual forma y bajo las mismas letras. - Los signos contrapuestos están ligados a un gráfico que los integra, por lo que es de aquellos llamados por la doctrina “mixtos”, sin embargo, al detenerse en su globalidad en ellos pesa y predomina su componente denominativo. - Auditivamente se presenta una clara identidad en el sonido emitido por los signos en conflicto, donde las silabas tónicas, se perciben de igual forma en ambos signos, los cuales producen confusión al momento de adquirir el producto, pues tanto uno como otro conservan las mismas vocales que hacen se emita un mismo sonido, suficiente para crear error y confusión al consumidor. - De acuerdo con dicho criterio, concluimos que el signo solicitado es una fiel copia de la marca registrada por mi mandante, a la cual no le inyectaron ningún tipo de distintividad provocando una indiscutible distorsión al público consumidor, quien admitirá que ambos signos son de un mismo perfil empresarial, causándole graves perjuicios a mi representada. [...] En el caso que nos ocupa, si bien estamos en presencia de marcas mixtas, el elemento determinante y predominante es el denominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones (WAPSA/CAPSA), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfico pueda ser determinante.

La división luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo WAPSA y la marca opositora CAPSA, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. En el plano conceptual no se encuentra semejanza alguna, ya que ambos signos son de fantasía puesto que no poseen un significado aparente, lo cual los convierte en dos términos distintos e independientes entre sí, provenientes de la elaboración ingeniosa de su titular sin ningún tipo de asociación con los productos a los cuales hace referencia. De otra parte, en el campo ortográfico o visual, encontramos que la W y la C son las únicas divergencias ortográficas, sin embargo, ese cambio genera importantes diferencias auditivas. Por tanto es importante en este caso hacer mención especial al plano fonético y referirse especialmente a lo señalado en este aspecto por la jurisprudencia y la doctrina, en relación con la silaba tónica. Se debe ubicar la silaba tónica y su posición y si ella es distinta pueden establecerse diferencias significativas. En este orden, el signo solicitado WAPSA, tiene la silaba tónica en la primera silaba, esto es WAP, silaba en la que, adicionalmente encontramos grandes diferencias auditivas puesto que al estar compuestas por la letra W hace que la expresión presente una mayor extensión en su entonación puesto que al ser pronunciada se hará de la siguiente manera: GUAP, marcando una diferencia notable con la marca opositora, puesto que serán dos las letras en las que ambos términos varíen (GU-C), al ser escuchados o pronunciados por el consumidor.

De lo expuesto, resulta que las marcas WAPSA y CAPSA no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundirá al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. [...] RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MAC S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca mixta WAPSA [...] productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

[...]

RESOLUCIÓN NÚM. 60795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición. [...] RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial.

RESOLUCIÓN NÚM. 22015

Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 11 num.7 de Decreto 3523 de 2009, [...] RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos. [...]”. 1.2. Los fundamentos de hecho y el concepto de violación 1.2.1. Fundamentos de hecho La parte actora manifestó que la sociedad ROBERT BOSCH LTDA. solicitó el registro de la marca «WAPSA» (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza. Sostuvo que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industria, la sociedad MAC S.A., formuló demanda de oposición, en virtud de ser titular de la marca colombiana «CAPSA» (mixta) en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza. Señaló que, mediante resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la demanda de oposición presentada por la sociedad MAC S.A. y ordenó el registro solicitado. Indicó que, contra la resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Refirió que, mediante resolución núm. 60795 de 27 de noviembre de 2009 en sede de reposición, se confirmó el registro de la marca, y mediante la núm. 22015 de 28 de abril de 2010 se resolvió el recurso de apelación, acto administrativo que mantuvo la decisión inicial. 1.2.2. Fundamento de los cargos de violación La parte actora manifestó que, con la expedición de los actos acusados, la SIC desconoció lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de

2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 15,16,17 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. Afirmó que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación, en el entendido que la marca «WAPSA» registrada, no cumple con uno de los requisitos obligatorios exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Indicó que la distintividad hace referencia a la capacidad de la marca para identificar y diferenciar en el mercado productos o servicios, por lo que se constituye como presupuesto indispensable para que la misma cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y calidad del producto sin riesgo de confusión y/o asociación. Sostuvo que, debido a la evidente similitud entre la marca «WAPSA» y la marca «CAPSA», y la carencia de aptitud intrínseca y extrínseca necesaria para cumplir con la principal función de la marca, que es la de identificar correctamente los productos en el mercado y así evitar que sean confundibles, se puede concluir que la marca solicitada no es suficientemente distintiva para identificar servicios de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza. Consideró que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000, por cuanto un signo no puede registrarse como marca cuando es idéntico o confundiblemente similar a una marca previamente registrada para productos idénticos o similares. Expresó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial escondió la evidente realidad, y es que la marca «WAPSA» es una clara imitación de la marca

«CAPSA», similitud que salta a la vista con una simple comparación desprevenida de los signos en conflicto. Manifestó que la SIC no realizó la comparación entre dos marcas mixtas con trazos idénticos, sino que efectuó la comparación entre una marca mixta y una marca nominativa. Afirmó que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la confusión marcaria puede presentarse en tres aspectos:

1. Aspecto gráfico

2. Aspecto fonético

3. Aspecto conceptual Precisando que, en el entendido que las marcas en conflicto carecen de significado conceptual, el análisis de confundibilidad debe efectuarse únicamente en los aspectos gráfico y conceptual.

Señaló que el tipo de letra, tamaño, inclinación de las marcas cotejadas son idénticos, contando con identidad en la ubicación de cuatro de las cinco letras que conforman las dos marcas, identidad en la ubicación de las vocales, identidad en la sílaba tónica e identidad en la última sílaba, por lo tanto en el aspecto fonético cuentan con similitudes de gran valor, adicionando que: “[…] Lo cierto es que la W se pronuncia algunas veces como “U”, y algunas veces como “V”. En este caso por encabezar una silaba claramente se pronunciará con “V”, con lo cual no existe en la práctica ninguna diferencia entre la pronunciación de «WAPSA» y «CAPSA» […]”. Informó que, debido a que las marcas no tienen significado conceptual, no es posible efectuar la comparación en ese campo; sin embargo, dado que existe confundibilidad en los campos fonético y gráfico, la marca «WAPSA» no puede coexistir con la marca «CAPSA».

Concluyó precisando que, conforme a los artículos 15, 16,17 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, se debe proteger la marca mixta registrada «CAPSA» en el entendido que la sociedad MAC S.A. es titular en Perú de las siguientes marcas:

MARCA CLASE REGISTRO VIGENCIA Baterías CAPSA 9 17464 21-07-2015

Baterías CAPSA 9 125269 29-01-2017 tecnología de punta que marca la diferencia. CAPSA( Mixta) 9 84982 10-05-2015 CAPSA ( Mixta con 9 83772 11-10-2012 reivindicación de colores) CAPSA(nominativa) 9 109407 12-10-2015

BATERÌAS CAPSA 35 005065 31-08-2015

(Mixta) Afirmó que, respecto de las marcas referidas, se encuentra inscrita licencia de uso a favor de CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES PERUANA S.A., la cual se identifica en el mercado con el nombre comercial «CAPSA», nombre que ha usado desde hace sesenta años, enfatizando que la actividad principal de la marca es la comercialización de acumuladores de energía eléctrica (baterías), actividad que está directamente relacionada con los productos para los cuales se solicitó la marca «WAPSA». Concluyó manifestando que, dado que el uso del nombre comercial «CAPSA» se ha presentado de forma ininterrumpida en Perú, país miembro de la CAN, resulta importante traer a colación los parámetros señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la protección del nombre comercial.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio5

El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 5 Folios 104-112 Sostuvo que la SIC actuó de buena fe y no procedió de forma arbitraria al expedir las resoluciones acusadas. Afirmó que las resoluciones acusadas son producto de un examen de registrabilidad previo, el cual se realizó para determinar la procedibilidad de la marca, por lo que la SIC actuó de manera razonada y motivada, guiando su actuación por el procedimiento señalado para la obtención del registro marcario y en especial del examen de registrabilidad efectuado, atendiendo así la finalidad de garantizar que el signo analizado cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, evidenciándose que, contrario a lo manifestado por el actor, no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión. Manifestó que fue tal el análisis efectuado que, para expedir las decisiones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que, entre los signos mixtos discutidos para identificar productos de la clase 9 de la

clasificación internacional de Niza, a pesar de las semejanzas, los mismos no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. Indicó que la actora no puede asegurar que la SIC no tuvo en cuenta que las marcas en disputa utilizan un diseño muy similar, pues, como se evidencia dentro del proceso, la similitud alegada fue evaluada previo a otorgar el registro del signo, revisando las causales establecidas en el artículo 136, especialmente el literal a) de la Decisión 486, considerando no solo el resultado que arroja la comparación de los signos desde el punto de vista perceptivo (visual, fonético y conceptual) sino también, la evaluación del riesgo de confusión o de asociación que podría generar la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados. Precisó que el examen de confundibilidad se apreció en conjunto de manera sucesiva y no simultanea entre los signos mixtos. Sostuvo que, frente al aspecto visual y ortográfico se observa que, pese a que dentro de las estructuras gramaticales de las enfrentadas se comparten algunas vocales y consonantes, las mismas son disímiles, dejando ver una estructura independiente en cada conjunto. Del mismo modo su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado. Manifestó que, frente al aspecto visual, las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentado semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado. En lo relacionado con el aspecto fonético, se observa que las marcas enfrentadas contienen sílabas que otorgan

distintividad en su pronunciación, permitiendo observar que no existen semejanzas entre una y otra que lleven a incurrir en confusión al consumidor, porque el signo solicitado no contiene semejanzas, ni ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas, por lo que goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiéndose por tanto la coexistencia. Concluyó afirmando que el nombre comercial, contrario a la marca, es entendido como el signo que identifica el empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil; la marca, en cambio, identifica al producto o servicio ofrecido por la sociedad y/o el empresario, por lo que el derecho sobre la marca se adquiere con su registro, mientras que el nombre comercial por su uso. Así las cosas, precisó que la actora pretende exigir una protección de un nombre comercial que tiene recordación y poder de asociación en un mercado distinto al colombiano, pues es claro que los argumentos esgrimidos por la sociedad MAC S.A. van dirigidos a demostrar el uso del nombre comercial «CAPSA» para identificar, no a la sociedad actora, sino a la sociedad CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES PERUANA S.A., lo que al parecer de la demandada, significa que no se logró probar que ese nivel de recordación y asociación del consumidor peruano pudiera aplicarse al mercado colombiano. Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. 2.2. Intervención de la sociedad Robert Bosch Ltda6 Manifestó que la marca mixta «WAPSA» fue registrada por ser apta para distinguir productos y servicios en el mercado, siguiendo el tenor del artículo 134 de la Decisión 486. Afirmó que por parte de la SIC no se incurrió en ninguna falta, en el entendido que

la marca es distintiva en forma intrínseca, pues tiene la capacidad de individualizar un producto o servicio en el mercado. 6 Folios 95-102 Sostuvo que, de conformidad con el análisis efectuado por la SIC, la diferencia fonética es crucial en el caso para concluir que la coexistencia de las marcas no representa un riesgo de confusión para los consumidores. Precisó que los elementos gráficos que acompañan el signo no son más que una reproducción del elemento denominativo del mismo, el cual está conformado por letras mayúsculas, ligeramente inclinadas hacia la derecha. Afirmando, con base en lo anterior que, dado que el elemento gráfico añade poca distintividad, la comparación deberá realizarse sobre el elemento denominativo, lo cual incluye una estricta evaluación de los componentes fonéticos. Destacó que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es necesario tener en cuenta en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas, puesto que es ahí donde se haya la diferencia que radica en la primera vocal de cada una: WAP/ SA CAP/ SA Manifestó que la fonética estudia la articulación física del lenguaje, o naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos, y hace evidente que entre las marcas en conflicto existe una diferencia radical y fundamental que se origina en su primera silaba, refiriéndose de igual forma al campo de la transcripción fonológica, donde precisa que resalta la misma diferencia; por lo que, según su dicho, la actora, a pesar de la incontrovertible evidencia fonética y fonológica, adelantó una exótica

teoría lingüística cuyo eje central es que en este caso la marca «WAPSA» debe ser pronunciada VAPSA, reafirmando que, aun cuando esa fuera la pronunciación, las diferencias fonéticas seguirían existiendo, y en ese entendido no se cumple con un elemento fundamental para concluir que puede surgir confusión entre dos registros, por lo que pueden coexistir en el mercado colombiano. Afirmó que la actora no presentó prueba alguna de que exista una relación empresarial de cualquier tipo entre MAC S.A. y la Constructora de Acumuladores Peruana S.A., lo cual de todas formas es irrelevante para el asunto en discusión, por lo que, según el dicho del actor, a quien le correspondería impedir este registro marcario es a la sociedad peruana y no a MAC, quien no utiliza el nombre comercial «CAPSA» en el mercado colombiano o algunos países donde rige la Convención de Washington. Solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda por cuanto las marcas «WAPSA» y «CAPSA» no son similares hasta el punto de crear confusión, pues no tienen elementos visuales, conceptuales y sobre todo, fonéticos que los hagan semejantes.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 253-IP-20147 en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación.

A juicio de dicha Corporación, el Consejo de Estado solicitó la interpretación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; sin

embargo, el Tribunal estimó pertinente interpretar únicamente el artículo 136, literal a), por ser pertinente al caso. Concretamente, el Tribunal interpretó: “[…] a. Irregistrabilidad de un signo como marca: la identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas p