CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00021-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo PALENQUERA y la marca nominativa PALENQUE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo PALENQUERA en la clase 32 por tener similitud, conexidad competitiva y riesgo de asociación con la marca nominativa PALENQUE de la clase 33 [L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. […]Al comparar las marcas, la Sala encuentra similitud ortográfica, toda vez que el signo solicitado está conformado por la palabra (PALENQUERA), tiene diez (10) letras, con cinco (5) consonantes (P, L, N, Q y R) y cinco (5) vocales (A, E, U, y E), y la marca opositora (PALENQUE), contiene ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (P, L, N y Q) y cuatro (4) vocales (A, E, U, y E). Cabe resaltar que la única diferencia entre los dos vocablos que los conforman radica en la terminación RA, la cual no le da la distintividad suficiente, y lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto presentan una notoria similitud ortográfica. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visual y fonéticamente también son muy

similares […]En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que si bien la palabra PALENQUE es definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como: “Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar el terreno en que se ha de hacer una fiesta publica o un combate, o para otros fines”, no es menos cierto que en Colombia PALENQUE es una parte del territorio de la costa caribe colombiana donde se asentaron esclavos. En cuanto a la expresión PALENQUERA, la Sala pone de presente que se trata de la población conformada por los descendientes de los esclavizados que se asentaron en ese territorio, PALENQUE y, en todo caso, se refiere al lenguaje hablado por los nativos del referido territorio, razones por las cuales se considera que los consumidores de ambos signos relacionarían el lugar geográfico y la cultura de sus habitantes. […]. Habida cuenta que en el presente caso se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, porque existe similitud entre los signos PALENQUE y PALENQUERA, es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado. […]En relación con los productos que pretende identificar el signo solicitado PALENQUERA, se tiene que con el registro del mismo se busca amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas”. Vale la pena recordar que el

registro del signo PALENQUERA en la Clase 32 del nomenclátor internacional fue negado con fundamento en el registro de la marca PALENQUE de propiedad de la Sociedad Ingenio del Cauca S.A. registrado en la clase 33 del mismo Nomenclátor, el cual ampara productos relacionados con “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”. En este sentido, aunque es una realidad que los productos se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, también es cierto que entre ellos existe relación o vinculación, uso conjunto o complementario y tienen similares características, además de que comparten los mismos canales de comercialización e iguales medios de publicidad. […] Es de resaltar que, si bien el único producto que no comparten es la cerveza, no es menos cierto que se trata del mismo género de productos, teniendo en cuenta que se refiere a bebidas, como se observa en la descripción de las clases antes realizada, pudiendo inducir a error o confusión. Como se precisa en la interpretación prejudicial antes citada, la confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. Ahora bien, es evidente que en la promoción de los productos se utilizan los mismos medios de publicidad y canales de comercialización, teniendo en cuenta que están dirigidos a los mismos consumidores. Nótese que los productos enunciados están dirigidos a consumidores promedio, lo que determina que se presente un riesgo de confusión, pues estos no diferencian el origen empresarial de cada uno de estos. […] La Sala considera, entonces, que puede afirmarse que un consumidor relacione el origen empresarial de los productos, en tanto que puede adquirir productos como cervezas en sitios donde expiden

bebidas alcohólicas, además se trata de productos acompañantes para esa clase de bebidas. Ello unido a que los productos pueden adquirirse en establecimientos de comercio pequeños como tiendas de barrio, donde signos similares pueden confundirse cuando los productos guardan relación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00021-00

Actor: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Confundibilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1, presentó la sociedad Bogotá Beer Company S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 40092 de 30 de julio de 2010, a través de la cual la Superintendencia de Industria y 1 La resolución 40092 del día 30 de julio de 2010, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada mediante listado No 134 de fecha 12 de agosto de 2010 y fue desfijado el 26 de agosto de 2010. Los cuatro

meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 Comercio negó el registro de la marca PALENQUERA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Bogotá Beer Company S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Bogotá Beer Company S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 3.1 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 40092 del 30 de julio de 2010, proferida por el Superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09-35781, que resolvió el recurso de apelación formulado por Ingenio del Cauca S.A. Incauca ESP., y negó el registro de la marca PALENQUERA en clase 32 internacional. 3.2. Como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PALENQUERA en Clase 32 a favor de mi representada. 3.3 Acorde con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el título que certifica que la marca PALENQUERA en clase

32 ha sido concedida a favor de la DEMANDANTE. 3.4. Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.5. Por otro lado, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la sentencia mediante la cual se resuelva la presente acción nulidad […]”. I.2. Los hechos del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 27 de agosto de 2010. Como la demanda fue presentada el día 10 de diciembre de 2010 (folio 41), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal.

2. La parte actora manifestó que, con fecha 7 de abril de 2009, la sociedad Bogotá Beer Company S.A., solicitó el registro de la marca PALANQUERA en la clase 32 para distinguir “cervezas, aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, frente a lo cual la sociedad Ingenio del Cauca S.A. ESP presentó oposición con base en la marca PALENQUE previamente inscrita en las Clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Señaló que mediante la Resolución No. 5243 de 29 enero de 2010 la Jefe de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca PALANQUERA a la sociedad Bogotá Beer Company S.A., para identificar productos comprendidos en la Clase 32 del nomenclátor Internacional, ante lo cual la sociedad Ingenio del Cauca S.A. ESP presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación.

4. Expresó que mediante la Resolución No.18634 del 9 de abril de 2010, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición confirmó la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación.

5. Finalmente, informó que mediante la Resolución No. 40092 de 30 de julio de 2010 suscrita por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 5243 de 29 de enero de 2010, declarando fundada la oposición del Ingenio de Cauca S.A. E.S.P con base en el registro de la sociedad opositora en la clase 33 del nomenclátor internacional y como consecuencia de ello, negando el registro de la marca

PALANQUERA.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la resolución demandada violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7. Afirmó que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista ortográfico, pues si bien es cierto que los signos comparten algunas letras, el signo solicitado tiene una silaba adicional RA, lo cual determina que esa extensión

de la palabra permita diferenciarlos con claridad.

8. Advirtió, igualmente, que se presentan diferencias a nivel fonético, puesto que, fuerza sonora de la marca previamente registrada se encuentra en la silaba LEN, mientras que en el signo solicitado la fuerza de la acentuación está en la sílaba QUE, por lo que se descarta algún tipo de confusión.

9. En cuanto al elemento conceptual, señaló que es allí en donde verdaderamente se observan su diferencias, pues la palabra PALENQUE tiene como significado el nombre de una ciudad y la palabra PALENQUERA hace referencia a una lengua criolla que se habla en el Palenque de San Basilio que se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar de la República de Colombia.

10. Expresó que el signo solicitado debe ser concedido en virtud del principio de especialidad que enmarca a los signos distintivos; la falta de vínculos que los conviertan en competidores dentro del mercado; la ausencia de relación que hay entre los productos amparados y, finalmente, las diferencias que se presentan entre los signos en conflicto.

11. Argumentó que con la expedición del acto administrativo se presentó una violación al principio de especialidad, pues se presentan diferencias sustanciales entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, pues este pretende amparar producto en la clase 32 como “cervezas, aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” y la opositora, esto es, la registrada en la clase 33 implican la identificación de otro tipo de productos, que en ningún momento señalan los antes mencionados.

12. Indicó que “como se puede observar a simple vista los productos identificados con el signo PALENQUE son alimenticios por una parte y por la otra se refiere a bebidas alcohólicas, pero muy claro dice en la clasificación de Niza, cuando especifica que serán “con excepción de cervezas”.

13. En este sentido, manifestó “que lo que pretende comercializar mi representada son productos totalmente diferentes, puesto que se refiere por ejemplo a cervezas y otras bebidas no alcohólicas, (cuya excepción y regla está en la clase 33 donde se comercializa la marca PALENQUE).”.

14. Concluyó que el consumidor no tiene lugar a pensar que los signos en conflicto tienen un mismo origen empresarial, pues no hay relación entre los productos que pretenden comercializar.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

15. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

16. Expresó que salta a la vista que la marca demandante reproduce totalmente la marca demandada, sin que se pueda pregonar que se logre disminuir las semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que se presentan en los mencionados signos, quedando demostrado que el signo demandante está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

17. Manifestó que en el campo fonético, se hacen mucho más evidentes las

similitudes que presentan cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus composiciones hacen que se pronuncien totalmente igual.

18. En lo relacionado al elemento conceptual o ideológico de los signos en controversia, destacó que ambos evocan una zona geográfica y el lenguaje de una zona caribeña de Colombia, como lo es San Basilio de Palenque y la lengua palenquera.

19. Adujo que “sin mayores exámenes se puede observar, que si bien es cierto los productos identificados con el signo solicitado y los que distinguen la marca contraria no comparten el mismo nomenclátor internacional, en el caso del signo solicitado (PALENQUERA) para identificar cerveza, la accionada considera que si existe un vínculo de conexidad por cuanto tiene un uso complementario y conjunto en las determinadas preparaciones, ya que para la preparación de la cerveza al contener alcohol, comparte con las bebidas de la clase 33 (bebidas alcohólicas), canales de comercialización y publicidad, estando dirigidos al mismo consumidor, implicando con esto un indubitable riesgo de confusión del consumidor”.

20. Respecto de los criterios de la conexión competitiva. Indicó: “aplicando los criterios antes mencionado, tenemos que la marca demandante “PALENQUERA”

(Nominativa) pretendía identificar productos que comparten la misma naturaleza y canales de comercialización de los identificados con la marca previamente registrada “PALENQUE” (Nominativa), pues si bien es cierto que cada una de las marcas cobijan una clase especifica de los productos comprendidos en la clase diferentes (sic) del Nomenclátor Internacional De (sic) Niza no es menos cierto que

ambos el 32 y 33 comparten el contener bebidas donde para su producción se hace uso de el alcohol, tal es el caso la cerveza y de las bebidas alcohólicas de lo que se puede inferir que comparten o utilizan los mismos medios de publicidad y canales de comercialización”.

21. Concluyó que existe un evidente riesgo de confundibilidad directa e indirecta entre las marcas en conflicto.

II.2. INTERVENCIÓN DEL LA SOCIEDAD INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP.

22. La Sociedad Ingenio del Cauca S.A ESP, tercera interviniente, no se pronunció en esta etapa procesal2. 2 Folios 164 y 165.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 210-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso, en particular el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El Tribunal consideró no proceder a la interpretación del artículo 134, por no ser aplicable al caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial.[…]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

24. Mediante auto de 16 de febrero de 20163, se corrió traslado a las partes intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo la parte demandante y la parte demandada reiteraron en esencia sus argumentos. El tercero interviniente y el Ministerio Publico guardaron silencio en esta etapa procesal.

3 Folio 188 cuaderno principal V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 40092 de 30 de julio de 2010, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca PALENQUERA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la

sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A.

26. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que el signo PALENQUERA (nominativa), clase 32, es distintivo, no es confundible, no tiene conexidad competitiva y tampoco genera riesgo de asociación con la marca previamente registrada «PALENQUE» (nominativa), clase 33, cuya titularidad le fue concedida al Ingenio del Cauca S.A.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

27. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo contenido es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. V.3.- El examen de registrabilidad

28. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

29. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

30. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4.

31. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

32. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la

creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5.

33. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”6.

34. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

35. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, encontramos en la interpretación prejudicial allegada al proceso las reglas de

comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”7.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa8.

41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.[…]” (Negrillas fuera de texto).

36. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5.- El caso concreto 7 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215. 8 BREUER MORENO, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. V.5.1. Comparación de los signos

37. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado

PALENQUERA

(Nominativo) (Clase 32) Marca previamente registrada

PALENQUE

(Nominativa) (Clase 33)

38. Una vez verificadas las marcas, inicialmente encontramos que las marcas confrontadas son nominativas, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo estos elementos, toda vez que son estas palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

39. En efecto, el elemento nominativo es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de

las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en la interpretación allegada al presente proceso: “[…] En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá

tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

41. En atención a lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala

procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado P A L E N Q U E R A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca registrada P A L E N Q U E 1 2 3 4 5 6 7 8

42. Al comparar las marcas, la Sala encuentra similitud ortográfica, toda vez que el signo solicitado está conformado por la palabra (PALENQUERA), tiene diez (10) letras, con cinco (5) consonantes (P, L, N, Q y R) y cinco (5) vocales (A, E, U, y E), y la marca opositora (PALENQUE), contiene ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (P, L, N y Q) y cuatro (4) vocales (A, E, U, y E).

43. Cabe resaltar que la única diferencia entre los dos vocablos que los conforman radica en la terminación RA, la cual no le da la distintividad suficiente, y lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto presentan una notoria similitud ortográfica.

44. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visual y fonéticamente también son muy similares, lo cual se colige con el análisis sucesivo de las marcas en cuesti